令和３年１２月１６日判決言渡
令和２年（行ケ）第１０１５０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和３年１２月１６日
判決
原告株式会社ダイセル
同訴訟代理人弁護士三村量一
澤田将史
田邉幸太郎
同訴訟代理人弁理士津国肇
鈴木音哉
井上慎一
同補佐人弁理士小糸清太
原告補助参加人株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
同訴訟代理人弁護士水野晃
丹羽厚太郎
中田裕人
同訴訟代理人弁理士関根宣夫
被告大塚製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士城山康文
林康司
山内真之
同訴訟復代理人弁護士村上遼
同訴訟代理人弁理士小野誠
重森一輝
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用のうち，補助参加によって生じた費用は原告補助参
加人の負担とし，その余は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１９－８０００９８号事件について令和２年１１月２５日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，新規性・進歩性及び委任省令要件違反についての認定判断の誤りの有無である。
１ 手続の経緯
(1) 本件特許の登録
被告は，平成２０年６月１３日，発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法，エクオール抽出方法，並びにエクオールを含む食品」とする発明について，特許出願（特願２００９－５１９３２６号［以下「本件原出願」という。］，優先権主張：平成１９年６月１３日［以下「本件優先日」という。］，日本国）をした後，本件原出願の一部を特願２０１３－１０８４３９号として分割出願し，その一部を特願２０１６－１５６３７２号として分割出願し，さらにその一部を特願２０１７－１２５８８０号として分割出願し（以下「本件出願」という。），平成３０年１月１９日，特許第６２７５３１３号として特許権の設定登録（請求項の数１）を受けた（以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲２０１）。
(2) 前訴（特許無効審判及び審決取消訴訟）
原告は，平成３０年１０月１２日，本件特許の無効審判請求をし，被告は，平成３１年１月２４日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした。特許庁は，上記無効審判請求を無効２０１８－８００１２２号事件として審理し，令和元年７月１９日，上記訂正請求に係る訂正を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。原告は，同審決に取消事由があると主張して，知的財産高等裁判所に対し，審決取消訴訟を提起し（令和元年（行ケ）第１０１１２号），原告補助参加人が原告を補助するために参加したが，同裁判所は，令和２年１０月２１日，原告の請求を棄却する判決を下し，原告及び原告補助参加人は，それぞれ最高裁への上告受理申立てを行ったがいずれも上告不受理決定がされ，同判決は，令和３年５月２０日，確定した。（乙１，８，９）
(3) 本件特許に対する再度の無効審判請求に係る審決
原告は，令和元年１１月１９日，本件特許の無効審判請求をし，被告は，令和２年２月７日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。本件訂正の内容は，上記(2)における訂正請求の内容と同じである。特許庁は，上記無効審判請求を無効２０１９－８０００９８号事件として審理し，令和２年１１月２５日，本件訂正を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。
２ 発明の要旨（甲２０１，２０２，乙１，８，９）
(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。【請求項１】
ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類，並びに，アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法。
(2) 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項１記載の発明を「本件訂正発明」という。下線部が本件訂正による訂正箇所である。）。本件特許については，前記１(2)のとおり，訂正を認める審決が確定しているので，以下，本件訂正発明を前提として検討する。
【請求項１】
ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること，及び，
前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であって，
前記発酵処理により，前記発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８mg 以上のオルニチン及び１mg 以上のエクオールを生成し，及び，
前記発酵物が食品素材として用いられるものである，
前記製造方法。
３ 本件審決の理由の要点
(1) 原告の主張した無効理由
原告は，本件訂正が新規事項の追加に当たるとして，本件訂正の可否を争うとともに，本件訂正発明が，(ア)①甲１（国際公開第２００５／００００４２号），②甲６の１（国際公表第２００４／００９０３５号）及び甲６の２（特表２００６－５０４４０９号公報）又は③甲９（国際公開第９９／０７３９２号）により新規性・進歩性がないから，特許法２９条１項３号又は同条２項により特許を受けることができない，（イ）本件出願が分割要件違反であることを前提として，甲１２（再公表公報ＷＯ２００８／１５３１５８）により新規性・進歩性がないから，特許法２９条１項３号又は同条２項により特許を受けることができない，（ウ）委任省令違反により特許法３６条４項１号を満たさない，ことを理由として特許法１２３条１項１号及び４号により，本件特許を無効とすべきであると主張した。
(2) 本件訂正の可否について
ア 本件訂正は，①発酵物の製造方法がダイゼイン類にアルギニンを添加する工程を含むことが特定され，②発酵物が粉末状に特定され，③発酵処理により発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８mg 以上のオルニチン及び１mg 以上のエクオールを生成することが特定され，④製造方法で製造される発酵物の用途が食品素材に特定されており，これらの特定により訂正前の請求項１の発酵物の製造方法が減縮されるので，いずれの訂正部分についても，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 本件明細書の記載に照らすと，本件訂正は，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもないから，特許法第１３４条の２第９項で準用する特許法１２６条５項及び６項に適合する。
ウ そこで，特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
(3) 甲１記載の発明による新規性・進歩性欠如の主張について
ア 甲１には，次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
「ダイゼイン配糖体，ダイゼインおよびジヒドロダイゼインからなる群から選ばれる少なくとも１種のダイゼイン類を含む発酵原料（豆乳を含むダイゼイン含有基礎培地など）をエクオール産生能力を有する微生物であるラクトコッカス 20-92(FERMBP-10036 号）で発酵処理することを含む，エクオールを含有する発酵物を製造する方法。」
イ 本件訂正発明と甲１発明を対比すると，両者は，
「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類を含む発酵原料をエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，エクオールを含有する発酵物の製造方法。」である点で一致し，次の点で相違すると認められる。
（相違点１）本件訂正発明では，発酵原料がアルギニンを添加したものであること，微生物がオルニチン産生能力を有すること，及び発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８mg 以上のオルニチン及び１mg 以上のエクオールを生成することが特定されているのに対して，甲１発明ではこれらの点が特定されていない点。
（相違点２）本件訂正発明では，製造される発酵物について，粉末状であること，及び食品素材として用いられることが特定されているのに対して，甲１発明では特定されていない点。
ウ 所定量のオルニチンとエクオールを有用な生成物として生成させることが本件訂正発明の目的であって，この目的を達成できるようにダイゼイン類にアルギニンを添加して発酵原料を調製し，特定の微生物を用いて発酵原料を発酵処理することが本件訂正発明の技術思想であると認められる。
これに対して，甲１発明は，エクオールの生成を目的として発酵処理を行う発明であるが，甲１にはオルニチンの生成を目的として発酵処理を行うものではなく，ゆえに，発酵物中にオルニチンが所定量生成したことを確認したことなどは記載されていない。すなわち，甲１発明からは上記本件訂正発明におけるオルニチンを生成しようとする技術思想をくみ取ることができない。同様に，甲２，甲３の１～８，甲４の１～３，及び他の証拠をみても，エクオールの生成を目的として発酵処理を行う際に，さらにオルニチンの生成を目的とすること，その際に，オルニチン産生能力を有する微生物を用いること，発酵物中のオルニチンの生成量が８mg 以上である発酵物を製造することができるように，オルニチンに変換されるアルギニンを発酵原料に添加することが記載ないし示唆されているとは認められない。したがって，相違点１を当業者が容易になし得るとはいえない。
よって，（相違点２）について検討するまでもなく，本件訂正発明は，甲１に記載された発明であるとも，甲１に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとも認められない。
(4) 甲６記載の発明による新規性・進歩性欠如の主張について
ア 甲６には，次の発明（以下「甲６発明」という。）が記載されていると認められる。
「ダイゼインを含むダイゼイン強化豆乳を
エクオール産生能力を有する微生物である， BIFIDOBACTERIUM LACTIS ，LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS ， LACTOCOCCUS LACTIS ， ENTEROCOCCUS FAECIUM ，LACTOBACILLUS CASEI，及び，LACTOBACILLUS SALIVARIUS を含む「混合培養物」で発酵処理することを含む，
エクオールを含有する発酵物を製造する方法。」
イ 本件訂正発明と甲６発明を対比すると，両者は，
「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類を含む発酵原料をエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，エクオールを含有する発酵物の製造方法。」である点で一致し，次の点で相違すると認められる。
（相違点１’）本件訂正発明は「オルニチン及びエクオールを含有する」「発酵物の製造方法」であり，「発酵処理により，前記発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８mg 以上のオルニチン及び１mg 以上のエクオールを生成」することが特定されているのに対して，甲１発明は「エクオールを含有する発酵物を製造する方法」であり，また，本件訂正発明では，発酵原料にアルギニンを添加すること及び微生物がオルニチン産生能力を有することが特定されているのに対して，甲６発明では特定されていない点。
（相違点２’）本件訂正発明では，製造される発酵物について，粉末状であること，及び食品素材として用いられることが特定されているのに対して，甲６発明では特定されていない点。
ウ 本件訂正発明は，発酵物に含まれる「８mg 以上のオルニチン及び１mg 以上のエクオール」を有用な生成物として生成させることを目的とする『オルニチン及びエクオールの製造方法』に関するものといえ，本件訂正発明には，エクオールに加えて有意な量のオルニチンを製造するために，オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物を用いること，該微生物の発酵によってオルニチンに変換されるアルギニンを発酵原料に添加してオルニチンが８mg 以上の発酵物が得られるように製造することが特定されていると認められる。
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出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90780/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。