令和４年３月１０日判決言渡
令和３年（行ケ）第１００６２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和４年１月１８日
判決
原告ニプロ株式会社
同訴訟代理人弁護士牧野知彦
同岡田健太郎
同訴訟代理人弁理士田村啓
同大釜典子
被告特許庁長官
同指定代理人木村立人
同倉橋紀夫
同千壽哲郎
同小島寛史
同山田啓之
被告補助参加人株式会社トップ
同訴訟代理人弁護士清水節
同渡邉佳行
同鈴木隆太郎
同訴訟代理人弁理士佐藤辰彦
同吉田雅比呂
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は，補助参加によって生じたものを含め，原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が訂正２０２０－３９００９８号事件について令和３年３月３１日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
⑴原告は，名称を「留置針組立体」とする発明に係る特許（特許第６５６６１６０号，請求項の数３。以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，平成２９年６月２日（優先権主張平成２８年６月３日）を国際出願日とする特願２０１８－５２１１５０号の一部を平成３１年４月２６日に新たな特許出願（特願２０１９－８６６２０号）としたものであり，令和元年８月９日に設定登録された。（甲７，甲３５）
⑵原告は，令和２年１０月２３日，請求項２及び３を訂正することを求めて特許庁に本件特許の訂正審判（訂正２０２０－３９００９８号）を請求したが（同訂正審判における請求に係る訂正を，以下「本件訂正」という。甲３６），令和２年１２月１１日付けの訂正拒絶理由通知を受け（甲３７），令和３年１月１５日付け意見書を提出した（甲３８）。特許庁は，同年３月３１日，結論を「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決（以下「本件審決」という。本件審決は別紙１のとおりである。）をし，その謄本は，同年４月９日，原告に送達された。
⑶原告は，令和３年５月６日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２ 特許請求の範囲の記載
⑴本件訂正前
本件訂正前（本件特許の設定登録時）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
ア 請求項１
針先を有する留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられておらず，
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，留置針組立体。
イ 請求項２
針先を有する金属製の留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられておらず，
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，留置針組立体。
ウ 請求項３
針先を有する留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
その先端部分に，翼状部を有し，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられておらず，
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，留置針組立体。
⑵本件訂正の内容及び本件訂正後の請求項２及び３
ア 本件訂正の内容
本件訂正の内容は，次のとおりである。
(ア) 訂正事項１
特許請求の範囲の請求項２において，「前記係止片は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」とあるのを，「前記係止片は，弾性変形可能で，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」と訂正する。（甲３６）
(イ) 訂正事項２
特許請求の範囲の請求項３において，「前記係止片は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」とあるのを，「前記係止片は，弾性変形可能で，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記拡開部の内部にあって，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」と訂正する。（甲３６）
イ 本件訂正後の請求項２及び３
本件訂正後の請求項２及び３の記載は，次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項２記載の発明を「本件訂正発明２」，本件訂正後の請求項３記載の発明を「本件訂正発明３」といい，本件訂正発明２及び３を併せて，単に「本件訂正発明」という。また，本件特許の請求項１記載の発明，本件訂正前の請求項２及び３記載の発明並びに本件訂正発明を併せて「本件発明」という。）。（本件審決第３，４⑴）
(ア) 請求項２（本件訂正発明２）
針先を有する金属製の留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，弾性変形可能で，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられておらず，
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，留置針組立体。
(イ) 請求項３（本件訂正発明３）
針先を有する留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
その先端部分に，翼状部を有し，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，弾性変形可能で，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記拡開部の内部にあって，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられておらず，
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，留置針組立体。
３ 本件審決の理由の要旨
⑴訂正の目的について
訂正事項１及び２は，特許法１２６条１項ただし書１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。（本件審決第３，１）⑵願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
本件訂正（訂正事項１及び２に係る訂正）は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，特許法１２６条５項の規定に適合する（以下，本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」，図面を「本件図面」といい，本件明細書と本件図面を併せて「本件明細書等」という。本件明細書等の内容は，別紙２（本件特許の特許公報）の該当箇所に記載のとおりである。）。（本件審決第３，２）⑶実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないことについて訂正事項１及び２は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法１２６条６項の規定に適合する。（本件審決第３，３）⑷本件訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることについて
ア 甲６発明
(ア) 甲６（特開２０１７－１９６０６０号公開特許公報）は，本件特許の優先日（平成２８年６月３日，以下「本件優先日」という。）前の平成２８年４月２６日に，本件特許の出願人である原告とは異なる被告補助参加人（以下「補助参加人」という。）により特許出願され，本件優先日後である平成２９年１１月２日に特許掲載公報（公開特許公報）が発行された特許出願（特願２０１６－８８４４０号，拡大先願）に係る公開特許公報であり，同特許出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲及び図面は，別紙３（甲６）の該当箇所に記載のとおりである。
(イ) 甲６には，次の発明（以下「甲６発明」という。）が記載されている。（本件審決第３，４⑵）
「前端が鋭利な針管２と
前記針管２の後端部を支持するハブ３と，
筒状であって，前記ハブ３に組み付けられて該針管２を収容可能なプロテクタ４とを備え，
該針管２の前端側へ該プロテクタ４が移動せしめられた所定位置において，該プロテクタ４に設けられた突片４３が該ハブ３に対して係止されることで該針管２の再突出及び誤穿刺が防止されるようになっているプロテクタ付き医療用針１であって，
前記プロテクタ４は，
その先端部分に，翼状部材５を有し，
針管２の軸方向に延びる大円筒部４１を有し，
前記大円筒部４１の後端部には，前記突片４３と，前記大円筒部４１より大径で前記突片４３よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡幅部４２とが設けられ，
大径部の周壁に，前記ハブ３が係止されて前記針管２が突出した状態に保持される窓部４２ｂが設けられ，
前記突片４３は，弾性的に変形することができ，前記プロテクタ４の軸線に向かって傾斜した内側面を有し，拡幅部４２の内部にあって，前記大径部側に前記大円筒部４１と一体形成される一方，前記小径部側には設けられていない，プロテクタ付き医療用針１。」
イ 甲６発明に基づく拡大先願について
(ア) 本件訂正発明２について
ａ 対比
⒜一致点
「針先を有する留置針と，
前記留置針の基端側に設けられた針ハブと，
筒状の周壁を有し，前記針ハブに外挿装着されて針先側へ移動することで該留置針の針先を覆う針先プロテクタとを備え，
該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定
位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が防止されるようになっている留置針組立体であって，
前記針先プロテクタは，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より
大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針
先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，
前記係止片は，弾性変形可能で，前記針ハブに向かって傾斜し
た内側面を有し，前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方，前記小径部側には設けられていない，留置針組立体。」（本件審決第３，４⑶ア(ア)）
⒝相違点
① 相違点１
留置針に関し，本件訂正発明２は金属製であるのに対し，甲６
発明はそのように特定されない点。（本件審決第３，４⑶ア(ア)）
② 相違点２
小径部の外周面に関し，本件訂正発明２は凹部を設けることに
より，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされているのに対し，甲６発明はそのように構成されているか不明な点。（本件審決第３，４⑶ア(ア)）
ｂ 本件訂正発明２と甲６発明の同一性
⒜相違点１について
留置針組立体において，留置針を金属製とすることは，文献を挙げるまでもなく周知，慣用技術である。甲６発明は，針管２の材料について特定の例示はないが，実施に際し，針管の材料を具体的に金属製とすることは，上記周知，慣用技術に照らせば，単なる設計的事項である。よって，上記相違点１は周知，慣用技術を単に付加した設計上の微差にすぎず，それにより新たな効果を奏するものともいえないから，実質的な相違点とはいえない。（本件審決第３，４⑶ア(イ)ａ）
⒝相違点２について
相違点２に係る本件訂正発明２の構成について，「凹部を設ける前」のものがどのような形状構造のものであるのかが明かでないし，そのような「凹部を設ける前」のものとの相対的な寸法が規定されるのみであるところの「小径部の肉厚寸法」は，具体的な寸法が何ら特定されていないものと解さざるを得ない。そうすると，本件訂正発明２の凹部は，その形状，大きさ，深さ等に特段の特定のない凹形状というほかなく，また，当該凹部を設けたことの作用，効果も本件特許の発明の詳細な説明を参酌しても何ら記載されていない。むしろ，ほんのわずかに凹んだ小さな凹形状のものも含むものとなっているのであるから，そのようなものが何らかの作用，効果を奏するものとは到底認められない。したがって，当該凹部の有無は，技術的に意味がない単なる外形上の微差というほかなく，それにより何らかの作用，効果を奏するものということはできないから，実質的な相違点とはいえない。（本件審決第３，４⑶ア(イ)ｂ）⒞同一性
相違点１及び２は，いずれも実質的な相違点とはいえないから，本件訂正発明２は甲６発明と実質同一である。（本件審決第３，４⑶ア(ウ)）
ｃ 独立特許要件
本件訂正発明２は，甲６発明と同一であるから，特許法２９条の２の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。（本件審決第３，４⑶ア(ウ)）
(イ) 本件訂正発明３について
本件訂正発明３と甲６発明は，前記(ア)ａ⒝①及び②記載の相違点１及び２において相違し，その余の点で一致する。
そして，相違点１及び２についての判断は，前記(ア)ｂ⒜及び⒝のとおりであり，相違点１及び２は，いずれも実質的な相違点とはいえないから，本件訂正発明３は甲６発明と実質同一である。
したがって，本件訂正発明３は，特許法２９条の２の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。（本件審決第３，４⑶イ）
ウ 特許法１２６条７項への適合性
本件訂正発明は，いずれも特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから，訂正事項１及び２は，特許法１２６条７項の規定に適合しない。（本件審決第３，４⑶エ）
⑸本件訂正の許否について
訂正事項１及び２は，特許法１２６条７項の規定に適合しないから，これらの訂正事項を含む本件訂正は認められない。（本件審決第４）
４ 原告の主張する審決取消事由
相違点２に関する判断の誤り
第３ 当事者の主張
１ 原告の主張
⑴本件審決の相違点２に関する判断の誤り（取消事由）の有無について本件訂正発明において小径部の外周面に設けられた凹部は，周知技術又は技術常識として知られていた肉盗みにかかる技術を小径部に適用した構成であり，小径部の肉厚寸法を小さくしてエアの混入などを防止するという作用効果を有するものであって，本件明細書に接した当業者もそのように理解する。甲６には，小径部が肉厚であることやエアの混入を防止することなどに関する記載はなく，凹部の記載はない。したがって，本件訂正発明と甲６発明は実質的に相違するものであり，凹部の有無は実質的な相違点とはいえないとした本件審決の相違点２に関する判断（本件審決第３，４⑶ア(イ)ｂ）は誤りであり，本件審決は取り消されるべきである。以下，詳述する。⑵留置針組立体が樹脂製品であること及び肉盗みの技術が技術常識であることについて
ア 本件訂正発明の留置針組立体は樹脂製品であることに関して本件訂正発明の留置針組立体は針先プロテクタを備えたものであり（本件明細書の説明は，段落【０００３】の従来技術の説明を含め，全てそのような留置針組立体の発明の説明になっている。），針先プロテクタ付きの留置針組立体は，感染予防のために，一回使用した後に捨てること（いわゆるデイスポーザブル（disposable））を前提としている。そのため，針部分が金属製であることはともかく，針以外の部分に，高価で加工にも費用がかかる金属などの材質が用いられるはずがないのであって，針以外の部分が樹脂製でない製品は存在しないはずである。本件明細書も，このような技術常識を踏まえ，その記載の全てが，針以外の部分が樹脂製であることを大前提とする記載になっている。例えば，段落【００４７】では針ハブ本体の材質として「硬質の合成樹脂」を挙げ，段落【００５３】では針先プロテクタの材質として樹脂のみを挙げ，段落【００６３】では翼状部の材質として樹脂のみを挙げているし，「部材内へのエアの混入を効果的に防止」（段落【００２５】），「成形時の部材内への気泡の混入などによる寸法誤差の発生や品質精度の低下が抑えられる」（段落【００７８】）などの作用効果の記載は，樹脂製品であることを当然の前提とした記載である。また，「アンダーカット形状がなく成形も容易である」（段落【００８２】）などの記載も，樹脂であることを前提に，「アンダーカット形状」や「成形」という用語を用いているのであり，その形状に関しても，金型成型により簡単にできる形状の説明になっている。このような本件明細書を見て，針以外の部分が樹脂製でない製品を想起する当業者はいない。さらに，特許庁も，審査段階において，原告が上記の段落【００７８】に記載された効果を「本願発明に特有の有利な効果」であると主張したのに対し，「樹脂製とは限らない」などの反論を一切することなく本件特許の登録を認めている。以上からすれば，本件訂正発明における留置針組立体が樹脂製品であることは，技術常識を踏まえれば当然のことであって，これを否定することは技術常識に反する。
イ 肉盗みは技術常識であることに関して
樹脂製品においては，製品の肉厚寸法が大きくなると部材内にエアが混入するおそれがあるため，凹部を設けるなどして肉厚寸法を小さくし，エアの混入を防止する技術（このような技術は「肉盗み」と呼ばれる。）が存在する。
例えば，「実用プラスチック用語辞典」（改訂版第四版，平成２５年（２０１３年）甲３９。以下「甲３９」という。）には，「肉ぬすみ」の項に，「良い成形品を得るためには，肉厚はできるだけ均一にすることが重要なポイントである．このために不必要な厚肉部分の肉厚を減じる設計変更のことを肉ぬすみという（図１）．肉ぬすみを実施する際に考慮しなければならない点は，①構造上の強度，②離型時の強さ，③衝撃力の均等な分散，などで，製品肉厚の均一化が図れるほか，成形サイクルの短縮，品質の向上，軽量化などに効果がある．」，「参考までに，relief の動詞，relieve（inmoulds）は，『（金型において）逃げをつける』ことで，『気体または余分の成形材料を漏出させるために金型の密封面の間の接触面積を減少すること』と JIS K ６９００では定義されている」とした上で，「図１肉ぬすみの例」として，以下の図を載せている（左が肉盗みをする前であり，右が肉盗みを施した図である。）。
肉厚寸法を小さくし，エアの混入を防止する肉盗みの技術は，甲９の１ないし４のような，本件優先日前に発行された樹脂成形に関する文献にも記載されている（必ずしも「肉盗み」という用語が用いられていなくても，そのような内容の技術が記載されている。）。
このように，肉盗みは，本件優先日当時，既に周知技術又は技術常識であった。
⑶本件訂正発明において「凹部を設ける前」の小径部の形状及び肉厚について
ア 「凹部を設ける前」の小径部の形状に関して
本件訂正発明は，拡開部について，「小径部と大径部とを備えた拡開部」という構成を備えるところ，本件明細書には，「小径部と大径部とを備えた拡開部」について，次のような記載がある（下線は原告代理人が引いた。）。「第６の態様は，前記第４又は第５の態様に係る留置針用針先プロテクタにおいて，前記拡開部が，互いに直交する小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状とされており，該大径部の周壁で覆われた内部に前記係止部が設けられていると共に，該大径部の周壁において前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられているものである。」（段落【００２３】）
「本態様に従う構造とされた留置針用針先プロテクタによれば，拡開部が角部を備えていない略楕円筒形状とされていることから，拡開部が患者に接触して患者が痛みを感じるおそれが低減され得る。特に，拡開部が小径部を備えていることから，患者への接触量を小さくすることができて，患者が痛みを感じるおそれが一層低減され得る。」（段落【００２４】）このように，本件明細書では，「小径部と大径部とを備えた拡開部」が，互いに直交する小径部と大径部とを備えた，角部を備えていない略楕円筒形状とされており，それは，患者が痛みを感じるおそれを低減するという効果を奏する形状として記載されている。大径とは直径が大きいことであり，小径はその対義語であり，直径を想定できる形状のうち大径と小径を観念できるのは楕円しかないから，本件訂正発明の拡開部が「互いに直交する小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状」であることは明らかである。本件明細書の段落【０１００】に他の形態を許容する記載があったとしても，上記に述べたところによれば，それは，本件訂正発明に妥当しない。
イ 「凹部を設ける前」の小径部の肉厚に関して
(ア) 本件明細書の段落【００５６】及び【００８６】，本件図面中の図５（以下「本件図５」という。）及び図６（以下「本件図６」という。）について
本件明細書の段落【００５６】及び【００８６】には，拡開部の厚みに関して，次のような記載がある（下線は原告代理人が引いた。）。「なお，大径部６８，６８における外周面は，先端側から基端側に向かって外径寸法が次第に大きくされており，円筒状部６２の外周面から大径部６８，６８の外周面にかけては滑らかな湾曲面で接続されている。また，円筒状部６２から大径部６８，６８にかけての肉厚寸法は針軸方向で略一定とされているとともに，小径部６６，６６の肉厚寸法より小さくされている。」（段落【００５６】）
「大径部６８，６８に比べて厚肉とされた小径部６６，６６」（段落【００８６】）
このように，本件明細書には，円筒状部６２から大径部６８にかけての肉厚寸法は，小径部６６の肉厚寸法より小さくされていること，すなわち，小径部６６の肉厚寸法は，大径部６８の肉厚寸法よりも大きいことが示されている。
そして，本件図５（本件図面中の図１に示された留置針組立体を構成する留置針用針先プロテクタを拡大して示す斜視図。）及び本件図６（本件図５に示された留置針用針先プロテクタの右側面図。）は次のとおりである。
【図５】
【図６】
本件図６では，拡開部の基端側における大径部６８の肉厚寸法と小径部６６の肉厚寸法とを比較すると，小径部６６の肉厚寸法の方が大きくなっている。そして，本件図６は，本件図５に示された留置針組立体を基端側から観察した図であるところ，本件図５には，拡開部が，小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状であることが示されるとともに，小径部に凹部が設けられた構造が示されている。
上記のような本件明細書の記載並びに本件図５及び６によれば，凹部を設ける前の小径部は，大径部６８と比較して肉厚になっていたことが理解できる。そして，凹部を設けることにより，小径部が肉薄になっていることが理解できる。
(イ) 小径部が厚肉となりやすいことについて
本件訂正発明は，拡開部の内部が厚肉になりやすいことから，拡開部の大径部には内部に係止片を設け，拡開部の小径部には外周面に凹部を設けることによりそれぞれ厚肉を回避したものである。本件明細書の段落【００５６】の記載からすれば，小径部の肉厚寸法が大径部の肉厚寸法よりも大きいことが読み取れるが，仮に，小径部の肉厚寸法が大径部の肉厚寸法と同じかそれよりも小さい場合があり得るとしても，小径部が円筒状部と比較して厚肉になりやすいことに変わりはない。
本件特許は，原告の先行特許である特許第３１３４９２０号（その特許公報は甲５。以下「原告先行特許」という。）の発明の改良発明であるところ，原告先行特許の発明においても，拡開部のうち係止片（可撓性衝合枝４３）を設けていない部分は厚肉になっているのであって（甲５の図４），拡開部のうち係止片を設けていない部分が厚肉になりやすいことは，本件特許の基本特許である原告先行特許の発明からも理解できる。
(ウ) 実施例の記載の参酌について
本件訂正発明は，拡開部について，「小径部と大径部とを備えた拡開部」という構成を備えるところ，原告がこれまでに引用した本件明細書の段落【００２３】，【００２４】及び【００５６】は，全てこの構成にかかる説明の記載であるから，これらは単なる実施例の記載ではなく，上記の構成の意味内容を説明する記載である。したがって，本件訂正発明の意味内容を理解するためにこれらの段落を参照できることは当然である。
(エ) 拡開部の断面形状と内部空間を相似形とすることについてそもそも，針ハブに針先プロテクタが外挿装着される構造になっている本件訂正発明の構造では，拡開部の内部が厚肉になりやすいところ，小径部が大径部よりも厚肉となることが理解できる本件明細書の段落【００５５】や【００５６】の記載に加えて，大径部の内側に係止片を設けることにより大径部が厚肉になることが回避されるという段落【００７８】の記載からすれば，拡開部は相当程度厚肉になることが理解でき，本件発明においては，大径部の内側に係止片を設けることで大径部の厚肉を回避し，小径部の外周面に凹部を設けることで小径部の厚肉を回避していることを当業者は理解する。
拡開部の内部空間を，本件図６における拡開部の断面形状と相似形の略楕円形状とすることは，本件明細書にそのような記載がない上，内部空間を略楕円形状にすれば，内部に円筒状の針ハブを挿入したときに空間ができてしまって針ハブががたついてしまうから，本件訂正発明においてそのような構成は採用することはできない。また，本件明細書の段落【０１００】には，断面形状を内部空間と相似形にすることの記載はないから，段落【０１００】の記載から，拡開部の断面形状を内部空間と相似形の略長円形状とすることに想到するとはいえない。
(オ) 小径部の肉厚の技術的意味について
前記(ア)ないし(エ)のとおり，小径部は厚肉である。拡開部が小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状であること（前記ア）に加えて，小径部が厚肉であることを前提とすると，後記⑷のとおり，小径部の凹部は肉盗みのためのものといえる。
⑷本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するか否かについて
ア 周知技術又は技術常識の参酌に関して
明細書は，当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく，出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから，本件明細書に記載された発明を認定するに当たっては，技術常識を参酌することができる。肉盗みは，本件優先日当時既に周知技術又は技術常識であったから，当業者は，そのことを考慮して，本件訂正発明の凹部を，肉盗みのために設けられたものと理解する。
イ 本件図５に関して
当業者が，本件優先日当時に周知技術又は技術常識であった肉盗みの技術を前提として本件図５を見れば，本件図５では，比較的厚肉になっている小径部に，敢えて相当程度の大きさ及び深さを有する凹部を設けているのであるから，当該凹部は小径部の肉厚寸法を小さくしていること，すなわち，肉盗みの技術を適用したものであることを理解する。
ウ 部材内へのエアの混入を防止できる旨の本件明細書の記載（段落【００２５】及び【００７８】）に関して
原告先行特許（その特許公報は甲５）に係る発明においては，次の図のとおり，可撓性衝合枝４３（本件特許に係る発明の「係止片」に相当する。）が上下方向に設けられていたが，このような態様では，皮膚に当たる拡開部が角部を備えているために，患者が痛みを感じるおそれがあった。そこで，本件訂正発明では，拡開部を略楕円筒形状にすることにより，拡開部が患者に接触して患者が痛みを感じるおそれを低減した（本件明細書段落【００２４】）。同時に，本件訂正発明では，これまでは小径部側にあった係止部を大径部側に移動させることで大径部の肉厚を薄くしている。これは，「単に肉厚の大径部を設けるのではなく，大径部の内部に係止部を設けることで，拡開部の内部スペースを巧く利用することができるとともに，部材内へのエアの混入を効果的に防止することができて，寸法誤差を小さくできるなど製品の品質も向上され得る。」（本件明細書段落【００２５】。段落【００７８】にも同旨の記載がある。）ようにするためであるところ，この記載が，大径部に対して肉盗みの技術を適用したことを示しているのは明らかである。本件明細書（段落【００２５】及び【００７８】）の記載により，本件訂正発明が「部材内へのエアの混入を効果的に防止すること」を実現することを知った当業者が，大径部よりも厚肉になりやすい小径部に凹部を設けることを示す本件図５を見れば，部材内へのエアの混入を考慮して肉盗みを適用していると理解するのは当然である。原告先行特許（甲５）
可撓性衝合枝４３（丸で示
した）が上下方向に設けら
れている。
上述のとおり，大径部の内部に係止片を設け，大径部の肉厚寸法を小さくすることにより部材内のエアの混入を防止できるとの本件明細書の記載（段落【００２５】）は，本件訂正発明を直接的に説明した記載の一つであるから，本件訂正発明が，樹脂製品の肉厚寸法を小さくすることによりエアの混入を防止できるという技術常識を前提にした発明であることを端的に示している。そして，そのような技術常識が，大径部よりも厚肉な小径部にも同様に妥当することは，当業者にとって明らかであるから，小径部について，大径部の構成が奏する効果を生ずること，すなわち，肉盗みの構成が，部材内へのエアの混入を効果的に防止するという効果を生ずることは，当業者にとって明らかである。
エ 小径部の寸法に関して
本件明細書に接した当業者は，本件発明の凹部が，小径部に適用された肉盗みの技術であることを当然に理解する。肉盗みとしてどの程度の厚みが適切であるかは，樹脂の材料や成形体の形状などにも依拠するものであり，一律に数値などで特定できるものではないから，これを具体的な寸法などで特定する必要はなく，当業者であれば，作用効果の観点から適当な範囲を理解できる。技術常識である肉盗みについて，詳細な設計事項まで特定する必要はない。また，実質的に肉厚寸法が小さくなっているといえないようなわずかな凹みは，肉盗みとしての作用効果を奏する構成とはいえないから，本件訂正発明の「前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」という構成には該当しない。
オ 厚みを均一にすることに関して
肉盗みは，樹脂製品の機能を損なわないようにしながら不必要な肉厚を減じる設計技術であり，肉厚をできる限り均一にすることが望ましいが，厚みを均一にすることが樹脂製品の機能に優先するということはない。この点は，甲３９の「図１肉ぬすみの例」において，必ずしも厚みが均一になっているわけではないことに照らしても，明らかである。本件訂正発明は，拡開部を小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状にすることにより，患者が痛みを感じるおそれを低減させているところ，拡開部が略楕円筒形状であることは本件訂正発明の作用効果に直結する形状であって，その形状を維持しつつ，小径部の肉厚寸法を小さくするためには，小径部の外周面の一部に凹部を設ける本件図５のような形状が最も合理的である。当業者は，樹脂製品の機能を損なわない限度でエアの混入防止を図ろうとするのであって，肉厚が均一になっていないから肉盗みでない，と考える当業者はいない。
前述のとおり，拡開部は厚肉になりやすいのであり，拡開部において針ハブががたつかないような内部構造にしつつ，患者の肌に当たる外周部分の略楕円筒形状を維持するためには，本件訂正発明のように小径部の外周面の一部に肉盗みとしての凹部を採用することは極めて合理的な方法である。小径部全体を均一に薄く形成するという手段があり得るとしても，上記の方法が否定されることはない。
カ 凹部の機能に関して
デザインとして凹部を作る意義はほとんど考えにくいことである上に，デザインとしての要素があったからといって，当該凹部が肉盗みであることが否定されるものではない。本件明細書上，デザインを意識した記載は存在しない一方で，厚肉となる拡開部について肉厚寸法を小さくすることにより部材内のエアの混入を防止することができるなどの記載が存在している（段落【００２５】及び【００７８】）。そして，本件図５では，厚肉になりやすい小径部の樹脂を減らした典型的な肉盗みが形成されているのであるから，技術常識を踏まえた当業者が本件明細書等を読めば，本件図５の凹部を肉盗みとして認識することは当然のことである。また，一般的に樹脂製品の凹部について，肉盗みの他に落とし込み（ゲート跡の突出防止のための凹み）の技術があるとしても，凹部が厚肉になりやすい箇所に形成されていれば，肉盗みと理解することが通常である上に，落とし込みとしての機能があったとしてもそれと同時に肉盗みの機能を奏することも当然に想定されるから，落とし込みという技術が存在することによって，本件図５の凹部が肉盗みであることは否定されない。本件明細書にはゲート跡に関する記載はなく，本件図５の凹部にもゲート跡は示されていないから，当業者は本件図５の凹部を落とし込みであるとは考えず，肉盗みと理解する。
⑸相違点２に関する判断について
相違点２に係る本件訂正発明の「前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」という構成は，エアの混入を防止する肉盗みの技術を，大径部よりも厚肉となりやすい小径部に適用したものである。これは，拡開部について，従来は角部を有する形状で小径部側に係止部が設けられていたものを，略楕円形状にした上で大径部側に係止部を移動させたため，小径部が厚肉になりやすくなったという，本件訂正発明に特有な構成に着目して，小径部に肉盗みの技術を適用して凹部を設け，もって，厚肉になりやすい小径部における「エアの混入を効果的に防止する効果」を奏するものであるから，当該凹部は，本件訂正発明に特有な作用効果と直に結び付いた構成であって，単なる周知技術の付加転用とは到底いえない。
肉盗みの技術自体は技術常識ではあるが，だからといって，厚肉部分があれば必ず肉盗みを行うわけではなく，まして，本件明細書に接していない当業者であれば，本件訂正発明に特有な構成の下で小径部側が厚肉になりやすいことには気づかない。肉盗みの技術常識を有する当業者が，本件図５を見れば，小径部に設けられた凹部は肉盗みの技術を適用したものであると理解できるが，本件図５などがない状態で，当然に小径部の外周面に凹部を設けるとはいえない。そして，甲６発明は，各別に成形された針本体とプロテクタとを容易に組み付けることができるという発明であり，甲６には，本件明細書のように，肉厚寸法についての記載や，厚肉を回避することによって部材内へのエアの混入を防止することについての記載は存在しない。また，小径部が大径部よりも厚肉である旨の記載も存在しない。したがって，そのような甲６発明の拡開部の小径部に着目し，そこにエアの混入という課題があることを発見し，凹部を設けるとの解決手段を採用することまでもが，「課題解決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの）である」（審査基準）などとは到底いえず，相違点２は，「課題解決のための具体化手段における微差」ではない。したがって，本件訂正発明と甲６発明は，実質同一とはいえない。
２ 被告の主張
⑴本件審決の相違点２に関する判断の誤り（取消事由）の有無について相違点２は実質的な相違点とはいえないとした本件審決の相違点２に関する判断（本件審決第３，４⑶ア(イ)ｂ）に誤りはない。以下，詳述する。⑵原告の主張⑵（留置針組立体が樹脂製品であること及び肉盗みの技術が技術常識であることについて）に対し
ア 原告の主張⑵ア（本件訂正発明の留置針組立体は樹脂製品であることに関して）に対し
本件訂正後の本件特許の請求項２には，留置針組立体が樹脂製品であることは特定されておらず，本件訂正発明はあらゆる素材・材料のものを技術的範囲に含むものである。
イ 原告の主張⑵イ（肉盗みは技術常識であることに関して）に対し樹脂製品において肉盗みの技術が周知技術であることの立証は，相違点２の判断においては，何ら関係のない事項である。というのは，本件訂正発明の凹部が肉盗みであることは，本件訂正後の請求項２に何ら特定されておらず，本件明細書中にも記載がないし，前記アのとおり，本件訂正発明はあらゆる素材・材料のものを技術的範囲に含むものであるから，本件訂正発明の凹部について，樹脂材料に対する肉盗みの技術の適用であると限定的に解釈することは許されない。本件訂正発明の凹部は，その形状，大きさ，深さ等について何らの特定をすることはできず，その素材・材料についても何らの特定がないものとして理解すべきである。
⑶原告の主張⑶（本件訂正発明において「凹部を設ける前」の小径部の形状及び肉厚について）に対し
ア 原告の主張⑶ア（「凹部を設ける前」の小径部の形状に関して）に対し本件明細書の段落【００２３】及び【００２４】に記載された第６の態様に係る実施例においては，凹部を設ける前の小径部の形状は「角部を備えていない略楕円筒形状」であると理解される。しかし，本件明細書の段落【０００８】及び【００１２】の記載から，段落【００２３】に示された態様は，様々に列挙されたうちの一つの態様にすぎず，本件訂正後の請求項２において，凹部を設ける前の小径部の形状は何ら特定されておらず，本件明細書の段落【０１００】によれば，凹部を設ける前の形状については，多様な実施態様をとり得るものと理解される。
甲４０（「実用日本語表現辞典」）によれば，「大径」の意味は，「さしわたしが大きいこと。特に車輪などにおいて直径が大きいこと。対義語は『小径』。」であり，「さしわたし」には，「直径」という意味もあるが，それとは別に「一方の端から他方の端までの長さ。」という意味もある（乙３（「日本国語大辞典第二版第六巻」），乙４（「広辞苑第六版」））。そうすると，「大径」，「小径」の語は，楕円に限って使用されるものではなく，一方の端から他方の端までの長さに大小のある図形一般について使用される用語といえ，「大径部」，「小径部」との文言のみから拡開部が略楕円筒形状であると一義的に解釈できるものではない。また，本件特許の明細書の段落【０１００】の記載からすれば，当該拡開部の断面形状である「略楕円形状」には様々なものが観念でき，凹部を設ける前の拡開部の形状は特定できないことに変わりはなく，したがって，凹部の具体的形状は何ら特定がされたものとはなっていない。
したがって，本件審決が，「相違点２に係る本件訂正発明の構成について，『凹部を設ける前』のものがどのような形状構造のものであるのかが明かでない」と判断したことに誤りはない。
イ 原告の主張⑶イ（「凹部を設ける前」の小径部の肉厚に関して）に対し
(ア) 原告の主張⑶イ(ア)（本件明細書の段落【００５６】及び【００８６】，本件図５及び６について）に対し
本件明細書の段落【００５５】及び【００５６】と本件図６を併せて見た場合に，略楕円筒形状の拡開部に断面が略長円形状の内部空間を形成したことにより，小径部が大径部よりも厚肉となることが理解できるとしても，内部空間を本件図６における拡開部の断面形状と相似形の略楕円形状とすること，あるいは，拡開部の断面形状を内部空間と相似形の略長円形状とすることにより，小径部と大径部との肉厚を均一とし，厚肉ではない小径部を形成することも十分に考えられるから，小径部が大径部よりも必然的に厚肉となるわけではない。
(イ) 原告の主張⑶イ(イ)（小径部が厚肉となりやすいことについて）に対し
小径部が厚肉になりやすいことは，本件訂正発明に特定されている事項ではないし，前記(ア)のとおり，小径部が大径部よりも必然的に厚肉となるわけではないから，原告主張のように小径部が厚肉となりやすいとはいえない。
(ウ) 原告の主張⑶イ(ウ)（実施例の記載の参酌について）に対し前記アのとおり，段落【００２３】及び【００２４】に示された態様は，様々に列挙されたうちの一つの態様にすぎないし，段落【００５６】は実施例についての記載である。本件訂正発明の要旨認定は，本件訂正後の請求項２の記載に基づいて行うべきであり，上記の実施態様や実施例の記載を参酌して行うべき理由はない。本件訂正発明には，大径部の肉厚寸法がどの程度であるかや，小径部の肉厚寸法が大径部の肉厚寸法との関係でどの程度かは何ら特定されていないから，小径部の肉厚寸法と大径部の肉厚寸法との大小関係を把握することが可能な実施例が本件明細書中に記載されていたとしても，本件訂正発明はそのような実施例に限定されるわけではない。
(エ) 原告の主張⑶イ(エ)（拡開部の断面形状と内部空間を相似形とすることについて）に対し
本件明細書の段落【０１００】の記載は，拡開部の断面形状の多様性を許容している。そのため，拡開部の内部空間を本件図６における拡開部の断面形状と相似形の略楕円形状とすること，あるいは，拡開部の断面形状を内部空間と相似形の略長円形状とすることにより，小径部と大径部との肉厚を均一とし，厚肉ではない小径部を形成することも十分に考えられるから，小径部が大径部よりも必然的に厚肉となるわけではない。
また，本件明細書の記載から，がたつきを防止するという課題は把握できず，そのような課題を解決するための構成も記載されておらず，本件訂正発明はがたつきを防止することを意図したものとはいえない。さらに，適切に設計することにより，小径部を厚肉としなくても，がたつきの防止は可能である。本件明細書の段落【００５９】及び【００６０】によれば，係止爪７８，７８の内周面と針ハブ本体２６の小径筒部３２とはぴったりとはまり合う関係である。
(オ) 原告の主張⑶イ(オ)（小径部の肉厚の技術的意味について）に対し本件明細書の段落【００５８】及び【００７７】の記載によれば，本件明細書に記載された大径部６８，６８には，その内側に係止片７４，７４を収容するための機能がある。これに対し，小径部６６，６６は，そのような機能がないから，大径部６８，６８のように径を大きくする必要はない。また，段落【００２４】及び【００７７】の記載に照らすと，小径部６６，６６の径は，針先プロテクタの円筒状部６２の径との差を可能な限り小さくし，円筒状部６２の外周面と小径部６６，６６の外周面とが滑らかに連続するようにして，患者への局所的な接触圧力を小さくすることにより，患者が痛みを感じるおそれが低減されることが理解できる。したがって，本件明細書の記載を踏まえると，小径部６６，６６を肉盗みが必要なほど厚肉とすることは，必要がないばかりか，適切でない。
⑷原告の主張⑷（本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するか否かについて）に対し
ア 原告の主張⑷ア（周知技術又は技術常識の参酌に関して）に対し本件訂正発明は，樹脂製品であるという特定はされておらず，あらゆる素材・材料のものをその技術範囲に含むものである。また，小径部の凹部は，その形状，大きさ，深さ等に特段の特定のない凹形状としか把握できないから，本件訂正発明における「前記凹部における前記小径部の肉厚寸法」という構成は，あらゆる態様の「凹形状」に応じて変化し得ることとなり，そのような肉厚寸法について，肉盗みであると理解することはできない。また，小径部の凹部は，その形状，大きさ，深さ等に特段の特定がないから，ほんのわずかにくぼんだ小さな凹形状も含むものであり，そのようなものが何らかの新たな作用効果を奏するものとは認められない。したがって，本件優先日当時，肉盗みの技術が周知技術又は技術常識であったとしても，本件訂正発明の凹部は，肉盗みのためのものに限定されることはない。
イ 原告の主張⑷イ（本件図５に関して）に対し
本件図５からは，凹部が見受けられるというにとどまり，その具体的な形状，大きさ，深さは明らかではなく，その目的，作用効果を把握することもできない。本件図５に示された小径部の凹部は，落とし込み（ゲート跡の突出防止のためのくぼみ）やデザインとも解し得るものであり，肉盗みのためのものであると一義的に解することはできない。
ウ 原告の主張⑷ウ（部材内へのエアの混入を防止できる旨の本件明細書の記載（段落【００２５】及び【００７８】）に関して）に対し
本件明細書の段落【００２５】及び【００７８】に，部材内へエアが混入することの防止に関する記載があるとしても，本件訂正発明の凹部が肉盗みの凹部であると限定されるものではない。本件明細書の段落【００５５】ないし【００６２】には，拡開部（拡径部）及び係止部の構成について詳細に説明されているところ，本件図５に示される小径部の凹部が，肉盗みなどの技術的な意味を有するのであれば，本件明細書において詳細かつ具体的な説明がされるはずであるが，それにもかかわらず，小径部の凹部について何らの説明もされていないことからすると，小径部の凹部は技術的な意味を有する構成ではなく，デザインのためのものであると解するのが自然である。
エ 原告の主張⑷エ（小径部の寸法に関して）に対し
原告は，実質的に肉厚寸法が小さくなっているといえないようなわずかな凹みは，肉盗みとしての作用効果を奏する構成とはいえないから，本件訂正発明の「前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」という構成には該当しない旨主張するが，本件訂正発明の小径部の凹部は肉盗みのためのものに限られないから，原告の上記主張は理由がない。
オ 原告の主張⑷オ（厚みを均一にすることに関して）に対し
肉盗みに関する甲３９の記載に照らせば，肉盗みとは，よい成形品を得るために肉厚をできるだけ均一にすることを目的とするものであるところ，本件図５に示された小径部の凹部は，凹部の縁において肉厚が急激に変化する段差を形成しているから，肉盗みのための凹部ではない。また，甲３９の記載によれば，肉盗みは，不必要な厚肉部分が存在することを前提とするところ，凹部を設ける前の小径部の肉厚は不明で，不必要に肉厚であるか明らかでないから，小径部の凹部は肉盗みであるとはいえない。肉厚を均一にしてよい成形品を得るためには，小径部全体を均一に薄く形成すれば足りるのであり，不必要な厚肉部分を設けた上で肉盗みを設ける理由はない。
カ 原告の主張⑷カ（凹部の機能に関して）に対し
本件訂正発明の小径部の凹部は，落とし込みやデザインとも解し得るものであり，肉盗みのためのものであると一義的に解することはできない。⑸相違点２に関する判断について
本件訂正発明の小径部の凹部について，本件明細書には，請求項をそのまま転記した段落【０００９】ないし【００１１】以外には何ら記載がないから，そのような凹部は，課題解決のための具体的手段に何らの影響も及ぼさず，新たな作用効果を生ずるものではない。本件訂正発明の小径部の凹部は，本件特許の課題との関係において技術的に意味のない単なる外形上の微差であるから，本件訂正発明の小径部に凹部があり，甲６発明の小径部に凹部があるか否か明らかではないという相違点２は，技術的に意味はなく，実質的な相違点ではない。したがって，本件審決が，相違点２について，実質的な相違点とはいえないとした判断に誤りはない。
３ 補助参加人の主張
⑴本件審決の相違点２に関する判断の誤り（取消事由）の有無について相違点２は本件訂正発明と甲６発明の実質的な相違点ではないという本件審決の判断に誤りはない。
⑵原告の主張⑵（留置針組立体が樹脂製品であること及び肉盗みの技術が技術常識であることについて）に対し
本件優先日当時に肉盗みが公知技術又は技術常識であったことは争わないが，そうであるとしても，本件訂正発明の小径部の凹部は肉盗みであるとは認められない。
⑶原告の主張⑶（本件訂正発明において「凹部を設ける前」の小径部の形状及び肉厚について）に対し
本件図５や本件明細書の段落【００５６】は実施例を示すにすぎず，本件明細書の段落【０１００】には多様な実施形態があることが記載されているから，凹部を設ける前の小径部の形状及び肉厚は明らかではない。⑷原告の主張⑷（本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するか否かについて）に対し本件訂正発明は，小径部の凹部の大きさ，深さ，肉厚等を何ら特定するものではなく，本件図５は実施例を示すにとどまるから，本件図５に基づいて本件訂正発明の小径部の凹部の構成を限定的に解することはできない。また，仮に本件図５を前提とするとしても，肉盗みとの関係で重視されるのは絶対的な肉厚であって，他の部分と比べた相対的な肉厚でないから，本件図５により，小径部が比較的厚肉であることが分かるからといって，小径部の凹部が肉盗みのためのものであるとはいえない。また，部材にエアが混入することを防止するためには，肉厚の均一性も重要であるところ，本件図５の小径部では，凹部を設けることによって急激な肉厚の変化が生じてしまっているから，当業者は，本件図５の小径部の凹部を肉盗みと理解することはない。本件明細書には，本件図５の凹部について何らの技術的な説明がないから，そのような凹部は，デザイン，落とし込みのためであることもあり得るのであり，肉盗みと解されるものではない。
本件図６に示された構成において，大径部については，これを肉薄にする処理がされているが，そのような処理をする前の大径部の肉厚に比べて，小径部のもともとの肉厚は薄いから，小径部に設けられた凹部が肉盗みのためのものと理解されることはない。
⑸相違点２に関する判断について
本件訂正発明の小径部の凹部は，肉盗みのためのものであると解することはできず，技術的な意味は不明であるから，本件訂正発明の小径部に凹部があり，甲６発明の小径部に凹部があるか否か明らかではないという相違点２は，技術的に意味はなく，実質的な相違点ではない。
また，仮に，当業者が本件訂正発明の小径部の凹部を肉盗みと理解できるとしても，甲６発明の小径部に技術常識である肉盗みの凹部を付加することは，当業者なら当然に行い得る微差又は設計事項にすぎず，それによって新たな効果を奏するものではないから，相違点２は，実質的な相違点ではない。したがって，本件審決が，相違点２について，実質的な相違点とはいえないとした判断に誤りはない。
第４ 当裁判所の判断
１ 本件発明について
⑴本件明細書等の記載
本件明細書には，次の記載がある。
ア 技術分野
「本発明は，血管に穿刺されて留置される留置針の使用後に当該留置針の針先を保護する留置針用針先プロテクタを備える留置針組立体に関するものである。」（段落【０００１】）
イ 背景技術
「従来から，輸液や採血，血液透析を行う際に用いられる留置針が知られている。この留置針は，先端に針先を備えている一方，基端は針ハブに固定されている。かかる留置針が患者の血管に穿刺されて留置されることで，針ハブに接続されるカヌラなどの外部管路を通じて，輸液や採血，血液透析が実施されるようになっている。」（段落【０００２】）「ところで，留置針は，誤穿刺や再使用の防止，或いは廃棄処理の容易化などの目的で，使用後の針先を保護する針先プロテクタを備えているものがある。たとえば，かかる留置針用の針先プロテクタおよび針先プロテクタを備えた留置針組立体としては，本出願人が提案した特許第３１３４９２０号公報（特許文献１）などがある。」（段落【０００３】）「すなわち，特許文献１に記載の針先プロテクタは筒状の周壁を備えており，留置針の使用後に当該周壁を針先側に移動させることで，留置針の針先が針先プロテクタにより保護されるようになっている。具体的には，留置針の使用前には，針先プロテクタと針ハブとが，留置針の針先が露出する状態で連結固定されているが，使用後に針先プロテクタと針ハブとの連結を解除することで，針先プロテクタが針ハブに対して針先側へ移動して針先を保護するとともに，係止部（可撓性衝合枝４３）でかかる状態を保持することができるようになっている。このような針先プロテクタおよび留置針組立体を採用すれば，留置針の針先が安全に保護できて，誤穿刺などのおそれが効果的に防止され得る。」（段落【０００４】）「そして，本出願人は，かかる針先プロテクタを備えた留置針組立体の更なる改良を検討して，上記特許文献１に記載の留置針組立体よりも，安全性などに優れた本発明を開発し得たのである。」（段落【０００５】）
ウ 発明が解決しようとする課題
「本発明は，上述の事情を背景に為されたものであって，その解決課題は，従来よりも安全性などの向上を図ることのできる，新規な構造の留置針組立体を提供することにある。」（段落【０００７】）
エ 課題を解決するための手段
「以下，このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお，以下に記載の各態様において採用される構成要素は，可能な限り任意の組み合わせで採用可能である。」（段落【０００８】）「本発明の留置針組立体に用いられる針先プロテクタは，以下の態様を含みうる。」（段落【００１２】）
「第６の態様は，前記第４又は第５の態様に係る留置針用針先プロテクタにおいて，前記拡開部が，互いに直交する小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状とされており，該大径部の周壁で覆われた内部に前記係止部が設けられていると共に，該大径部の周壁において前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられているものである。」（段落【００２３】）
「本態様に従う構造とされた留置針用針先プロテクタによれば，拡開部が角部を備えていない略楕円筒形状とされていることから，拡開部が患者に接触して患者が痛みを感じるおそれが低減され得る。特に，拡開部が小径部を備えていることから，患者への接触量を小さくすることができて，患者が痛みを感じるおそれが一層低減され得る。」（段落【００２４】）「また，単に肉厚の大径部を設けるのではなく，大径部の内部に係止部を設けることで，拡開部の内部スペースを巧く利用することができるとともに，部材内へのエアの混入を効果的に防止することができて，寸法誤差を小さくできるなど製品の品質も向上され得る。」（段落【００２５】）「留置針組立体および留置針用針先プロテクタにおいて，針先の再露出を防止する係止部が周壁の内部に一体的に形成すれば，係止部への意図しない接触などが回避されて，安全性の向上が図られ得る。」（段落【００４０】）
オ 発明を実施するための形態
「以下，本発明の実施形態について，図面を参照しつつ説明する。」（段落【００４２】）
「先ず，図１～４には，本発明の第１の実施形態としての留置針用の針先プロテクタ１０を備える留置針組立体１２が示されている。この留置針組立体１２は，針先１４を有する留置針１６と，当該留置針１６が針軸方向で移動可能に挿通される針先プロテクタ１０を備えており，留置針１６を患者の血管に穿刺して留置することで，留置針組立体１２の基端側に接続されるカヌラなどの外部管路１８を通じて，輸液や採血，血液透析などが施されるようになっている。そして，留置針１６の使用後には，留置針１６を患者の血管から抜去するとともに，針先プロテクタ１０を針先１４側へ移動させることで，留置針１６の針先１４が針先プロテクタ１０により覆われて保護されるようになっている。なお，以下の説明において，先端側または前方とは，留置針１６の針先１４側である図１中の左方を言う一方，基端側または後方とは，留置針１６の穿刺方向後方となる図１中の右方を言う。」（段落【００４３】）
「一方，針先プロテクタ１０は，図５，６に示されるように，全体として針軸方向に延びる略筒形状とされており，例えばポリプロピレンやポリカーボネート，グリコール変性ポリエチレンテレフタレートやＡＢＳ樹脂などのような硬質の合成樹脂により一体成形されている。すなわち，かかる針先プロテクタ１０は，筒状の周壁５８および当該周壁５８の内部を針軸方向に貫通する内孔６０を備えている。」（段落【００５３】）「この針先プロテクタ１０（周壁５８）は，針軸方向で形状が異ならされており，先端側が，断面が略真円環形状とされた円筒状部６２とされているとともに，基端側が，円筒状部６２よりも大径で外周に広がる拡開部としての拡径部６４とされている。すなわち，針先プロテクタ１０の周壁５８が，円筒状部６２の周壁と拡径部６４の周壁とを含んで構成されており，周壁５８の内周面６５が，円筒状部６２の周壁の内周面と拡径部６４の周壁の内周面とを含んで構成されている。」（段落【００５４】）「拡径部６４は，図６にも示されるように，略楕円筒形状とされており，図６中の小径方向である左右方向における外周面の幅寸法に比べて，図６中の大径方向である上下方向における外周面の幅寸法の方が大きくされている。すなわち，拡径部６４を構成する壁部のうち，図６中の左右方向の壁部を構成する部分が小径部６６，６６とされている一方，図６中の上下方向の壁部を構成する部分が大径部６８，６８とされており，これら小径部６６，６６の対向方向と大径部６８，６８の対向方向とが互いに直交している。」（段落【００５５】）
「なお，大径部６８，６８における外周面は，先端側から基端側に向かって外径寸法が次第に大きくされており，円筒状部６２の外周面から大径部６８，６８の外周面にかけては滑らかな湾曲面で接続されている。また，円筒状部６２から大径部６８，６８にかけての肉厚寸法は針軸方向で略一定とされているとともに，小径部６６，６６の肉厚寸法より小さくされている。これにより，拡径部６４の内部には，断面が，図６中の左右方向寸法より図６中の上下方向寸法の方が大きくされた略長円形状とされて，且つ，基端側に向かって図６中の上下方向寸法が次第に大きくなる内部空間７０が，針先プロテクタ１０を貫通する内孔６０の基端側に形成されている。」（段落【００５６】）
「また，大径部６８，６８のそれぞれには，板厚方向で貫通するとともに所定の周方向寸法をもって延びる針ハブ係合部としての貫通窓７２，７２が形成されている。かかる貫通窓７２，７２の周方向寸法は，フック５６，５６の周方向寸法よりも大きくされている。」（段落【００５７】）「かかる内部空間７０内において，周壁５８の内周面６５からは，内部に突出する一対の係止部としての係止片７４，７４が一体的に形成されている。これらの係止片７４，７４は，拡径部６４における大径部６８，６８の内部において，大径部６８，６８に対応する位置，すなわち図６中の上下方向で対向して（周方向で相互に離隔して）設けられている。」（段落【００５８】）
「すなわち，拡径部６４の前端部分において，周壁５８の内周面６５には，所定の寸法Ｃ（図９参照）をもって軸直角方向に広がる環状の段差状面７６が形成されており，当該段差状面７６よりも先端側が基端側よりも大径とされている。要するに，かかる段差状面７６が，前方に向かって外周側に広がっている。なお，段差状面７６における軸直角方向の寸法Ｃは，係止凹部３６の先端側規制面４２における軸直角方向の寸法Ｂよりも小さくされている。そして，段差状面７６よりも基端側において，段差状面７６から周壁５８の基端側に向かって係止片７４，７４が突出形成されている。なお，かかる係止片７４，７４は，段差状面７６から基端側に向かって針軸方向と略平行に延びているとともに，それぞれ周方向に湾曲しており，その突出先端（針軸方向基端）には内周側に屈曲する係止爪７８，７８が形成されている。」（段落【００５９】）
「これらの係止爪７８，７８の内周面はそれぞれ周方向に湾曲しており，当該係止爪７８，７８の内周面における曲率半径は，針ハブ本体２６における小径筒部３２の外径半径と略等しくされている。また，係止爪７８，７８の内周面における径方向での対向面間距離は，小径筒部３２の外径寸法と略等しくされている一方，テーパ状面３４における先端部分の最大外径寸法よりも小さくされている。尤も，係止爪７８，７８の内周面における径方向での対向面間距離は，小径筒部３２の外径寸法よりも僅かに小さくされていてもよいし，僅かに大きくされていてもよい。」（段落【００６０】）
「さらに，係止爪７８，７８の基端側端面（突出先端面）７９，７９は，内周側が所定の寸法Ｄ（図９参照）をもって軸直角方向に広がる垂直面７９ａ，７９ａとされているとともに，外周側が，外周側になるにつれて先端側に傾斜する傾斜面７９ｂ，７９ｂとされている。本実施形態では，垂直面７９ａ，７９ａにおける軸直角方向の寸法Ｄが，係止凹部３６の基端側規制面４０における軸直角方向の寸法Ａと略同じか或いは僅かに大きくされている。これにより，後述するように，係止爪７８，７８が基端側規制面４０に当接して針ユニット２０の先端側への移動（針先プロテクタ１０の針軸方向基端側への移動）が制限される際には，基端側規制面４０の全面が垂直面７９ａ，７９ａに当接することとなり，十分に大きな当接面積が確保され得る。更にまた，垂直面７９ａ，７９ａの外周側に位置する傾斜面７９ｂ，７９ｂが，外周側になるにつれて先端側に傾斜していることから，垂直面７９ａ，７９ａと基端側規制面４０とが傾斜面７９ｂ，７９ｂに干渉されることなく当接することができて，針ユニット２０と針先プロテクタ１０の軸方向における相対移動防止効果がより確実に発揮され得る。」（段落【００６１】）
「また，係止片７４，７４の突出先端（係止爪７８，７８）は，拡径部６４の基端よりも先端側に位置している。すなわち，係止片７４，７４の全体が，拡径部６４の内部空間７０内において，収容状態で設けられている。」（段落【００６２】）
「そして，図７～９に示されるように，針ユニット２０を針先プロテクタ１０に対して後退移動させる（針ユニット２０の針先１４側へ針先プロテクタ１０を前進移動させる）ことにより，留置針１６の針先１４が針先プロテクタ１０で覆われるとともに，係止片７４，７４の係止爪７８，７８が針ハブ本体２６のテーパ状面３４を乗り越えて弾性復帰して，係止凹部３６内に入り込むようになっている。かかる状態では，係止爪７８，７８の特に垂直面７９ａ，７９ａと係止凹部３６の基端側規制面４０とが当接する（係止爪７８，７８が基端側規制面４０に係止される）ことで針ユニット２０の先端側への移動（針先プロテクタ１０の針軸方向基端側への移動）が制限されるようになっている。これにより，留置針１６の針先１４の再露出が阻止されるようになっている。」（段落【００７０】）「上記の如き構造とされた針先プロテクタ１０および留置針組立体１２では，留置針１６の針先１４の再露出を防止する係止片７４，７４が，筒状の周壁５８の内部に，特にその全体が収容されて設けられていることから，意図せず外部から係止片７４，７４に接触することが略不可能とされている。それ故，針先プロテクタ１０による留置針１６の針先１４の保護状態において，意図せず係止片７４，７４と係止凹部３６との係止を解除して留置針１６の針先１４を針先プロテクタ１０から再露出させることが効果的に防止され得る。」（段落【００７６】）
「特に，係止片７４，７４は，針先プロテクタ１０の基端側において拡開された拡径部６４に設けられている。これにより，係止片７４，７４の大きさを十分に確保しつつ，係止片７４，７４間に挿通される針ハブ２２（針ハブ本体２６）も外径寸法が十分に大きなものが採用され得る。更にまた，本実施形態では，拡径部６４が略楕円形状とされており，その外周面が円筒状部６２の外周面から滑らかに連続していることから，拡径部６４などが患者に接触して，患者が痛みを感じるおそれが低減されている。」（段落【００７７】）
「さらに，係止片７４，７４が，かかる略楕円形状の拡径部６４を構成する大径部６８，６８の内側に設けられていることから，大径部６８，６８の内側のスペースを巧く利用することができるとともに，大径部６８，６８が厚肉となることも回避されて，成形時の部材内への気泡の混入などによる寸法誤差の発生や品質精度の低下が抑えられる。また，係止部（係止片７４，７４）は，大径部６８，６８と同じ方向（軸方向の基端側）に延びるように設けられることが好ましい。このように構成することで，拡径部６４を必要以上に大きく設けなくてもよくなり，大径部６８，６８の内側のスペースを巧く利用することができるとともに，大径部６８，６８が厚肉となることも回避されて，成形時の部材内への気泡の混入などによる寸法誤差の発生や品質精度の低下が抑えられる。」（段落【００７８】）「なお，拡径部６４は，基端側に向かって次第に外周側に広がる形状とされていることから，変形量制限部１０２，１０２は，基端側になるにつれて次第に径方向寸法（図１１中の上下方向寸法）が大きくなるようにされており，図１１に示される縦断面では，略直角三角形状となっている。そして，変形量制限部１０２，１０２の内周面は，係止片７４，７４と略平行（即ち，留置針１６の針軸方向と略平行）に広がっている一方，基端面は，留置針１６の針軸方向に対して略直交する方向に広がっている。かかる変形量制限部１０２，１０２の基端面は，係止片７４，７４の針軸方向基端（突出先端）よりも，針軸方向先端側に位置しており，変形量制限部１０２，１０２の全体が，拡径部６４の内部空間７０内に収容されている。」（段落【００８５】）
「特に，本実施形態では，それぞれの変形量制限部１０２，１０２が，拡径部６４の内周面６５から基端側に突出する３つの突部１０４，１０４，１０４から構成されている。これら３つの突部１０４，１０４，１０４は，大径部６８，６８に比べて厚肉とされた小径部６６，６６を構成する壁部間（図１０中の左右方向間）において，周方向で並んで設けられており，相互に離隔して配設されている。」（段落【００８６】）
「さらに，前記実施形態では，針先プロテクタ１０，１００の先端側が円環形断面を有する円筒状部６２とされる一方，基端側が楕円筒状の拡径部６４とされていたが，これらの形状に限定されるものではない。すなわち，針先プロテクタの先端側および基端側の拡開部における断面形状は，それぞれ，円形（楕円，長円，半円などを含む）や多角形状など各種形状が採用され得る。尤も，針先プロテクタの基端側に設けられる拡開部は必須なものではなく，針先プロテクタは，単なるストレートの筒形状であってもよい。」（段落【０１００】）
⑵本件発明の技術的意義
ア 本件発明は，血管に穿刺されて留置される留置針の使用後に当該留置針の針先を保護する留置針用針先プロテクタを備える留置針組立体に関するものである（段落【０００１】）。
イ 本件特許の請求項１記載の発明の構成は，前記第２，２⑴アのとおりであり，本件訂正発明２の構成は，前記第２，２⑵イ(ア)のとおりであり，本件訂正発明３の構成は，前記第２，２⑵イ(イ)のとおりである。
ウ 本件発明の留置針組立体及び留置針用針先プロテクタにおいては，針先の再露出を防止する係止部が周壁の内部に一体的に形成されているので，係止部への意図しない接触などが回避されて，安全性の向上が図られ得るとともに，留置針用針先プロテクタは，拡開部が角部を備えていない略楕円筒形状とされていることから，拡開部が患者に接触して患者が痛みを感じるおそれが低減され得るものであり，特に，拡開部が小径部を備えていることから，患者への接触量を小さくすることができて，患者が痛みを感じるおそれが一層低減され得ることに加え，単に厚肉の大径部を設けるのではなく，大径部の内部に係止部を設けることで，拡開部の内部スペースを巧く利用することができるとともに，部材内へのエアの混入を効果的に防止することができて，寸法誤差を小さくできるなど製品の品質も向上され得るという効果を有する（段落【００２４】，【００２５】及び【００４０】）。
２ 甲６発明について
⑴甲６の記載
甲６には次の記載がある。
ア 技術分野
「本発明は，プロテクタ付き医療用針に関する。」（段落【０００１】）
イ 背景技術
「従来，先端に針管の後端部を支持し，後端に可撓性チューブが接続されるハブと，該ハブを収納可能な筒状のプロテクタとを備えるプロテクタ付き医療用針が知られている（例えば，特許文献１参照）。」（段落【０００２】）
「前記プロテクタ付き医療用針は，針管が血管等に穿刺された後には抜け落ちることがなく，使用後にはプロテクタに収納された針管が再突出して誤穿刺することがないようにすることが望まれる。そこで，前記プロテクタ付き医療用針は，前記針管が前記プロテクタから突出した状態で前記ハブを該プロテクタに解除可能に係止する第１の係止手段と，該針管が該プロテクタに収納された状態で該ハブを該プロテクタに解除不能に係止する第２係止手段とを備えている。」（段落【０００３】）
「前記プロテクタ付き医療用針によれば，前記針管が前記プロテクタから突出した状態で血管等に穿刺されたときには，前記ハブが前記第１の係止手段により前記プロテクタに係止されるので，該針管が血管から抜け落ちることを防止することができる。また，使用後は，前記第１の係止手段による係止を解除し，前記針管を前記プロテクタに収納することができる。」（段落【０００４】）
「さらに，前記プロテクタ付き医療用針によれば，前記針管が前記プロテクタに収納されたときには，前記ハブが前記第２係止手段により前記プロテクタに係止されるので再突出することがなく，誤穿刺を防止することができる。」（段落【０００５】）
ウ 発明が解決しようとする課題
「前記従来のプロテクタ付き医療用針では，前記ハブと前記プロテクタとはいずれも合成樹脂製であり，射出成形により成形される。ところが，各別に成形された前記ハブと前記プロテクタとを組み付けようとすると，前記第１の係止手段又は前記第２係止手段が障害となり，組み付けることができないという問題がある。」（段落【０００７】）
「本発明は，かかる不都合を解消して，各別に成形された前記ハブと前記プロテクタとを容易に組み付けることができるプロテクタ付き医療用針を提供することを目的とする。」（段落【００１０】）
エ 課題を解決するための手段
「かかる目的を達成するために，本発明のプロテクタ付き医療用針は，先端に針管の後端部を支持するハブと，該ハブを摺動させて該針管を収納可能な筒状のプロテクタと，該針管が該プロテクタから突出した状態で該ハブを該プロテクタに解除可能に係止する第１係止手段と，針管が該プロテクタに収納された状態で該ハブを該プロテクタに解除不能に係止する第２係止手段とを備えるプロテクタ付き医療用針において，前記ハブの先端部は，該ハブの軸線と直交する第１の軸線上に設けられ，該ハブの外周面から離間する方向に夫々突出する一対の第１突出部と，該第１突出部より後端側に第１の所定間隔を存して，該ハブの軸線と直交するとともに，該ハブの軸線からみて前記第１の軸線と所定角度で交差する第２の軸線上に設けられ，該ハブの外周面から離間する方向に夫々突出する一対の第２突出部とを有し，該プロテクタの後端部には，該プロテクタの軸線と直交する第３の軸線上に設けられ，該プロテクタの内周面から該プロテクタの軸線に向かって後端側に傾斜しつつ夫々延出し，該プロテクタの軸線から離れる方向に弾性変形自在な一対の突片と，該プロテクタの突片より先端側に前記第１の所定間隔以下の第２の所定間隔を存して該プロテクタの内周面に設けられ，前記プロテクタの軸線からみて前記第３の軸線と前記所定角度で交差する第４の軸線上において互いに対向する一対の側壁部とを有し，該第２係止手段は，前記針管が前記プロテクタに収納されたときに，該プロテクタの前記側壁部の先端側が該ハブの該第１突出部に係止されるとともに，該プロテクタの該突片の後端側が該ハブの該第２突出部に係止されることにより構成され，前記一対の側壁部の間隔は，該ハブの軸線からみた第１の軸線と直交する方向における両突出部の最大幅以上であって，両突出部の一方突端から他方突端までの夫々の距離未満に形成されていることを特徴とする。」（段落【００１１】）
オ 発明を実施するための形態
「次に，添付の図面を参照しながら本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。」（段落【００２９】）
「図１に示すように，本実施形態のプロテクタ付き医療用針１は，前端が鋭利な針管２を支持するハブ３と，ハブ３が組み付けられる筒状のプロテクタ４と，プロテクタ４に外嵌された一対の翼状部材５とを備える。」（段落【００３０】）
「プロテクタ４はポリプロピレン樹脂等の射出成形により形成されて針管２を収容可能とされており，翼状部材５は塩化ビニル樹脂等の軟質樹脂の射出成形により形成されている。」（段落【００３１】）
「図２Ａに示すように，ハブ３は，後端に可撓性チューブ６が接続されるハブ基部７と，該ハブ基部７の先端から先端方向に延びる円筒状の小円筒部７１とからなる。この小円筒部７１の先端に，針管２の後端部が支持される。」（段落【００３２】）
「ハブ３は，例えばアクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂（ＡＢＳ樹脂）等の合成樹脂の射出成形により形成されている。」（段落【００３３】）
「図２Ｂ及び図２Ｃに示すように，小円筒部７１は，先端側に針管２が挿入されて支持される針管支持部７２ａを備え，また，ハブ基部７は，後端側に可撓性チューブ６が接続される接続管部７２ｂを備えている。この針管支持部７２ａと接続管部７２ｂとは，中間に設けられた空洞部７２ｃを介して相互に連通している。」（段落【００３４】）
「ハブ基部７の後端部には，図２Ａ及び図２Ｃに示すように，小円筒部７１の中心軸に対して対称となるように，１対の腕部７３，７３が設けられている。腕部７３，７３は，ハブ基部７との間に間隔を存して，小円筒部７１の長さ方向に沿って設けられている。腕部７３の先端部には頸部７３ａを介して鉤部７３ｂが設けられており，鉤部７３ｂの先端には小円筒部７１に近接する側を鋭利とする傾斜面７３ｃが先端側から後端側に向けて形成されている。」（段落【００３５】）
「ハブ基部７は，前述のようにＡＢＳ樹脂からなるので，腕部７３，７３は矢示方向に押圧されることにより，小円筒部７１方向に弾性的に変形することができる。また，腕部７３，７３は押圧が解除されると，それ自体の弾性力により原状に復帰することができる。」（段落【００３６】）「図２Ａ乃至図２Ｃに示すように，小円筒部７１の先端部の外周面上には，第１突出部７４と第２突出部７５とが設けられている。第１突出部７４は，小円筒部７１の先端に設けられ，第２突出部７５は，第１突出部７４より後端側に，第１突出部７４との間に第１の所定間隔を存して設けられている。」（段落【００３７】）
「第１突出部７４は，先端側から見たときに，腕部７３，７３を結ぶ線と直交する線（本発明の第１の軸線に相当）に沿って突出している。また，第２突出部７５は，先端側から見たときに，腕部７３，７３を結ぶ線（本発明の第２の軸線に相当）に沿って突出している。」（段落【００３８】）「第１突出部７４は，先端部にスロープ７４ａを備え，上下（図２Ａ参照）対称に１対設けられている。スロープ７４ａは，先端から後端に向けて徐々に高さが高くなるよう形成されている。また，第２突出部７５は，後端部にスロープ７５ａを備え，左右（図２Ａ参照）対称に１対設けられている。スロープ７５ａは，先端から後端に向けて徐々に高さが低くなるよう形成されている。」（段落【００３９】）
「また，小円筒部７１の外周面上には，軸線に沿って，第１突出部７４からハブ基部７まで全長に亘って条部７６が設けられている。」（段落【００４０】）
「なお，以下では，一方の第１突出部７４の突端部から，他方の第１突出部７４の突端部までの距離を「高さ」といい，各第１突出部７４の高さ方向及び小円筒部７１の軸線の両方と直交する方向の最大幅を単に『幅』という。なお，この定義は，第２突出部７５についても同様とする。」（段落【００４１】）
「なお，本実施形態では，突出部７４，７５は，小円筒部７１の先端部の外周面上に各一対ずつ設けられているが，各一個ずつであってもよい。また，第１突出部７４と第２突出部７５とは，位相が９０度ずれて突出しているが，本発明はこれに限られることなく，第１突出部７４と第２突出部７５との突出方向が平行（０度，１８０度）でなければ，他の角度であってもよい。」（段落【００４２】）
「図３Ａ乃至図３Ｃに示すように，プロテクタ４は，筒状の大円筒部４１の後端部に平面視（図３Ｂ参照）において，先端側から後端側に次第に拡幅する拡幅部４２を備える。大円筒部４１の内部空間は，小円筒部７１（突出部７４，７５を含む）が摺動可能とされている。」（段落【００４３】）「拡幅部４２の後端部には，腕部７３，７３が挿入される挿入部４２ａ，４２ａを備えている。挿入部４２ａは，側方に窓部４２ｂを備えており，挿入部４２ａに挿入された腕部７３の鉤部７３ｂが窓部４２ｂに係止されるようになっている。即ち，ハブ基部７の腕部７３，鉤部７３ｂと，プロテクタ４の挿入部４２ａ，窓部４２ｂとにより第１係止手段が構成される。」（段落【００４４】）
「また，図３Ａ乃至図３Ｃに示すように，プロテクタ４の後端部には，突片４３，４３と側壁部４４，４４とが設けられている。」（段落【００４５】）
「図３Ａ及び図３Ｂに示すように，突片４３，４３は，プロテクタ４の軸線に向かって傾斜しつつ後端側に延びる板状部材である。突片４３，４３は，大円筒部４１の後端部から連続して，左右（図３Ａ参照）対称に一対設けられている。なお，この左右方向が，本発明におけるプロテクタ４の軸線と直交する第３の軸線に相当する。」（段落【００４６】）「また，突片４３は，プロテクタ４の軸線から外側に凸状に湾曲されている。一対の突片４３，４３の突端間は，第２突出部７５，７５の高さ以下の距離に形成されている。なお，本実施形態では，一対の突片４３，４３の突端間の距離は，小円筒部７１の直径と実質的に等しい長さに形成されている。」（段落【００４７】）
「プロテクタ４は，前述のようにポリプロピレン樹脂からなるので，突片４３は，大円筒部４１の軸線から離れる方向（図３Ａの左右方向）に弾性的に変形することができる。」（段落【００４８】）
「側壁部４４は，図３Ａ及び図３Ｂに示すように，突片４３より先端側に第２の所定間隔を存して設けられている。この第２の所定間隔（側壁部４４の先端から突片４３の後端の距離）は，本実施形態においては，前記第１の所定間隔（第１突出部の後端から第２突出部の先端との距離）と実質的に一致しているが，これに限られず，前記第１の所定間隔以下の長さであればよい。」（段落【００４９】）
「側壁部４４は，図３ｃに示すように，大円筒部４１の内周面より内側において，水平方向に延びる平坦な板状部材である。側壁部４４は，突片４３の上下方向に一対設けられている。この上下方向が，本発明におけるプロテクタの軸線からみて前記第３の軸線と所定角度で交差する第４の軸線に相当する。」（段落【００５０】）
「一対の側壁部４４，４４の距離は，突出部７４，７５の幅以上であって，突出部７４，７５の高さ以下に形成されている。なお，本実施形態では，一対の側壁部４４，４４の距離は，小円筒部７１の直径と実質的に等しい長さに形成されている。」（段落【００５１】）
「また，各側壁部４４は，一対の板バネ部材４４ａ，４４ａからなる。各板バネ部材４４ａは，大円筒部４１の内周面から，水平方向に沿って中心方向に夫々延びている。また，板バネ部材４４ａと大円筒部４１（拡幅部４２）との内周面との間にはスペースが設けられており，プロテクタ４は，前述のようにポリプロピレン樹脂からなるので，板バネ部材４４ａは，大円筒部４１の外方（図３Ａの上下方向）に弾性的に変形することができる。また，各側壁部４４を構成する一対の板バネ部材４４ａ，４４ａの突端は，所定の間隔を存することでスリット４４ｂを夫々形成している。」（段落【００５２】）
「なお，本実施形態においては，スリット４４ｂは，一対の板バネ部材４４ａによって形成されているが，本発明はこれに限られるものではなく，側壁部４４に溝部を設けることで形成することもできる。」（段落【００５３】）
「次に，図４及び図５を参照して，プロテクタ付き医療用針１において，針管２を血管等から抜去した後，プロテクタ４に収納する際の作動について説明する。」（段落【００５４】）
「針管２が血管等に穿刺されるときには，図４Ａに示すように，ハブ基部７の腕部７３の先端に設けられた鉤部７３ｂがプロテクタ４の窓部４２ｂに係止されることにより，針管２がプロテクタ４から突出した状態とされている。」（段落【００５５】）
「そこで，針管２を血管等から抜去した後には，腕部７３を矢示する方向に押圧し，腕部７３を小円筒部７１方向に弾性的に変形させることにより，鉤部７３ｂと窓部４２ｂとの係止を解除する。」（段落【００５６】）「そして，図４Ｂに示すように，腕部７３を小円筒部７１方向に変形させたまま，ハブ３を後退させる。これにより，針管２は大円筒部４１内に引き込まれていく。このとき，図７Ｃに示すように，小円筒部７１の条部７６は，スリット４４ｂにより案内されるので，円滑に後退することができる。」（段落【００５７】）
「そして，ハブ３を後退させていくと，図５Ａに示すように，第２突出部７５，７５が突片４３，４３に当接する。突片４３は，前述のように弾性的に変形可能なので，第２突出部７５のスロープ７５ａに案内されて大円筒部４１の軸線から離れる方向（図５Ａの上下方向）に変形する。」（段落【００５８】）
「その後，さらにハブ３を後退させて，図示を省略した針管２を大円筒部４１内に収納すると，図５Ｂに示すように，突片４３，４３は第２突出部７５，７５を乗り越え，それ自体の弾性力により原状に復帰して，第１突出部７４と第２突出部７５と間の間隙に嵌合される。これにより，平面視（図５Ｂ参照）において，突片４３，４３の後端は，第２突出部７５，７５の先端により係止される。」（段落【００５９】）
「このとき，前述のとおり側壁部４４の先端から突片４３の後端の距離（第２の所定距離）は，第１突出部の後端から第２突出部の先端との距離（第１の所定間隔）と実質的に一致しているので，同時に側面視（図５Ｃ参照）において，側壁部４４の先端は第１突出部７４，７４の後端より係止される。」（段落【００６０】）
「つまり，プロテクタ４の突片４３及び側壁部４４が，ハブ３の突出部７４，７５によって挟持される。なお，本実施形態においては，ハブ３の突出部７４，７５と，プロテクタ４の突片４３及び側壁部４４とにより本発明の第２係止手段が構成される。」（段落【００６１】）
「この結果，突片４３及び側壁部４４と突出部７４，７５との係止は，突片４３を外方に変形させない限り解除不能であるので，大円筒部４１内に収納された針管２は再突出することがなく，誤穿刺を防止することができる。」（段落【００６２】）
カ
【図１】
【図３】
⑵甲６発明の認定
前記⑴の甲６の記載からすると，甲６発明は，本件審決が認定したとおり（前記第２，３⑷ア(イ)）であるものと認められる。
３ 相違点２に関する判断の誤り（取消事由）の有無について
⑴特許法２９条の２所定の「発明」と「同一であるとき」の意義特許法２９条の２所定の「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては，対比すべき複数の発明間において，その構成やこれにより奏せられる効果が全て合致するということは通常考えられないことであるから，後願に係る発明（後願発明）が，先願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明（先願発明）とは異なる新しい技術に係り，新たな効果を奏するものであるか否かという見地から判断されるべきであって，両発明に差異があっても，その差異が，新しい技術に係るものではなく，単なる課題解決のための具体化における設計上の微差であり，新たな効果を奏するものでなければ，両発明は技術的思想の創作として実質的に同一であるといえるから，上記「同一であるとき」に当たるというべきである。そして，上記の判断に当たっては，当業者の有する技術常識を参酌することができるというべきである。
⑵これを本件についてみるに，相違点２における本件訂正発明と甲６発明との差異は，小径部の外周面に関し，本件訂正発明２は凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされているのに対し，甲６発明はそのように構成されているか不明な点であるところ，この点に関して原告は，本件訂正発明において小径部の外周面に設けられた凹部は，周知技術又は技術常識として知られていた肉盗みにかかる技術を小径部に適用した構成であり，小径部の肉厚寸法を小さくしてエアの混入などを防止するという作用効果を有するものであって，本件明細書に接した当業者もそのように理解するのに対し，甲６には小径部が厚肉であることやエアの混入を防止することなどに関する記載はなく，凹部の記載もないから，本件訂正発明と甲６発明は実質的に相違すると主張する。しかしながら，以下のとおり，相違点２は，実質的な相違点とは認められず，これと同旨の本件審決の判断に誤りはないものというべきである。確かに，樹脂成形において，肉厚寸法を小さくしてエアの混入を防止する技術（肉盗み）は，本件優先日当時に周知技術又は技術常識と認められるところ，本件訂正発明の凹部が肉盗みの凹部を排除しているとはいえないとしても，本件訂正発明においては小径部の肉厚寸法について具体的な記載はないし，当該小径部の肉厚は，外周面の形状だけでなく，拡開部の内部空間（段落【００５６】は実施例の内部空間について触れている。）の形状によっても左右されるものであるところ，本件訂正発明において拡開部の内部空間の形状は特定されていないから，小径部の肉厚寸法がどの程度かは不明である。また，凹部を設ける前の小径部が既に肉盗みの技術を用いた結果の形状である可能性もあるから，本件訂正発明の小径部が肉盗みの技術を必要とするものであるかどうかは当業者にとって不明であるというべきである。さらに，肉盗みの技術が，部材へのエアの混入を防止する必要がない場合にまで用いられるものでないことは明らかであるところ，仮に本件訂正発明の針先プロテクタが樹脂製であるとしても，本件訂正発明の小径部が肉盗みの技術を必要とするものであるかどうかは不明である上に，肉盗みの技術をどこに適用するのかについては種々の選択があり得るから，当該小径部に設けられた凹部が肉盗みの技術であることが当業者にとって明らかであるとはいえない。そして，仮に当業者が「凹部を設ける前」の小径部の形状を想起することができるとしても，本件訂正発明の小径部の凹部における肉厚寸法は，そのような「凹部を設ける前」のものとの関係で相対的な肉厚寸法が定められ，凹部を設けた場合は凹部を設けない場合よりも肉厚寸法が小さくなるということが示されているのみであり，上記小径部の「凹部」は，その形状，大きさ，深さ等に特段の指定のない「凹形状」であって，そのような「凹部」は，小径部の肉厚寸法を小さくしてエアの混入などを防止するという作用，効果を奏するための「肉盗み」の凹部であるとは限らず，デザイン上の凹部や落とし込みのための凹部を排除するものではないというべきである。したがって，本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するとは認められない。
以上のように，本件訂正発明において小径部の外周面に設けられた凹部は，原告が主張するような肉盗みのための凹部と断定できるものではなく，その形状，大きさ，深さ等は何ら特定されず，何らかの作用効果を奏するものとは認められず，他方，甲６においては，凹部の記載も小径部が厚肉であることやエアの混入を防止することなどに関する記載はないものの，逆に小径部の外周面に凹部を設けることを排除する記載や示唆もないこと，上記のとおり，本件優先日当時，肉盗みにかかる技術は周知技術又は技術常識として知られていたことからすると，小径部の外周面の凹部の有無は，新しい技術に係るものではなく，単なる課題解決のための具体化における設計上の微差若しくは技術的に意味がない単なる外形上の微差であるというほかないから，本件訂正発明と甲６発明は実質的に同一であるというべきである。
４ 原告の主張に対する判断
⑴本件訂正発明の留置針組立体は樹脂製品であることに関して（原告の主張⑵ア関係）
本件訂正発明において，針先プロテクタが樹脂製であることは特定されていない。確かに，原告が主張するように，本件明細書の【課題を解決するための手段】の項に，「部材内へのエアの混入を効果的に防止することができて」（段落【００２５】）という樹脂製品を前提とする記載があり，実施例の説明に，部材が樹脂製である旨の記載や，樹脂製であることを前提とする記載は存在する（段落【００４７】，【００５３】，【００６３】，【００７８】，【００８２】）。しかし，樹脂以外の部材で本件訂正発明を構成することができないと記載されているわけではないし，本件訂正発明の形状構造が樹脂以外の部材により製造不可能とは認められないから，本件訂正発明の針先プロテクタが樹脂製に限定されると解すべき理由はない。原告は，留置針組立体の針以外の部分が樹脂製であることは技術常識である旨主張するが，それを示す証拠はなく，本件訂正発明の針先プロテクタが樹脂製でなければならないことを裏付ける証拠もない。また，原告は，特許庁も，審査段階において，原告が本件明細書の段落【００７８】に記載された効果を「本願発明に特有の有利な効果」であると主張したのに対し，「樹脂製とは限らない」などの反論を一切することなく本件特許の登録を認めていると主張するが，特許発明の内容は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきものであり，特許出願の審査過程において審査官がその特許発明をどのように理解していたかによって左右されるものではないから，原告の上記主張により，本件訂正発明の針先プロテクタが樹脂製に限られるということはできない。
⑵本件訂正発明において「凹部を設ける前」の小径部の形状及び肉厚について（原告の主張⑶関係）
ア 「凹部を設ける前」の小径部の形状に関して（原告の主張⑶ア関係）
(ア) 本件訂正発明は，拡開部及び小径部の外周面の形状について次のような構成を備えるものである（次の構成は，本件訂正発明２及び３がいずれも備えるものである。）。
「前記針先プロテクタは，
針軸方向に延びる円筒状部を有し，
前記円筒状部の基端側には，前記係止片と，前記円筒状部より大径で前記係止片よりも外周側にあり，小径部と大径部とを備えた拡開部とが設けられ，
前記大径部の周壁に，前記針ハブが係合されて前記留置針の針先が突出状態に保持される針ハブ係合部が設けられ，・・・
前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」。本件訂正発明は物の発明であるところ，本件明細書には，小径部の外周面に凹部を設けない針先プロテクタを一旦形成し，その後に凹部を形成するといった工程については記載も示唆もされていないから，上記の「前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」という記載は，小径部の外周面に凹部を設ける製造工程により発明を特定するものではなく，既に凹部を設けた小径部の形状により発明を特定するものであると解すべきである。そして，「凹部」としては，何に対して凹部なのかを相対的に比較する対象がなければ凹部であること自体を認識することはできないから，本件訂正発明における凹部についての上記記載は，針先プロテクタの小径部の外周面に既に凹部が設けられていることを特定することに伴って，反射的に，小径部の外周面に凹部を設ける前の形状を比較対象として示しているものと解することができる。
(イ) 本件明細書には，課題を解決する手段の項に，拡開部の形状について，「第６の態様は，前記第４又は第５の態様に係る留置針用針先プロテクタにおいて，前記拡開部が，互いに直交する小径部と大径部とを備えた略楕円筒形状とされており，・・・」（段落【００２３】），「本態様に従う構造とされた留置針用針先プロテクタによれば，拡開部が角部を備えていない略楕円筒形状とされていることから，拡開部が患者に接触して患者が痛みを感じるおそれが低減され得る。特に，拡開部が小径部を備えていることから，患者への接触量を小さくすることができて，患者が痛みを感じるおそれが一層低減され得る。」（段落【００２４】）との記載があり，実施例の項に，「この針先プロテクタ１０（周壁５８）は，針軸方向で形状が異ならされており，先端側が，断面が略真円環形状とされた円筒状部６２とされているとともに，基端側が，円筒状部６２よりも大径で外周に広がる拡開部としての拡径部６４とされている。」（段落【００５４】）の記載がある。また，本件図５においては，符号６４が示す拡開部が立体形状を有するものであることが示され，本件図６は拡開部を基端側から見た場合には略楕円形状であることを示しているといえる。そして，本件明細書には，小径部と大径部とを備えた形状として，略楕円筒形状以外の形状を含むものであることを説明または示唆する記載はない。
そうすると，拡開部の外周面の形状は，「拡開部が小径部と大径部とを備えるとともに角部を備えていない略楕円筒形状」とされていること，「先端側から基端側に向かって外径寸法が次第に大きく」されていることを前提とした形状であることが理解できる。
(ウ) 前記(ア)のとおり，本件訂正発明の拡開部の外周面の凹部についての記載は，拡開部の凹部の形状を特定するものであって，最初に凹部が設けられていない拡開部を作成してから凹部を設けるといった拡開部の製造工程を特定するものではなく，本件訂正発明の拡開部は，既に凹部が設けられた小径部を備えるものとしてその形状が特定されているものである。そして，当該凹部が設けられる前の拡開部の外周面の形状を考えた場合に，拡開部の外周面が前記(イ)のとおり角部を備えていない略楕円筒形状を前提としていることからすれば，当業者であれば，既に設けられている凹部を埋めて，その埋めた分だけ肉厚寸法が大きくなった立体形状として，角部を備えていない略楕円筒形状を想起することができ，これと大きく異なる形状が想起されるとすべき事情は認められない。
(エ) 本件訂正発明の拡開部は，「大径」と「小径」を備えるものである。被告は，甲４０（「実用日本語表現辞典」）に，「大径」の意味として，「さしわたしが大きいこと。特に車輪などにおいて直径が大きいこと。対義語は『小径』。」と記載されており，「さしわたし」には，「直径」という意味もあるが，それとは別に「一方の端から他方の端までの長さ。」という意味もある（乙３「日本国語大辞典第二版第六巻」，乙４「広辞苑第六版」）ことから，「大径」，「小径」の語は，楕円に限って使用されるものではなく，一方の端から他方の端までの長さに大小のある図形一般について使用される用語といえるとし，「大径部」，「小径部」との文言のみから拡開部が略楕円筒形状であると一義的に解釈できるものではないと主張する。
しかし，本件訂正発明においては，大径部と小径部を備えるということにより，針先プロテクタの拡開部の形状が示されている。そして，「さしわたし」という語のみを取り上げた場合に，「直径」の他に，「一方の端から他方の端までの長さ。」という意味があるとしても，円及び球以外の図形・形状においては，すべて，一方の端から他方の端までの長さに大小があるともいえるから，「大径」と「小径」があるということにより，一方の端から他方の端までの長さに大小があるということを表したのみであるならば，それは，円又は球でないというのみであって，それによっては形状を特定する意味はほとんどないことになり，そのような解釈は自然であるとはいい難い。「さしわたし」という語に「直径」という意味があり，「大径」という語に，「直径が大きいこと」という意味もある（甲４０）ことからすると，本件訂正発明における「大径」，「小径」とは，直径が大きいこと，直径が小さいことを意味すると解するのが自然である。「直径」は「円・楕円・双曲線で，中心を通り両端がその曲線状にある線分」（甲４１「デジタル大辞泉」）であり，物の形状を表現する上で，「大径」と「小径」は，直径を有する形状（楕円等）の存在を前提としていると解される。また，本件明細書の段落【００５４】には，「この針先プロテクタ１０（周壁５８）は，針軸方向で形状が異ならされており，先端側が，断面が略真円環形状とされた円筒状部６２とされているとともに，基端側が，円筒状部６２よりも大径で外周に広がる拡開部としての拡径部６４とされている。」と記載されていることから，拡開部の断面形状は，円筒状部の断面形状である略真円環形状とは異なるものであると理解される。そうすると，「大径」及び「小径」を有し，真円形ではない拡開部の形状として，本件明細書の段落【０１００】の「すなわち，針先プロテクタの先端側および基端側の拡開部における断面形状は，それぞれ，円形（楕円，長円，半円などを含む）や多角形状など各種形状が採用され得る。」という記載に例示された楕円及び長円を略楕円筒形状と表現することは自然なことであると認められる。上記のとおり，「大径」と「小径」は，直径を有する形状（楕円等）の存在を前提としていると解されることからすると，「大径」と「小径」を有する拡開部の形状が，角部を有する多角形の形状であると解するのは不自然であるから，段落【０１００】の記載があることを考慮しても，当業者は，本件訂正発明の小径部の「凹部を設ける前」の形状が，略楕円筒形状ではない多角形等の多様な形状をとり得るものと理解するとはいえない。そうすると，拡開部の小径部の「凹部を設ける前」の形状に関し当業者は，角部を備えていない略楕円筒形状を想起することができ（前記(ウ)），そうではない多角形等の多様な形状をとり得るものと理解するとはいえない。したがって，本件審決が，「相違点２に係る本件訂正発明の構成について，『凹部を設ける前』のものがどのような形状構造のものであるのかが明かでない」として，その形状を何ら理解できないとも解し得る表現を用いている点は必ずしも適切であるとはいえない。
もっとも，上記のとおり，拡開部の小径部の「凹部を設ける前」の形状として，角部を備えていない略楕円筒形状を想起することができるとしても，前記３のとおり，小径部の凹部を肉盗みと解することはできず，本件審決の結論に誤りがあるということはできないから，本件審決の上記説示部分が適切でないということは，本件審決の結論が誤りであるか否かという結論の判断に影響を与えるものではない。
イ 「凹部を設ける前」の小径部の肉厚に関して（原告の主張⑶イ関係）
(ア) 本件明細書の段落【００５６】及び【００８６】，本件図５及び６について（原告の主張⑶イ(ア)関係）
原告は，本件明細書の段落【００５６】及び【００８６】，本件図５及び６に基づいて，小径部が厚肉であると主張する。
しかし，本件図６に示されているのは，拡開部の基端部側の，大径部に針ハブ係合部が設けられた部分の肉厚であり，段落【００５６】の「円筒状部６２から大径部６８，６８にかけての肉厚寸法は針軸方向で略一定とされているとともに，小径部６６，６６の肉厚寸法より小さくされている」という記載からは，拡径部６４の大径部の肉厚が，円筒状部６２から大径部６８，６８にかけて，本件図６に示された大径部６８，６８の肉厚とおおよそ同じであり，それは，本件図６に示された小径部６６，６６の肉厚寸法よりも小さいことは読み取ることができるが，拡径部６４の小径部の肉厚が，円筒状部６２から小径部６６，６６にかけてどのようになっているのかは明らかではなく，それが，本件図６に示された小径部６６，６６の肉厚と同じであるかどうかは明らかではない。また，原告の上記主張は，実施例に基づくものであるところ，実施例の小径部の肉厚寸法が大きいとしても，本件訂正発明においては，小径部の肉厚寸法が具体的に特定されていないから，本件訂正発明の小径部の肉厚寸法が必ず大きいとはいえない。
(イ) 小径部が厚肉となりやすいことについて（原告の主張⑶イ(イ)関係）また，原告は，拡開部の小径部が厚肉になりやすいと主張するが，その主張を裏付ける証拠はなく，さらに，甲５の図４によって，その図に示された小径部の肉厚が厚いことは理解できるとしても，それによって，本件発明の拡開部の小径部が厚肉になりやすいと認めることはできない。
(ウ) 実施例の記載の参酌について（原告の主張⑶イ(ウ)関係）本件訂正発明の意味内容を理解するために本件明細書の段落【００２３】，【００２４】及び【００５６】の記載を参照することができるとしても，それらの段落の記載から，拡開部の小径部の肉厚が厚いことが分かるとはいえない。
(エ) 拡開部の断面形状と内部空間を相似形とすることについて（原告の主張⑶イ(エ)関係）
原告は，本件明細書の段落【００５５】，【００５６】及び【００７８】の記載から，拡開部は相当程度厚肉になることが理解でき，本件訂正発明においては，大径部の内側に係止片を設けることで大径部の厚肉を回避し，小径部の外周面に凹部を設けることで小径部の厚肉を回避していることを当業者は理解すると主張する。しかし，段落【００７８】の記載から，本件発明において，大径部の内側に係止片を設けることで大径部の厚肉を回避することが理解できたとしても，本件発明を実施することによって必然的に拡開部が小径部を含めて相当程度厚肉になることが理解できるとはいえないし，小径部の外周面に凹部を設けることで小径部の厚肉を回避していることを当業者が理解するとは認められない。小径部の外周面に凹部を設けることにより，結果として小径部の肉厚が減少されることは理解できるとしても，小径部に凹部を設ける目的が小径部の厚肉を回避することにあることまでを認めることはできない。原告は，拡開部の内部空間を本件図６における拡開部の断面形状と相似形の略楕円形状にすれば，内部に円筒状の針ハブを挿入したときに空間ができてしまって針ハブががたついてしまうから，本件訂正発明においてそのような構成は採用できないと主張する。しかし，針ハブ本体２６の外周面と周壁５８の内周面６５や，針ハブと針先プロテクタとの各種係合部分，係止部分等とを適切に設計することで，小径部を厚肉にしなくても，がたつき防止は十分可能である。本件明細書書の段落【００５９】には，「なお，かかる係止片７４，７４は，段差状面７６から基端側に向かって針軸方向と略平行に延びているとともに，それぞれ周方向に湾曲しており，その突出先端（針軸方向基端）には内周側に屈曲する係止爪７８，７８が形成されている。」と記載され，段落【００６０】には，「これらの係止爪７８，７８の内周面はそれぞれ周方向に湾曲しており，当該係止爪７８，７８の内周面における曲率半径は，針ハブ本体２６における小径筒部３２の外径半径と略等しくされている。」と記載されていることからすると，係止爪７８，７８の内周面と針ハブ本体２６の小径筒部３２とは，いずれの方向にもがたつきがないようにぴったりとはまり合う関係であるということができ，小径部を厚肉とすることとは関係なく，がたつきの防止を図ることができるものと認められる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
また，原告は，本件明細書の段落【０１００】の記載から，拡開部の断面形状を内部空間と相似形の略長円形状とすることに想到するとはいえないと主張するが，段落【０１００】の記載は，拡開部の断面形状を特定の形状に制限するものではないし，拡開部の内部形状を何ら制限するものではないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(オ) 小径部の肉厚の技術的意味について（原告の主張⑶イ(オ)関係）前記(ア)ないし(エ)によれば，原告主張のように小径部が厚肉であるということはできず，小径部の凹部は肉盗みのためのものとはいえない。⑶本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するか否かについて（原告の主張⑷関係）
ア 本件訂正発明の凹部に関する当業者の理解
前記３のとおり，本件明細書に接した当業者は，本件訂正発明の凹部が肉盗みの技術を適用したものであると理解するとは認められない。
イ 原告の主張の検討
(ア) 周知技術又は技術常識の参酌に関して（原告の主張⑷ア関係）肉盗みが本件優先日当時既に周知技術又は技術常識であったとしても，前記３のとおり，本件訂正発明の凹部は，肉盗みのためのものに限定されるものではない。
(イ) 本件図５に関して（原告の主張⑷イ関係）
後記(オ)のとおり，肉盗みの技術内容に照らし，当業者は，本件図５の凹部を肉盗みの技術を適用したものと理解するとは認められない。
(ウ) 部材内へのエアの混入を防止できる旨の本件明細書の記載（段落【００２５】及び【００７８】）に関して（原告の主張⑷ウ関係）
本件明細書の段落【００２５】及び【００７８】には，大径部が厚肉になることを避けることにより，部材内へのエアの混入を防止できることが記載されているところ，当業者は，それらの記載から，肉厚寸法が小さくなれば，肉厚寸法が大きい場合に比べて，結果として，部材内へのエアの混入を防止できるという効果が奏されることを理解するということはできる。しかし，肉厚が小さい場合，その全てが肉盗みを目的としているということはできず，上記の本件明細書の記載が，本件訂正発明の小径部の凹部が肉盗みのための凹部であるか，デザイン上の凹部であるか又は落とし込みの凹部であるかを区別することに結びつくとする根拠はない。そして，本件明細書には，小径部の凹部が肉盗みの凹部であること，その凹部を設けることによって肉盗みの効果を奏することは記載されていないから，本件訂正発明の凹部がデザイン上の凹部や落とし込みのための凹部であることは排除されない。したがって，本件明細書の段落【００２５】及び【００７８】の記載があるとしても，本件訂正発明の小径部の凹部が肉盗みのための凹部であるとは認められない。
(エ) 小径部の寸法に関して（原告の主張⑷エ関係）
原告は，肉盗みについて詳細な設計事項まで特定する必要はなく，実質的に肉厚寸法が小さくなっているといえないようなわずかな凹みは，肉盗みとしての作用効果を奏する構成とはいえないから，本件訂正発明の「前記小径部の外周面に凹部を設けることにより，前記凹部における前記小径部の肉厚寸法は，前記凹部を設ける前に比べて小さくされている，」という構成には該当しない旨主張する。
しかし，そのようにいえるのは，本件訂正発明について，小径部の凹部が肉盗みのためのものであることが明らかであり，小径部の肉厚について具体的な肉厚寸法を示していない場合にいえることであって，本件訂正発明について，小径部の凹部が肉盗みのための凹部であることは明らかでないから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであり，本件訂正発明に当てはまるとはいえない。
(オ) 厚みを均一にすることに関して（原告の主張⑷オ関係）甲３９には，肉盗みについて，「良い成形品を得るためには，肉厚はできるだけ均一にすることが重要なポイントである．このために不必要な厚肉部分の肉厚を減じる設計変更のことを肉ぬすみという（図１）．」との記載があるとともに，図１においては，凹部を形成する際に直角の凸部を形成していない。また，甲９の３（「【肉厚】量産のための製品設計その２」落合孝明，平成３０年（２０１８年））は，肉盗みの技術を解説したものであり，「また，製品の肉厚はできるかぎり均一がよい。図１の様に肉厚が変化しているような断面も裏側の肉厚を調整し均一にするのが望ましい。あまりにも急激に肉厚を変化させてしまうとひけやボイド，そりといった不具合の原因になるので注意をしなければならない。」，「製品の機能や用途によってなかなか肉厚を均一にできないのも事実である。その様な場合には，急激に肉厚を変化させてしまうのではなく，図２のように緩やかに肉厚を変化させ樹脂の流動性をよくすることで成形不良を回避するとよい。」（２頁）との記載があり，「量産に向けた製品設計のポイント」として「１．肉厚はできる限り均一にする。２．肉厚に変化をもたせる場合にはできる限り緩やかに変化させる」（４頁）との記載がある。そうすると，肉盗みは，良い成形品を得るために肉厚をできるだけ均一にすることを目的とする技術であり，肉厚を均一にできない場合には，急激に肉厚を変化させてしまうのではなく，できるだけ緩やかに肉厚を変化させて樹脂の流動性をよくすることで成形不良を回避する技術であると認められる。本件特許の本件図５の凹部は，小径部の肉厚を均一にせず，凹部の縁において肉厚が急激に変化する段差を形成しているし，肉厚を均一にできない場合にできるだけ緩やかに肉厚を変化させるものでもないから，本件図５に接した当業者が，そこに示された凹部を肉盗みの技術を適用したものであると理解するとはいえない。さらに，甲３９に「不必要な厚肉部分の肉厚を減じる設計変更のことを肉ぬすみという」と記載されているように，肉盗みの目的で凹部を設けるのは，不必要な厚肉部分があることが前提であるところ，前記⑵イで述べたとおり，小径部の肉厚寸法がどの程度かは不明であるから，小径部に肉盗みを必要とする程に不必要に厚い部分があるかどうかは不明であり，そうすると，小径部に対して凹部を設けることが，直ちに肉盗みのためであると解することはできない。また，仮に小径部へのエアの混入を防止するのであれば，小径部全体を均一に薄く形成すれば足りるのであって，あえて小径部に不必要な厚肉部分を設けた上で当該不必要な厚肉部分の肉厚を減じるための凹部を設ける合理的理由は，本件明細書等から見出すことはできない。したがって，本件図５及び本件明細書の記載を踏まえても，本件図５に示された小径部の凹部について，当業者がこれを肉盗みの凹部であると理解するとは認められない。
(カ) 凹部の機能に関して（原告の主張⑷カ関係）
本件明細書の記載に照らして，本件訂正発明の凹部がデザイン上の凹部や落とし込みの凹部であることは排除されておらず，これまで述べたように，当業者が，本件訂正発明の凹部を肉盗みのためのものであると理解するとは認められない。
５ 結論
以上によれば，本件審決の相違点２に関する判断に誤りはなく，本件審決に原告主張の取消事由は認められない。したがって，本件訂正発明２及び３はいずれも甲６発明と「同一」であり，特許法２９条の２の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから，訂正事項１及び２は，特許法１２６条７項の規定に適合せず，これらの訂正事項を含む本件訂正は認められないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告の請求は理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
上田卓哉
裁判官
中平健
（別紙省略）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/91017/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。