令和４年１０月７日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
令和元年(ワ)第１４３２０号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日令和４年７月２０日
判決
原告バイオメットシーブイ
同訴訟代理人弁護士山口健司
石神恒太郎
佐藤信吾
同訴訟復代理人弁護士薄葉健司
同訴訟代理人弁理士伊藤公一
同補佐人弁理士利根勇基
被告株式会社エム・イー・システム
同訴訟代理人弁護士生沼寿彦
同訴訟復代理人弁護士濱田俊亮
同訴訟代理人弁理士北野修平
田中勝也
同補佐人弁理士庄司晃
主文
１ 原告の請求をいずれも棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
１ 被告は、別紙被告製品目録記載１ないし５の各製品を製造し、販売してはならない。
２ 被告は、別紙被告製品目録記載１ないし５の各製品を廃棄せよ。
３ 被告は、原告に対し、●（省略）●円及びこれに対する令和元年６月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
１ 事案の要旨
本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする特許第４９９４８３５号の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者である原告が、別紙被告製品目録記載３及び４の各製品（以下、それぞれ、「被告製品３」、「被告製品４」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４、６及び７に係る各発明の、同目録記載１の製品（以下「被告製品１」という。）が同請求項１１、１３ないし１７に係る各発明の、同目録記載２の製品（以下「被告製品２」という。）が同請求項１１、１３ないし１５に係る各発明の技術的範囲にそれぞれ属するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の直接侵害（均等侵害を含む。）に当たるとともに、被告製品３及び同目録記載５の製品（以下「被告製品５」といい、被告製品１ないし４と併せて「被告各製品」という。）は被告製品１の、被告製品４及び５は被告製品２の専用品にそれぞれ該当するから、被告による当該各製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害（特許法１０１条１号）に当たると主張して、被告に対し、特許法１００条１項及び２項に基づき、被告各製品の製造、販売の差止め及び廃棄を、民法７０９条に基づき、損害金●（省略）●円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年６月２２日から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠（以下、書証番号は、特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1) 当事者
ア 原告は、Zimmer Biomet Holdings, Inc.を最終的な親会社とするジンマー・バイオメットグループに属する会社であり、同グループの知的財産権の一部を管理するオランダ王国の法人である。
イ 被告は、医療機器の設計・開発・製造・販売、輸入販売他を行う株式会社である。
(2) 本件特許（甲１、２）
ア 本件特許の出願及び登録
ハンド・イノベイションズＬＬＣ（Hand Innovations, LLC）（以下「本件出願人」という。）は、平成１６年３月２２日（優先日平成１５年３月２７日、優先権主張国米国）、本件特許に係る特許出願（以下「本件出願」といい、平成２３年６月８日法律第６３号による改正前の特許法１８４条の４第１項の規定によりに特許庁に提出された明細書及び図面の翻訳文を「当初明細書等」という。）をし、平成２４年５月１８日、本件特許権の設定の登録を受けた。
イ 本件特許権の承継
本件特許権について、原告に対し、平成２５年４月９日を受付日とし、特定承継による本権の移転を原因とする特許権移転登録がされた。（3）本件特許の出願経過（乙４）
ア 本件出願の願書に添付された特許請求の範囲には、１から５５までの請求項が記載されていた。
イ 本件出願人は、平成１９年４月１３日、前記アの１から５５までの請求項を、請求項１から１８に変更する旨の補正（以下「第１回補正」という。）を行った。
ウ 本件出願に対し、平成２２年２月２日付けで、第１回補正後の請求項１の発明は、特表２０００－５１２１８６号公報を含む引用文献に開示された周知の事項を寄せ集めたものであり、請求項２ないし１８における限定は、格別顕著な作用効果を奏するものではなく、設計事項にすぎないことを理由として、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知（以下「第１回拒絶理由通知」という。）がされた。
エ 本件出願人は、第１回拒絶理由通知を受けて、平成２２年６月９日付け手続補正書により、第１回補正後の請求項２を削除し、同請求項１に以下のとおり下線部を付加訂正して、同請求項３ないし１８を請求項２ないし１７に繰り上げる補正（以下「第２回補正」という。）をしたが、同年９月１５日、第１回拒絶理由通知の拒絶理由を覆すに足りないとして、拒絶査定（以下「本件拒絶査定」という。）がされた。
「固定プレートにおいて、
細長い近位本体部、および該本体部の一端に位置する遠位頭部を有する、ほぼ剛性のプレート、
を備え、
前記頭部は、前記本体部に対して上方向に角度をなし、
前記頭部は、内部において一定の角度の突起を個々に保持すべく構成される、縦方向にずらして配置された第１の組の孔および第２の組の孔を画定し、各孔は、前記プレートから延びる軸線を画定し、
前記第１の組の孔は、第１の線にほぼ沿って配列され、
前記第２の組の孔は、第２の線にほぼ沿って配列され、
前記第２の線は、前記第１の線に対して前記頭部上で縦方向にずらされ、
前記第２の組の孔は、前記第１の組の孔と比較すると、前記プレートの縦軸に対して遠位側にずらして配置され、
前記第１の組の孔の前記軸線は、前記第２の組の孔の遠位側に突出し、前記プレートが骨に連結されると、前記第１の組の孔の前記軸線が前記第２の組の孔の前記軸線間において、挟み込まれた形で、前記骨内に延びる、固定プレート。」
オ 審判請求及び審尋手続
本件出願人は、平成２３年１月２１日、本件拒絶査定を不服とし、拒絶査定不服審判請求をし、同年８月２４日付けで特許法１３４条４項に基づく審尋が実施された。
上記審尋において、本件出願人は、本件拒絶査定において引用された特表２０００－５１２１８６号公報（第１回拒絶理由通知においては「引用例５」と、本件拒絶査定においては「引用文献５」と、それぞれ呼称される文献）を「引用文献１」として挙げ、引用文献１において、第２回補正後の請求項１に係る発明の構成を開示しているとはいえず、引用文献１に記載された発明によって、同請求項 1 に係る発明の進歩性は否定されない旨を回答した回答書（以下「本件回答書」という。）を提出した。
カ 本件出願人に対し、平成２４年２月２１日、「本願発明の「第１の組の孔」に設けられる突起及び「第２の組の孔」に設けられる突起は軟骨下骨に対する支持をするものと考えられるが、各請求項の記載は、この点を明確に記載しているとは認められない」として、特許法３６条６項２号違反を理由とする拒絶理由通知がされた。
キ 本件出願人は、平成２４年３月１５日付け手続補正書において、第２回補正後の請求項１を以下の下線部のとおり付加する補正（以下「第４回補正」という。）をした。
「手掌手首骨折の固定プレートにおいて、
細長い近位本体部、および該本体部の一端に位置する遠位頭部を有する、ほぼ剛性のプレート、
を備え、
前記頭部は、前記本体部に対して上方向に角度をなし、
前記頭部は、内部において一定の角度の突起を個々に保持すべく構成される、縦方向にずらして配置された第１の組の孔および第２の組の孔を画定し、各孔は、前記プレートから延びる軸線を画定し、
前記第１の組の孔は、第１の線にほぼ沿って配列され、
前記第２の組の孔は、第２の線にほぼ沿って配列され、
前記第２の線は、前記第１の線に対して前記頭部上で縦方向にずらされ、
前記第２の組の孔は、前記第１の組の孔と比較すると、前記プレートの縦軸に対して遠位側にずらして配置され、
前記第１の組の孔の前記軸線は、前記第２の組の孔の遠位側に突出し、前記プレートが遠位橈骨に連結されると、前記第１の組の孔の前記軸線が前記第２の組の孔の前記軸線間を通って、前記遠位橈骨内に延びるように構成され、
前記プレートが遠位橈骨に連結される場合に、前記第１の組の孔の軸線は、背側面側の軟骨下骨の接線方向に延び、前記第２の組の孔の軸線は、手掌側面側の軟骨下骨の接線方向に延びるように構成されている、固定プレート。」
(4) 審決
特許庁は、平成２４年３月２９日、第４回補正後の請求項１に係る発明を含む請求項１ないし１７に係る各発明について、原査定を取り消し、本願の発明は特許すべきものとする旨の審決をした（甲１、乙４）。
（5） 訂正審判
原告は、令和２年７月２９日、本件特許の特許請求の範囲の訂正を求める訂正審判請求をした（甲１７の１）。
特許庁は、令和３年２月１５日、本件特許の特許請求の範囲について、後記(6)アのとおり請求項１を訂正し（甲２１）、これに直接又は間接的に従属する請求項２ないし１７も同様に訂正することを認める旨の審決をし、同審決は確定した（弁論の全趣旨。以下、同訂正審決確定後の明細書を「本件明細書」という。ただし、当初明細書等から補正も訂正もされていないから、これと同一である。）。
(6) 本件特許の特許請求の範囲
前記(5)の訂正後の特許請求の範囲（請求項の数１７）のうち請求項１ないし７、１１、１３ないし１７の記載は、以下のとおりである（以下、同訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番号に従い「本件発明１」、「本件発明２」などといい、これらを併せて「本件各発明」という。甲２）。なお、下線部は前記(5)の訂正審判による訂正箇所である。
ア 請求項１
手掌手首骨折の固定のための固定プレートにおいて、細長い近位本体部、および該本体部の一端に位置する遠位頭部を有する、ほぼ剛性のプレート、を備え、前記頭部は、前記本体部に対して上方向に角度をなし、前記頭部は、内部において一定の角度の突起を個々に保持すべく構成される、縦方向にずらして配置された第１の組の孔および第２の組の孔を画定し、各孔は、前記プレートから延びる軸線を画定し、前記第１の組の孔は、第１の線にほぼ沿って配列され、前記第２の組の孔は、第２の線にほぼ沿って配列され、前記第２の線は、前記第１の線に対して前記頭部上で縦方向にずらされ、前記第２の組の孔は、前記第１の組の孔と比較すると、前記プレートの縦軸に対して遠位側にずらして配置され、前記第１の組の孔の前記軸線は、前記第２の組の孔の遠位側に突出し、前記プレートが遠位橈骨に連結されると、前記第１の組の孔の前記軸線が前記第２の組の孔の前記軸線間を通って、前記遠位橈骨内に延びるように構成され、前記プレートが遠位橈骨に連結される場合に、前記第１の組の孔の軸線は、該第１の組の孔に保持された突起が軟骨下骨を支持するように、背側面側の軟骨下骨の接線方向に延び、前記第２の組の孔の軸線は、該第２の組の孔に保持された突起が軟骨下骨を支持するように、手掌側面側の軟骨下骨の接線方向に延びるように構成されている、固定プレート。
イ 請求項２
請求項１に記載の固定プレートにおいて、前記第１の線、および前記第２の線は、同一直線上になく、前記第１の組の孔の前記軸線は、前記第２の組の孔の一定の角度の軸線の間で延び、かつ該軸線に対して非平行である、固定プレート。
ウ 請求項３
請求項１または２に記載の固定プレートにおいて、前記頭部は、前記第１の線の遠位側にある遠位バットレス部分を含み、前記第２の組の孔は、前記バットレス部分に設けられている、固定プレート。
エ 請求項４
請求項１～３のいずれか１項に記載の固定プレートにおいて、前記バットレス部分は、遠位側で先細りになる、固定プレート。
オ 請求項６
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/91582/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。