令和４年１１月２９日判決言渡
令和３年（行ケ）第１０１６３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和４年７月２１日
判決
原告株式会社東京精密
同訴訟代理人弁護士服部誠
中村閑
柿本祐依
同訴訟代理人弁理士相田義明
山下崇
被告浜松ホトニクス株式会社
同訴訟代理人弁護士設樂隆一
深沢正志
尾関孝彰
松本直樹
大澤恒夫
同訴訟代理人弁理士長谷川芳樹
柴田昌聰
小曳満昭
同訴訟復代理人弁護士河合哲志
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１９－８０００８２号事件について令和３年１１月１８日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
⑴ア被告は、平成１３年９月１３日に出願した特許出願（特願２００１－２７８６６３号、優先日平成１２年９月１３日（以下「本件優先日」という。）。以下「原出願」という。）の一部を分割した特許出願（特願２００４－３１８３２６号）の一部を更に分割した特許出願（特願２００５－２０９０７３号）を分割して、平成１８年３月２日、発明の名称を「レーザ加工装置」とする発明について、新たな特許出願（特願２００６－５６６７１号。以下、「本件出願」という。）をし、同年１０月１３日、特許権の設定登録（特許第３８６７１０８号。請求項の数１。以下、この特許を「本件特許」という。）を受けた（甲３１、３５）。
イ 被告は、平成３０年４月２４日、本件特許の特許請求の範囲の請求項１について訂正することを求める訂正審判（訂正２０１８－３９００７３号）を請求した（甲５４）。
特許庁は、同年７月３日、上記訂正を認める審決（以下「訂正審決」という。甲５４）をし、同月１３日、訂正審決は確定し、同月２０日、その旨の登録がされた（甲３５）。
⑵原告は、令和元年１０月１０日、本件特許について特許無効審判（無効２０１９－８０００８２号）を請求した。
被告は、令和２年９月１６日付けの無効理由通知（以下「本件無効理由通知」という。）を受けた後、令和３年３月１８日付けの審決の予告（以下「本件審決予告」という。甲３４）を受けたため、同年５月２８日付けで、本件特許の特許請求の範囲の請求項１を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした（甲３３）。
特許庁は、同年１１月１８日、本件訂正を認めた上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月２５日、原告に送達された。
⑶原告は、令和３年１２月２３日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２ 特許請求の範囲の記載
本件訂正前（訂正審決による訂正後のもの）
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおりである（以下、請求項１に係る発明を「訂正前発明」という。甲３１）。
【請求項１】
ウェハ状の加工対象物の内部に、切断の起点となる改質領域を形成するレーザ加工装置であって、
前記加工対象物が載置される載置台と、
レーザ光を出射するレーザ光源と、
前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前記改質領域を形成させる集光用レンズと、
レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記加工対象物のレーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に第１移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記加工対象物の切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させた後、レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に第２移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させる機能を有する制御部と、を備え、前記加工対象物はシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装置。⑵本件訂正後
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおりである（以下、請求項１に係る発明を「本件発明」という。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲３３）。
【請求項１】
ウェハ状の加工対象物の内部に、切断の起点となる改質領域を形成するレーザ加工装置であって、
前記加工対象物が載置される載置台と、
レーザ光を出射するレーザ光源と、
前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前記改質領域を形成させる集光用レンズと、
レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記加工対象物のレーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に第１移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記加工対象物の切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させた後、レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に第２移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させる機能を有する制御部と、を備え、前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装置。
３ 本件審決の理由
⑴理由の要旨
本件審決の理由は、別紙審決書（写し）記載のとおりである。その理由の要旨は、本件訂正を認めた上で、本件無効理由通知及び本件審決予告に係る無効理由（甲１５を主引用例とする進歩性の欠如。以下、この無効理由を「職権無効理由」という。）、無効理由１（甲１を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由２（甲２を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由３（甲３を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由４（甲４を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由５（甲５を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由６（甲６を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由７（甲７を主引用例とする進歩性の欠如）、無効理由８（明確性要件違反）、無効理由９（サポート要件違反）及び無効理由１０（実施可能要件違反）は、いずれも理由がないというものである。
本件審決が引用した甲１ないし７、１５は、次のとおりである。甲１特開平１１－１６３４０３号公報
甲２特開昭５０－１３１４５８号公報
甲３特開昭５０－６４８９８号公報
甲４特開平１１－７１１２４号公報
甲５特開平４－１１１８００号公報
甲６特開平１１－１３８８９６号公報
甲７国際公開第００／３２３４９号
甲１５特開平１１－１７７１３７号公報
本件訂正の経緯
本件訂正に至る経緯として、次の事実が認められる（甲３３、３４、弁論の全趣旨）。
ア 本件審決予告は、本件特許は、職権無効理由（甲１５を主引用例とする進歩性の欠如）により、無効とすべきものと判断したものであるところ、「当審無効理由通知で通知した無効理由についての検討」として、次のとおりの甲１５に記載された発明（以下「甲１５発明」という。）を認定した上で、①甲１５発明の「基板２０１の一方の表面に溝部２０３が形成され、他方の表面に島状窒化物半導体２０２が形成された半導体ウエハー２００の基板２０１」又は「基板２０１」は、訂正前発明の「ウェハ上の加工対象物」又は「加工対象物」に相当する、②訂正前発明は、加工対象物が「シリコンウェハ」であるのに対し、甲１５発明は、加工対象物が基板２０１である点で相違（相違点２）するが、甲１５発明において、レーザ光により切断分離される加工対象物としてシリコンウェハを採用することは、当業者にとって選択的事項の範疇である旨判断した。
また、本件審決予告は、「当審無効理由通知で通知に対する被請求人の主張について」として、①訂正前発明では、シリコンウェハである加工対象物について、その表面に溝部があるかないかについて何ら特定がないから、表面に溝部があるシリコンウェハを排除しているわけではない、②被請求人（被告）は、訂正前発明では「シリコンウェハを構成するシリコン基板の表面に切断のための溝部が形成されること」は全く想定されておらず、本件明細書（本件出願の願書に添付した明細書（図面を含む。）。以下同じ。甲３１）に接した当業者は溝部が形成されたシリコンウェハを加工対象物に含むとは理解しないとか、「シリコンウェハ」と言っただけで当業者には「シリコン基板の表面に切断のための溝部が形成されていないシリコンウェハ」を意味すると理解されると主張するが、発明の詳細な説明を記載する際に、全ての実施形態をもれなく記載することが求められているわけではないことを踏まえれば、本件明細書にも訂正前発明に含まれる全ての実施形態が記載されているとはいえないし、甲１５（図２等を参照。）及び甲１（図１等を参照。）のように、その表面に溝部が形成された基板についても切断分離を行うことは従来から知られており、訂正前発明においても、シリコンウェハである加工対象物について、その表面に溝部があるかないかについては何ら特定がないのであるから、訂正前発明が、表面に溝部があるシリコンウェハを排除するものであるとまでいうことはできない旨判断した。
【甲１５発明】
「基板２０１の一方の表面に溝部２０３が形成され、他方の表面に島状窒化物半導体２０２が形成された半導体ウエハー２００の基板２０１の内部に、加工変質部を形成するレーザー加工機であって、
前記基板２０１が載置されるステージと、
レーザー光線を照射するＹＡＧレーザー照射装置と、
前記ステージに載置された前記基板２０１の内部に、前記ＹＡＧレーザー照射装置から照射されたレーザー光線を集光し、そのレーザー光線の焦点の位置で微視的なマイクロ・クラックの集合である前記加工変質部を形成させるレーザーの光学系と、
レーザー光線の焦点が前記基板２０１上の溝部２０３の内部側に位置するように、前記レーザーの光学系を調整し、レーザ光線の焦点が前記基板２０１のブレイク・ライン２０４に沿って移動するように、前記基板２０１の厚さ方向と直交する方向に前記ステージを移動させる制御部と、を備えるレーザー加工機。」
イ 被告は、本件審決予告を受けたため、本件訂正前の請求項１の「前記加工対象物はシリコンウェハである」を「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正することを訂正事項（以下「本件訂正事項」という。）とする本件訂正をした。
職権無効理由関係
本件審決が認定した本件発明と甲１５発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。
（一致点）
「ウェハ状の加工対象物の内部に、改質領域を形成するレーザ加工装置であって、
前記加工対象物が載置される載置台と、
レーザ光を出射するレーザ光源と、
前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源から出射されたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前記改質領域を形成させる集光用レンズと、
レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記集光用レンズを調整し、レーザ光の集光点が前記加工対象物の切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させる機能を有する制御部と、を備える
レーザ加工装置。」である点。
（相違点１）
本件発明は、改質領域が「切断の起点」となるのに対し、甲１５発明は、改質領域に相当する微視的なマイクロ・クラックの集合である加工変質部が、基板２０１上の溝部２０３の内部側に形成されており、当該加工変質部が切断の起点となるものか明らかでない点。
（相違点２）
本件発明は、加工対象物が「シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であるのに対し、甲１５発明は、加工対象物が一方の表面に溝部２０３が形成された基板２０１である点。
（相違点３）
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/91587/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。