令和５年３月８日判決言渡
令和４年（ネ）第１００９９号国内・国際特許を取れなくされた職務発明における相当の対価請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所令和３年（ワ）第２７５３６号）
口頭弁論終結日令和５年２月１日
判決
控訴人Ｘ
同訴訟代理人弁護士角謙一
被控訴人日鉄テクノロジー株式会社
同訴訟代理人弁護士増井和夫
橋口尚幸
齋藤誠二郎
主文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は、控訴人に対し、５００万円及びこれに対する令和３年１１月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要（略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。）
１ 事案の要旨
本件は、株式会社日鐵テクノリサーチ（以下「テクノリサーチ」という。）の従業員であった控訴人が、発明の名称を「船舶の両舷ドラフト差測定装置」とする特許（特許第５８２７７７５号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）に係る発明（以下「本件発明」という。）は、控訴人がテクノリサーチ在職中にした職務発明であり、その特許を受ける権利をテクノリサーチに承継させた旨主張し、テクノリサーチを吸収合併した被控訴人に対し、平成１６年法律第７９号による改正後の特許法３５条（以下、単に「特許法３５条」という。）３項及び５項に基づき、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である５００万円及びこれに対する令和３年１１月３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下「改正前民法」という。）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、被控訴人が本件発明について特許法３５条５項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」を得たものと認められないとして、控訴人の請求を棄却した。
そこで、控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起した。
２ 前提事実
以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴原判決２頁７行目から１５行目までを次のとおり改める。
「ア控訴人は、昭和４３年に八幡製鐵株式会社に入社し、平成９年にテクノリサーチに出向し、平成１６年にテクノリサーチに転籍した後、平成２１年６月３０日に定年退職し、同年７月１日に嘱託社員としてテクノリサーチに再雇用され、平成２２年６月３０日に退職した。
イ 被控訴人は、鉄鋼業等における品質保証に関する業務等を目的とする株式会社である。
被控訴人は、平成２５年４月１日、テクノリサーチを吸収合併し、その権利義務を承継した（乙４）。
(2) 本件発明
控訴人は、平成２０年末頃、本件発明（次のとおりの本件特許に係る発明）をした（甲８）。」
(2) 原判決２頁２３行目の「（弁論の全趣旨）」を「（乙１６）」と、同頁２５行目の「本件発明の登録時の請求項」を「本件特許」と、同頁末行の「（弁論の全趣旨）」を「（甲２３）」と改める。
⑶原判決３頁１行目から２行目までを削り、同頁３行目の「原告は、」を「控訴人は、同年８月５日付けの取消理由通知を受けたため、」と、同行の「本件発明の登録時の」を「特許請求の範囲の」と改め、同頁９行目から４頁３行目までを次のとおり改める。
「特許庁は、同年１１月１６日、上記訂正を認めた上で、本件特許の請求項２、４ないし９に係る特許を維持する、請求項１，３に係る特許についての特許異議の申立てを却下する旨の決定をした（甲２５、弁論の全趣旨）。
ウ 控訴人は、平成３０年１０月頃、日本製鉄による傾斜測定装置の使用又は販売が本件特許権の侵害に当たるなどと主張し、日本製鉄及び被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償の一部として３０００万円及び遅延損害金の連帯支払を求める訴訟（東京地方裁判所平成３０年（ワ）第３３１１８号。以下「前訴」という。）を提起した（乙３の１、弁論の全趣旨）。
前訴の第１審は、令和元年７月１０日、控訴人の請求を棄却する旨の判決（乙３の１）をしたため、控訴人は、これを不服として控訴し（知的財産高等裁判所令和元年（ネ）第１００５５号）、日本製鉄が使用又は販売する傾斜測定装置（被告装置Ａ及びＢ）のうち、被告装置Ａは、本件訂正発明９の技術的範囲に、被告装置Ｂは、本件訂正発明２及び４の技術的範囲に属するなどと主張した（乙３の２）。
前訴の控訴審は、令和２年１２月２日、日本製鉄が本件特許権の設定登録日以降被告装置Ａを使用・販売していた事実を認めることができない、被告装置Ｂは、本件訂正発明２、４の技術的範囲に属するが、本件訂正発明２、４に係る本件特許には、特許法１２３条１項６号に規定する無効理由があり、控訴人は、同法１０４条の３第１項により、本件特許権を行使することができないなどとして、控訴を棄却する旨の判決（乙３の２）をし、その後、同判決は、確定した。」
３ 争点
⑴相当対価請求権の存否（争点１）
⑵相当対価請求権の消滅時効の成否（争点２）
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 争点１（相当対価請求権の存否）について
以下のとおり訂正するほか、原判決５頁８行目から６頁２３行目に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴原判決５頁９行目の「１」を「(1)」と、同行の「に係る」を「の技術的範囲に属する」と改め、同頁１０行目末尾に「（甲１０ないし１２）」を、同頁２３行目の「５００万円」の後に「及びこれに対する令和３年１１月３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金」を加え、同頁２４行目の「２」を「(2)」と改める。
(2) 原判決６頁７行目末尾に行を改めて「被控訴人は、検査会社に対し被告装置を無償貸与しているが、控訴人が主張する態様で被告装置を自ら使用していない。」を加える。
２ 争点２（相当対価請求権の消滅時効の成否）について
（被控訴人の主張）
(1) テクノリサーチは、平成２０年１１月頃、控訴人から、テクノリサーチの「特許等の発明考案規定」（乙１７。以下「本件発明考案規定」という。）に基づき、本件発明についての特許を受ける権利を承継した。
その当時、本件発明考案規定において、特許を受ける権利の承継の対価の支払時期を定めた規定は存在しなかったから、控訴人の相当対価請求権の消滅時効の起算点は、遅くとも同月末である。そうすると、平成３０年１１月末の時点で、控訴人の相当対価請求権の消滅時効が完成した。
(2) 控訴人は、本訴において、前記消滅時効を援用する。
（控訴人の主張）
被控訴人の主張は争う。
第４ 当裁判所の判断
１ 争点１（相当対価請求権の存否）について
以下のとおり訂正するほか、原判決６頁２５行目から８頁１４行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決６頁２５行目の「１」を「(1)」と改める。
(2) 原判決７頁１行目の「３５条」を「３５条５項」と、同頁１３行目の「２(1)」を「(2)ア」と改め、同行の「証拠等（」の後に「甲１０ないし１２、」を加える。
(3) 原判決７頁２２行目の「(2)」を「イ」と改め、同行の「本件全証拠によっても、」の後に「被控訴人が被告装置を自ら使用している事実を認めるに足りる証拠はないのみならず、」を加え、同頁末行の「３」を「(3)」と改める。
(4) 原判決８頁６行目の「とおりである。」の後に「また、被控訴人が被告装置を自ら使用している事実を認めるに足りる証拠はないから、被控訴人にボート料金の削減の利益が生じているものと認めることはできない。」を加える。
(5) 原判決８頁１３行目から１４行目までを次のとおり改める。「(4) 以上によれば、被控訴人が本件発明について特許法３５条５項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」を得たものと認められないから、控訴人は、被控訴人に対し、本件発明に係る相当対価請求権を有するものと認めることはできない。
その他控訴人は、縷々主張するが、いずれも上記認定を左右するものではない。」
２ 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は、理由がない。
したがって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 小川卓逸
裁判官 遠山敦士
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/91849/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。