令和５年１０月５日判決言渡
令和４年（行ケ）第１０１２５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和５年８月１日
判決
原告ザケマーズカンパニーエフシ
ーリミテッドライアビリティ
カンパニー
同訴訟代理人弁護士大野聖二
大野浩之
被告ＡＧＣ株式会社
同訴訟代理人弁護士片山英二
大月雅博
黒田薫
岩間智女
辛川力太
同訴訟代理人弁理士加藤志麻子
主文
１ 特許庁が無効２０２０－８０００８２号事件につい
て令和４年８月１６日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 原告の求めた裁判
主文同旨
第２ 事案の概要
本件は、特許第６５８５２３２号の請求項１から７までに係る発明についての特許を無効とした審決の取消訴訟であり、争点は、特許法１３４条の２において準用する同法１２６条５項に規定する訂正要件違反の有無である。
１ 特許庁における手続の経緯（弁論の全趣旨）
(1) 原告は、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする発明に係る特許（特許第６５８５２３２号。以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は、平成３０年５月２８日に分割出願がされ（原出願日平成２１年５月７日、パリ条約による優先権主張平成２０年５月７日・米国）、令和元年９月１３日に特許権の設定登録（甲５５）がされたものである。
(2) 被告は、令和２年９月１８日、本件特許（請求項の数７）について、無効審判請求をし、特許庁はこれを無効２０２０－８０００８２号事件として審理した。特許庁は、令和３年１０月１３日、審決の予告をし（甲５０）、原告は、令和４年１月１７日、訂正請求書（甲５２。以下、この訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。）を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正することを求めたが、特許庁は、同年８月１６日、本件訂正は認められないとした上で、「特許第６５８５２３２号の請求項１ないし７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。なお、出訴期間として、在外者に対し９０日を附加）をし、その謄本は、同月２６日、原告に送達された。
原告は、同年１２月１５日、本訴を提起した。
２ 発明の要旨
(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１から７までの記載は次のとおりである（以下、「請求項」というときは、特に断らない限り、本件特許の特許請求の範囲の請求項をいう。）。
【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。
【請求項２】
冷媒としての請求項１に記載の組成物の使用。
【請求項３】
空調、冷凍庫、冷蔵庫、ヒートポンプ、水冷器、満液式蒸発冷却器、直接膨張冷却器、遠心分離冷却器、ウォークインクーラー、可動式冷蔵庫、可動式空調ユニットおよびこれらの組み合わせにおける冷媒としての請求項１に記載の組成物の使用。【請求項４】
エアロゾル噴霧剤としての請求項１に記載の組成物の使用。
【請求項５】
発泡剤としての請求項１に記載の組成物の使用。
【請求項６】
熱を熱源からヒートシンクへ伝える組成物を含む請求項１に記載の組成物を用いる方法。
【請求項７】
液体から気体まで相転移し戻る組成物を含むサイクルにおいて冷媒として請求項１に記載の組成物を用いる方法。
(2) 本件訂正の内容
請求項１の「を含む組成物」の記載を「を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項２から７までも同様に訂正する。）。
３ 本件審決の理由の要点
(1) 本件訂正の訂正要件適合性について
ア 本件訂正に係る訂正事項１は、前記２(2)のとおりである。
イ 本件特許に係る願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「本件明細書等」という。）中には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」の全てを含む組成物に関する記載として、表５（【表６】）の温度（℃）が「５００」の欄及び表６（【表７】）の時間が「３」の欄に、それぞれ、これらの成分の含有量（モルパーセント）を示したものが記載されている。これらは、リアクタからの流出物の成分をオンラインＧＣＭＳを用いて分析したものであって、表５（【表６】）はリアクタの温度を変更した際の流出物の成分を示すものであり、表６（【表７】）は、リアクタの温度を５７５℃及び４００℃として、周期的に採取された流出物の成分を示すものである。これら２つのもの以外は、いずれも、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」を同時に全て含むリアクタからの流出物は示されていない。
そうすると、本件明細書等には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」の全てを含む組成物が、その他の多数の組成物と特段区別されることなく一体となって記載されているだけである。
また、本件明細書等には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」を同時に含む組成物については、裏付けをもって実質的に記載されているとは認められない。
本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、訂正前の請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。以下、請求項の数に応じてそれぞれ「本件発明１」、「本件発明２」などといい、本件発明１から本件発明７までを併せて「本件発明」という。）において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く対象」が存在しないとしても、訂正後の請求項１に係る発明（以下「本件訂正発明１」という。）には、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。しかしながら、訂正前の請求項１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はなく、請求項１を引用する請求項２～７においても、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はないし、本件明細書等にも、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載を見いだすことはできず、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」が含まれているかどうかは判然としない。さらに、本件明細書等に記載されたいずれかの反応生成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含有されるものであるという技術常識も存在しない。ましてや、本件明細書等には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載がないのであるから、その含有量については不明としかいうほかない。すなわち、本件発明１が「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」を含むことは想定されていないというべきである。そうすると、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできない。
ウ 以上のとおり、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、新規事項を追加するものに該当し、特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に違反する。
したがって、本件訂正は認められない。
(2) 本件発明の有効性について
ア 甲４（国際公開第２００７／０８６９７２号）には、「ＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＣ－１２３４ｙｆ）（１０％）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（２０％）、ＣＦ３ＣＦＨＣＨ３（４８％）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ（２０％）を含む揮発性物質」（以下「甲４発明」という。）が記載されており、本件発明１は甲４発明である。また、本件発明２から７までは甲４発明であるか、甲４発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。したがって、本件発明は、特許法２９条１項３号の規定に該当するか、同法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり、無効理由３（新規性・進歩性）には理由がある。
イ 付言するに、被告が主張する無効理由１（明確性要件違反）、同２（サポート要件違反）、同４（分割要件違反を前提として、甲１４（国際公開第２００８／０７９２６５号）に基づく新規性・進歩性欠如）及び同５（分割要件違反を前提として、甲１６（特表２０１１－５２００１７号公報）に基づく新規性欠如）はいずれも採用することができない。
第３ 原告の主張する取消事由
本件審決は、次のとおり、本件訂正についての訂正要件適合性に係る判断に誤りがあるところ、この誤りは、無効理由の存否の審理の対象となる発明の要旨認定に帰することとなり、審決の結論に影響を及ぼすから、本件審決は、違法として取り消されるべきである。
１ 本件特許に係る願書に添付された明細書及び図面（以下「本件明細書」という。）には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」の全てを含む組成物が開示されている（本件明細書の【表６】、【表７】）。そして、本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は、本件審決が認定したとおり、明確性要件及びサポート要件を満たすものであり、本件訂正は、サポート要件を満たす請求項１の記載から、本件明細書に記載されていない「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」を除くものにすぎないから、新たな技術的事項を付加するものではない。
２ 本件訂正は、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が権利範囲に含まれることを明示するものではなく、任意の構成要素であった「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」を１重量％以上で含有する組成物を除くことを明確化するものである。
(1) 本件審決は、「本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明１において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。」としたが、この判断は誤りである。
(2) ソルダーレジスト大合議判決（知財高裁平成１８年（行ケ）１０５６３号同２０年５月３０日判決・判タ１２９０号２２４頁）は、「当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても」、「明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。」と判断した。
そして、本件訂正により、本件明細書に一切記載されていない「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」を請求項の範囲から除外することによって、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が権利範囲から除かれることが明確になるだけであるから、本件訂正は、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」を権利範囲に含める訂正ではなく、請求項を限定するものである。本件訂正は、ソルダーレジスト大合議判決の事案と同様に、引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでない。
(3) 本件審決に示されているとおり、「本件発明１が「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」を含むことは想定されていない」ことからすると、本件訂正は、含むことが想定されていない「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」に関して、１重量％以上で含有されることを除外することをクレームにおいて明確化するものにすぎず、第三者に不測の損害が発生する態様で、本件訂正前の発明に関する技術的事項に変更を生じさせるものではない。
(4) 本件訂正は、先行文献（甲４）との重複を回避するための訂正であるが、甲４で示されている範囲よりも広範な範囲で権利範囲から除外するものであり、第三者に不測の損害をもたらすものではなく、何ら問題のないものである。
また、甲４には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が開示されているといえるから、本件訂正は、甲４によって新規性や進歩性が否定される可能性をより下げるためのものであり、仮に被告の主張するように、先願発明と同一である部分を除外する訂正でなければならないものだとしても、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」という範囲で権利範囲を除くことは何ら問題がない。
３ 本件発明１に係る請求項は、いわゆるオープンクレームであり、「Ａ、Ｂ及びＣを含有する組成物。」と記載されるオープンクレームにおいては、「Ａ、Ｂ及びＣ」の他に「α」が含まれる組成物もその権利範囲に入っているところ、「αを〇〇％以上で含む組成物を除く」場合、少なくとも「αを〇〇％以上で含む組成物」が権利範囲から除かれることが明確化され、その権利範囲は狭まるだけである（「αを〇〇％未満で含む組成物」を含むことが明示されるものでもない。）。
第４ 被告の主張
本件訂正は新規事項の追加に当たり許されないものであるから、本件審決には原告の主張する取消事由はない。
１ 本件訂正発明１は、いゆわる「除くクレーム」という消極的表現を用いるものであるが、これを積極的表現に改めると次の要素を組み合わせてなる組成物ということになる。
（ア）ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、
（イ）ＨＦＣ－２５４ｅｂ、
（ウ）ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含み、
（エ）ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含まないか、あるいは、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含む
２ 本件明細書には、本件訂正発明１における前記１（ア）に対して、同（イ）及び（ウ）の化合物を組み合わせる技術的意義については、全く説明がされていない。しかも、同（エ）という要件を組み合わせる点については、本件明細書において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」そのものに関する記載が全くないから、そのような技術的事項についての裏付けを欠くといえる。
そうすると、本件訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものである。
３ 原告は、本件訂正前の特許請求の範囲の記載のみに基づいて、本件訂正が新規事項の追加に該当しないとの主張をしており、判断基準の点において誤っている。ソルダーレジスト大合議判決が示した判断基準は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するか否か」であり、特許請求の範囲の記載のみに基づいて判断することを正当化することはできない。
４ 原告は、本件訂正前の特許請求の範囲が、明確性要件とサポート要件を満たせば、本件訂正が新規事項の追加に該当しなくなるかの如き主張を行っているが、訂正前の特許請求の範囲が明確性要件やサポート要件を満たしていれば、直ちに、訂正が新規事項の追加に該当しなくなるなどということはないから、同主張は誤りである。
５ ソルダーレジスト大合議判決は、いわゆる「除くクレーム」によって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」について、新規事項の追加に該当しない場合があることを判示したものであるが、本件訂正は、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていない。
すなわち、本件発明１と甲４発明が同一である部分は、「ＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＣ－１２３４ｙｆ）（１０％）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（２０％）、ＣＦ３ＣＦＨＣＨ３（４８％）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ（２０％）を含む揮発性物質」であるから、特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正をするのであれば、「ただし、ＨＦＣ－１２３４ｙｆを１０％、ＨＦＣ－２５４ｅｂを２０％、ＨＦＣ－２４５ｃｂを４８％、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを２０％含む組成物を除く」との訂正をすべきである。
本件のように、特許出願に係る発明と同一の発明が存在することを奇貨として、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することができるとすれば、第三者に不測の損害をもたらすこととなる。
第５ 当裁判所の判断
１ 本件発明について
(1) 本件明細書等には、別紙「特許公報」のとおりの記載がある（甲５５）。
(2) 本件発明の概要
前記(1)の記載によると、本件発明は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよびポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にある消火剤として有用な組成物の分野に関するものであり、新たな環境規制によって、冷蔵、空調およびヒートポンプ装置に用いる新たな組成物が必要とされてきたことを背景として、低地球温暖化係数の化合物が特に着目されているところ、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したというものである（【０００１】～【０００３】）。
２ 甲４について
平成１９年８月２日に国際公開された甲４（国際公開第２００７／０８６９７２号）には、次の記載がある（日本語訳は、対応する国内公表公報である甲６（特表２００９－５１４９５１号公報）による。）。
【０００２】
発明の背景
多くのハロカーボン、特に低級ハロカーボンは、発泡体およびその他の多くの形態で、冷媒、噴射剤ガス、消火剤、発泡剤などのさまざまな用途に使用されている。本明細書で使用する用語「ハロカーボン」は、炭素、１つ以上のハロゲン、および任意元素として水素を含む化合物を意味する。本発明で特に問題とするハロカーボンは「Ｃ３ハロカーボン」であり、これは、Ｃ３ヒドロクロロフルオロカーボン、Ｃ３ヒドロフルオロカーボン、およびＣ３ヒドロフルオロオレフィンなどの鎖中に３個の炭素原子を有するハロカーボンである。そのような化合物の例として、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨＣｌ２（ＨＣＦＣ－２２５ｃａ）、ＣＣｌＦ２ＣＦ２ＣＨＣｌＦ（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ２Ｃｌ（ＨＣＦＣ－２３５ｃａ）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（ＨＦＣ－２４５ｃｂ）、ＣＦ３ＣＦＨＣＨ３（ＨＦＣ－２５４ｅｂ）、およびＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）が挙げられる。
【０００９】
発明の要旨
・・本米国出願人らはＨＣＦＣ－２２５ｃａ、特にＨＣＦＣ－２２５ｃａおよびＨＣＦＣ－２２５ｃｂの異性体混合物などのハロカーボン混合物を、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂは含むが、ＨＣＦＣ－２２５ｃａはわずかしか含まないかまったく含まない組成物へ転化する有利な方法および／または手段を見出した。・・
【００１０】
・・特定の好ましい態様において、好ましくは還元を含む転化工程により、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（ＨＦＣ－２４５ｃｂ）などのペンタフッ素化Ｃ３ヒドロフルオロカーボン、およびＨＣＦ２ＣＦ２ＣＨ３などのテトラフッ素化Ｃ３ヒドロフルオロカーボンを含むＣ３ヒドロフルオロカーボンが製造される。特定の好ましい態様において、好ましい転化工程により、たとえばトリフッ素化オレフィンＣＦ３ＣＨ＝ＣＨ２、テトラフッ素化オレフィンＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＣ－１２３４ｙｆ）およびペンタフッ素化オレフィンＣＦ３ＣＦ＝ＣＦＨ（ＨＦＣ１２２５ｙｅ）といったトリフッ素化Ｃ３ヒドロフルオロオレフィン、テトラフッ素化Ｃ３ヒドロフルオロオレフィンおよびペンタフッ素化Ｃ３ヒドロフルオロオレフィンなどのＣ３ヒドロフルオロオレフィンが製造される。・・
【００１２】
したがって本発明の１つの側面は、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、さらに好ましくはＨＣＦＣ－２２５ｃｂとＨＣＦＣ－２２５ｃａとを含む混合物からヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。好ましくは、この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。特定の態様において、この方法は（ａ）１，３－ジクロロ－１，１，２，２，３－ペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ）とヒドロフルオロカーボンではない少なくとも１つの他のハロカーボンとを含むハロカーボン混合物を提供する工程；および（ｂ）該少なくとも１つの他のハロカーボンの少なくとも相当な部分を、少なくとも１つのヒドロフルオロカーボンに転化するのに有効な条件で該混合物を還元剤と接触させる工程を含む。特定の好ましい態様において、他のハロカーボンはＣ３ＨＣＦＣ、好ましくはＨＣＦＣ－２２５ｃｂであり、該１つのヒドロフルオロカーボンは、好ましくは少なくとも１つのＣ３ヒドロフルオロオレフィン、好ましくは少なくとも１つのテトラフルオロプロペン、さらに好ましくはＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）を含む。
【００１３】
本発明の別の側面は、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物中の１つ以上の化合物を選択的に還元する方法に関する。・・・特定の態様において、この方法は、好ましくは（ａ）ＨＣＦＣ－２２５ｃｂとヒドロフルオロカーボンではない少なくとも１つの他のハロカーボンを含むハロカーボン混合物を提供する工程；および（ｂ）大半の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを還元せず、好ましくは約９０重量パーセントを超える該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを還元せずに、該混合物と還元剤とを接触させて、他のハロカーボンの少なくとも一部を還元する工程を含む。
【００１５】
本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。・・・さらに他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ（より好ましくは約４０～約５５重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ）と、約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃａ（より好ましくは約４５～約６０重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃａ）とから成る。
【００２７】
実施例２：
この実施例では、過剰な水素によるＨＣＦＣ－２２５ｃａ／ｃｂ混合物の１２０℃での還元について説明する。
【００２８】
反応を１２０℃で行う以外は、実施例１の反応を繰り返した。コールドトラップ内に回収した揮発性物質（４４ｇ）をＧＣで分析した結果、ＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＣ－１２３４ｙｆ）（１０％）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（２０％）、ＣＦ３ＣＦＨＣＨ３（４８％）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ（２０％）の生成を確認した。ポット残渣のＧＣでは、おもにエタノール溶媒と未反応の２２５ｃｂを確認した。
３ 本件訂正の適否
(1) 本件訂正は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」を「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」に訂正するというものであり（本件訂正による訂正部分に下線を付した。）、本件訂正により、請求項１の記載を引用する請求項２から７までについても訂正をするものである。
(2) 本件訂正は、本件特許に係る特許無効審判の被請求人である原告が、甲４発明による新規性・進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告（甲５０。特許法１６４条の２第１項）を受けて請求したものである（甲５２。同法１３４条の２第１項本文）。
(3) 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ（特許法１３４条の２第９項、１２６条５項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解され、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
(4) 本件についてみると、次のとおり、本件訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」されたものと認められる。
ア(ｱ) 本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含むことは明らかであり、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。(ｲ) 本件明細書等には、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、ＨＣＦＣ－１１３１、ＨＦＣ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ、ＨＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「一実施形態において、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量は、ゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲である。」（【００１２】）との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書等には、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び②ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量がゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲であることが記載されているといえる。
また、本件明細書等の【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているといえる。
イ 前記アの各記載を踏まえると、本件における当初技術的事項の内容は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明１については、追加の化合物として、少なくとも、ＨＦＣ－２５４ｅｂとＨＦＣ－２４５ｃｂが含まれることであると認められる。
他方、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において、ＨＦＣ－２５４ｅｂ及びＨＦＣ－２４５ｃｂ並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの（【表６】表５、【表７】表６）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程においてＨＣＦＣ－２２５ｃｂが副生成物として生じたり、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが不純物として含まれたりするなどして、組成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから、当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明１にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。
ウ そして、本件訂正発明１は「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」というものであって、本件訂正によって、本件発明１から、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が除外されたものであるが、前記イに照らせば、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明１に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから、本件訂正は、本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。
エ 本件審決は、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明１において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解した上、本件では、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。
そこで検討するに、前記イの通り、本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの、前記ア(ｱ)のとおり、本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明１が、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。
オ したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
(5) 被告は、本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。
しかしながら、特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条９項、同法１２６条５項及び６項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、前記(2)のとおり、甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、前記２のとおり、甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。
(6) そして、本件審決は、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであることを理由に訂正を認めず、本件発明に係る本件特許を無効としたものであるが、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないことは前記したとおりである。そうすると、本件審決は同法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の訂正要件の解釈を誤ったものとして、取消しを免れない。
第６ 結論
以上のとおり、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水響
裁判官
浅井憲
裁判官
勝又来未子
別紙「特許公報」（省略）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/92409/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。