令和６年１月１６日判決言渡
令和４年（行ケ）第１００８２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和５年１０月２日
判決
原告ロシュダイアグノスティックス
ゲーエムベーハー
同訴訟代理人弁理士細田芳徳
同細田芳弘
被告アボット・ラボラトリーズ
被告アボットジャパン合同会社
同代表者代表社員セント・ジュード・メディカル・ア
ジアパシフィックホールディングス
合同会社
上記両名訴訟代理人弁護士米山朋宏
上記両名訴訟代理人弁理士小林純子
同丸山智裕
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は、原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１９－８０００９１号事件について令和４年４月１４日にした審決のうち、特許第５９８１９１４号の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３８、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１、７２に係る部分を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
⑴被告は、出願日を平成２３年７月８日とし（以下「本件出願日」という。）、発明の名称を「ＰＩＶＫＡ－ＩＩに関する抗体およびその使用」とする発明について特許出願（特願２０１３－５２１７９８号。優先権主張（米国）：平成２２年７月２６日（以下「本件優先日」という。））をし、平成２８年８月５日、特許権の設定登録（特許第５９８１９１４号。請求項の数７５。以下、この特許を「本件特許」という。）を受けた。（甲２２）
⑵原告は、令和元年１０月２９日、本件特許の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３８、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９及び７１ないし７４につき、無効審判請求をした（無効２０１９－８０００９１号事件。以下「本件無効審判」という。）。⑶特許庁は、当事者双方に対し、令和３年２月１０日付けの審決の予告を通知した（請求項３８は理由なし）。被告らは、令和３年７月１９日付けで特許請求の範囲及び明細書の訂正請求（以下「本件訂正」といい、本件訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。）をした。原告が主張した無効理由にかかる請求項のうち、請求項３８は訂正請求の対象に含まれず、請求項７３及び７４は本件訂正により削除された。（甲３０、乙７）
⑷特許庁は、令和４年４月１４日、本件訂正を認めた上で、「特許第５９８１９１４号の請求項３～５、１３、１５～２２、２５～３１、３３～３８、４０、４５～５３、５５、５７～６９、７１、７２に係る発明についての無効審判請求は、成り立たない。特許第５９８１９１４号の請求項７３及び７４に係る発明についての無効審判請求を却下する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月２２日、原告に送達された（附加期間９０日）。
⑸原告は、令和４年８月１０日、本件審決のうち、本件特許の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３８、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１、７２に係る部分の取消しを求めて本件訴えを提起した（以下、本件特許に係る発明のうち原告が取消しを求める上記各請求項に係る発明を、順に「本件訂正発明３」等といい、併せて「本件各訂正発明」と総称する。ただし、前記⑶のとおり、請求項３８は本件訂正による訂正がされておらず、請求項３８については単に「本件発明３８」という。）。
２ 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、別紙１「訂正特許請求の範囲」記載のとおりである。（甲３０）
３ 本件無効審判で主張された無効理由
原告は、本件無効審判において、次の無効理由を主張した。
⑴無効理由１（新規性欠如）
本件特許の訂正前の請求項３に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である甲４（The Journal of BiologicalChemistry,Vol.263, No.13 (1988)、６２５９～６２６７頁）に記載された発明（以下「甲４発明」という。）であり、特許法２９条１項３号に該当し、特許を受けることができないものであるから、当該発明についての特許は、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものである。
⑵無効理由２（進歩性欠如）
本件特許の訂正前の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３８、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１ないし７４に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である甲４及び甲１(Biochimica et Biophysica Acta1586 (2002)、２８７～２９８頁)、甲５ないし１０の各文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、当該発明は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、当該発明についての特許は、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものである。
⑶無効理由３（拡大先願）
本件特許の訂正前の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３８、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１ないし７４は、本件特許の出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた他の特許出願であるＰＣＴ／ＪＰ２０１１／０６４７２４の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面（甲１１）に記載された発明（以下「甲１１発明」といい、上記出願を「甲１１出願」という。）と同一であり、しかも、本件特許の出願に係る発明の発明者が当該他の特許出願に係る発明の発明者と同一ではなく、また本件特許の出願時の出願人が当該他の特許出願の出願人と同一でもないので、特許法２９条の２の規定により、特許を受けることができないものであり、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものである。
⑷無効理由４（サポート要件違反）
本件特許の訂正前の請求項４５ないし５１及び訂正後の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３７、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１、７２に係る発明についての特許は、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきものである。
⑸無効理由５（実施可能要件違反）
本件特許の訂正前の請求項２２、２５ないし３０、４５ないし５１、７４及び訂正後の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３７、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１、７２に係る発明についての特許は、特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきものである。
⑹無効理由６（明確性要件違反）
本件特許の訂正前の請求項２９、４５ないし５１及び訂正後の請求項３ないし５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３７、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１、７２に係る発明についての特許は、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきものである。
４ 本件審決の理由等
⑴本件審決の理由は、別紙２審決書（写し）記載のとおりであり、原告の主張に対する判断の要旨は次のとおりである。なお、本件審決は、次のアからカの順に判断している。
ア 無効理由６（明確性要件違反）について
訂正後の請求項３の「ＰＩＶＫＡ－ＩＩを特異的に認識して結合する」については、プロトロンビン誘導ビタミンＫアンタゴニストＩＩ（ＰＩＶＫＡ－ＩＩ）における６位及び／又は７位のＧｌｕ（脱カルボキシル化されたグルタミン酸残基）が、プロトロンビンの６位及び７位のＧｌａ（カルボキシル化されたグルタミン酸残基）とは異なる特異的な構造部位であるといえるから、本件訂正発明３の「結合性タンパク質」が、当該特異的な構造部位により「ＰＩＶＫＡ－ＩＩを特異的に認識して結合する」ものであることが理解できる。したがって、訂正後の請求項３が不明確であるとはいえない。
本件訂正後の請求項４、５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３７、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１及び７２は、いずれも、訂正後の請求項３を直接又は間接的に引用するか、それと同様の「ＰＩＶＫＡ－ＩＩを特異的に認識して結合する、単離された結合性タンパク質」を発明特定事項とするものを含むから、訂正後の請求項３と同様、明確性要件を満たすものである。
イ 無効理由４（サポート要件違反）について
本件各訂正発明（原告がサポート要件違反を主張していない本件発明３８を除く。）は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得るから、特許法３６条６項１号に規定される要件（サポート要件）を満たす。
ウ 無効理由５（実施可能要件違反）について
本件明細書等の記載からすると、当業者であれば、本件訂正発明３の「結合性タンパク質」を、過度の試行錯誤を要することなく製造し、使用することが可能である。
本件訂正後の請求項４、５、１３、１５ないし２２、２５ないし３１、３３ないし３７、４０、４５ないし５３、５５、５７ないし６９、７１及び７２は、いずれも、訂正後の請求項３を直接又は間接的に引用するか、それと同様の「ＰＩＶＫＡ－ＩＩを特異的に認識して結合する、単離された結合性タンパク質」を発明特定事項とするものを含むところ、上記のとおり、本件明細書等には、「ＰＩＶＫＡ－ＩＩを特異的に認識して結合する、単離された結合性タンパク質」について当業者が実施できる程度の記載がされているから、同様に、実施可能要件を満たす。
エ 無効理由１（新規性欠如）について
本件訂正発明３は、甲４と同一であるとは認められない。
オ 無効理由２（進歩性欠如）について
本件訂正発明３は、甲４発明に、甲１、甲５ないし１０に記載された事項を組み合わせても当業者が容易に発明することができたものとはいえない。
本件発明３８は、甲４発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。
その余の本件各訂正発明も、本件訂正発明３と同様の理由により、甲４発明に甲１、甲５ないし１０に記載された事項を組み合わせ、又は、甲１に記載された発明（以下「甲１－１発明」という。）に甲４ないし１０に記載された事項を組み合わせても当業者が容易に発明することができたものとはいえない。
カ 無効理由３（先願発明との同一性）について
本件各訂正発明は、甲１１発明と同一ではない。
⑵本件審決は、上記判断をするに当たり、甲４発明、甲１－１発明及び甲１１発明の各内容並びに本件各訂正発明と上記各発明との各一致点及び各相違点を、次のとおり認定した。
ア 甲４発明
(ｱ) 本件審決は、甲４には以下の二つの発明が記載されていると認定した（以下、ａの発明を「甲４－１発明」、ｂの発明を「甲４－２発明」という。）。
ａ 甲４－１発明
「精製したヒトプロテインＣをマウスに注射することによって生産されたマウスモノクローナル抗体Ｈ－１１。」
ｂ 甲４－２発明
「マウスモノクローナル抗体Ｈ－１１を発現するハイブリドーマ細胞系統を生成する方法であって、ＢＡＬＢ／ｃマウスを、精製したヒトプロテインＣで免疫化し、４、８、１２週に追加免疫を行い、最後の追加免疫の６週後にプロテインＣ抗体の力価を測定する、免疫化ステップ、前記マウスの脾臓から細胞を収集し、精製するステップ、ハイブリドーマを生成するために、前記脾臓細胞をミエローマと融合するステップ、ならびにプロテインＣに結合する抗体を発現するハイブリドーマ細胞系統を選択するステップを含む、マウスモノクローナル抗体Ｈ－１１を発現するハイブリドーマ細胞系統を生成する方法。」(ｲ) 本件審決が認定した、本件訂正発明３と甲４－１発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/92709/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。