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地裁判決一部認容

東京地判 令和5年2月15日

平成30年(ワ)第28931号 特許権侵害差止請求事件

AI 要約AI

特許法102条2項の適用は、侵害者が侵害行為により受けた利益と同質の利益を特許権者が獲得し得る関係が類型的にない場合には基礎を欠くとし、SD装置を販売せず部品であるSDエンジンのみを販売する原告について適用を否定した事例

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この判例について AI に質問

裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和5年2月15日 (2023-02-15)
事件番号
平成30年(ワ)第28931号
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判の種類・結果
判決 一部認容
判例集等
—
分野
民事・知的財産・特許権・民事訴訟

AI 要約AI

要旨

  • 特許法102条2項の適用は、侵害者が侵害行為により受けた利益と同質の利益を特許権者が獲得し得る関係が類型的にない場合には基礎を欠くとし、SD装置を販売せず部品であるSDエンジンのみを販売する原告について適用を否定した事例
  • 特許法102条1項の「侵害行為がなければ販売することができた物」は、侵害行為によって販売数量に影響を受ける特許権者の製品であれば足り、侵害品と競合関係にある製品をいうとし、SDエンジンを販売する原告への適用を認めた事例
  • 特許法102条3項の実施料相当額は、実際の実施許諾契約の実施料率や特許発明自体の価値等を総合考慮して定めるべきであり、本件では売上高の5%相当額と認めた事例
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 原告はレーザ加工装置等の製造販売会社、被告は精密機械等の製造販売会社であり、原告は被告によるレーザ加工装置(対象製品)の製造販売が本件特許権(特許第4509578号、レーザ加工方法及びレーザ加工装置)を侵害すると主張した。
  • 原告は、被告に対し、差止め・廃棄に加え、主位的に不法行為による損害賠償として24億円(うち21億円は平成30年11月1日から、うち3億円は令和2年2月1日から年5分の遅延損害金)、予備的に不当利得返還として20億円を請求した。
  • 被告は、平成28年3月から平成30年8月まで、被告エンジンBを搭載した対象製品1⑵Bを海外法人(サムスン社等)に販売し、その後、被告エンジンAを搭載した対象製品1⑴、1⑵Aを販売した。
  • 被告は本件特許の無効審判を請求したが不成立となり、原告は別件訴訟(特許権侵害)も提起していた。本件では、対象製品1⑴、1⑵A、2の技術的範囲属否、無効理由、許諾の有無、損害額等が争われた。

争点

  • 被告が対象製品2を製造、販売等したか否か
  • 対象製品1⑵Bが本件各発明の技術的範囲に属するか否か
  • 対象製品1⑴、1⑵A及び2が本件各発明の技術的範囲に属するか否か
  • 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か(サポート要件、明確性要件、実施可能要件)
  • 原告が被告に対し対象製品1⑵Bの製造等につき許諾を与えたか否か
  • 被告が各対象製品を製造等するおそれがあるか否か
  • 廃棄の必要があるか否か
  • 原告の受けた損害又は損失及び額
  • 原告に過失があるか、また、これを考慮して損害賠償額を定めるべきか否か

判断

  • 争点①:被告は展示会で「ML200EX」のパネルを展示したが、対象製品2が現実に存在し製造販売した事実を認めるに足りないとして、被告による製造販売を否定した。
  • 争点②:対象製品1⑵Bについて、「改質領域」は多光子吸収によるものに限定されず、構成要件2Bの「主面に向かう方向」等は加工対象物に対して垂直・水平方向を意味するにとどまると解した。その上で、対象製品1⑵BはAF固定の状態でレーザ加工を行い、切断予定ラインの一端部(加工開始時にレンズを保持した状態で所定の深さで改質領域が形成される部分)で改質領域を形成し、制御手段も出荷前に国内で完成しているとして、本件各発明の技術的範囲に属すると判断した。
  • 争点③:対象製品1⑴、1⑵Aについて、「初期位置にレンズを保持する」とはレンズを実質的に固定することを意味すると解した。低追従制御は現実の主面の高さに応じて制御指令値を算出し対物レンズを変位させるものであり、実質的に固定しているとはいえない。また、光量基準と走査開始待機位置からのレーザ照射を設定しても、面取り部分では所望の深さに加工領域が形成されないから、切断予定ラインの一端部で改質領域を形成するとは認められず、構成要件1G、1H、2Aを充足しないとして、技術的範囲に属さないと判断した。
  • 争点④:無効理由1について、改質領域が多光子吸収によるものに限定されないこと、加工対象物の端部に改質領域を形成することを必須としないこと、切断予定ラインの一端部の終端を検知することを要件としないことは、いずれも本件明細書の記載に基づくものであり、サポート要件違反はないとした。無効理由2(明確性要件違反)、無効理由3(実施可能要件違反)もいずれも理由がないとして、本件特許は無効にされるべきものとは認められないと判断した。
  • 争点⑤:10月8日打合せで被告が主張する内容の本件許諾(被告エンジンを搭載したSD装置の製造販売全般)がされたとは認められないが、試作機1台の製造、提供及びこれに対応する販売機の製造、販売の限度で本件各発明の実施を許諾したと認められ、別紙対象製品1⑵B売上一覧記載番号1の製造、販売については許諾があったと判断した。
  • 争点⑥⑦:被告は対象製品1⑵Bの受注を停止し、被告エンジンAに交換する改造を行い、さらに令和3年12月に対象製品1⑴、1⑵Aの製造販売も終了したことから、被告が対象製品1⑵Bを製造等するおそれがあるとは認められず、差止請求及び廃棄請求は認められないと判断した。
  • 争点⑧:特許法102条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益と同質の利益を特許権者が獲得し得る関係が類型的にない場合には適用の基礎を欠くところ、原告はSD装置を販売しておらず、被告の利益と同質の利益を得られたとは認められないとして適用を否定した。特許法102条1項は、原告エンジンはSD装置に必要なものであり販売数量に影響を受けるから適用の基礎があるとしたが、本件各発明の特徴部分の顧客吸引力は小さく、事実上の推定は8割5分覆滅されるとした。特許法102条3項については、実際の実施許諾契約の実施料率(本件業務提携契約では●%、第三者との契約では●%)や本件各発明の価値(ステルスダイシング自体の技術ではなく代替技術も存在)等を総合考慮し、実施料相当額は対象製品1⑵Bの売上高の5%相当額と認め、弁護士費用を加えて損害額を1億3116万1399円と認定した。
  • 争点⑨:原告が10月8日打合せで被告に対し試作機1台の製造等の限度で許諾したにすぎず、被告が主張する内容の許諾が明確な文言で確認されたとはいえず、被告の誤信について原告に過失があったとは認められないとして、過失相殺を否定した。

判旨(本文から引用)

  • 特許法102条2項は、上記のとおり、特許権者の立証の困難の軽減を図って、侵害者が侵害行為によって受けた利益の額を特許権者の受けた損害の額と推定するものであり、これが推定である以上、この推定は、侵害者による特許権侵害行為がなかった場合に、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益やそれと同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係があることを前提としているといえる。
  • 特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」は、当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

結論

  • 被告は、原告に対し、1億3116万1399円及びこれに対する平成30年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  • 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
  • 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
  • この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

AI が本文から作成した要約です。引用の際は本文をご確認ください。

令和5年2月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官

平成30年(ワ)第28931号特許権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日令和4年10月5日

判決

原告浜松ホトニクス株式会社

同訴訟代理人弁護士設樂隆一

尾関孝彰

寺下雄介

松本直樹

大澤恒夫

深沢正志

同訴訟復代理人弁護士河合哲志

同訴訟代理人弁理士長谷川芳樹

柴田昌聰

同補佐人弁理士小曳満昭

今村玲英子

被告株式会社東京精密

同訴訟代理人弁護士半場秀

筬島裕斗志

前田直哉

三縄隆

松村啓

服部誠

中村閑

同訴訟復代理人弁護士柿本祐依

同補佐人弁理士相田義明

山下崇

主文

1 被告は、原告に対し、1億3116万1399円及びこれに対する平成30年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求等

1 請求等

⑴被告は、別紙対象製品目録記載の各製品(以下「各対象製品」という。)を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し若しくは輸出し、又は、譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。

⑵被告は、各対象製品を廃棄せよ。

⑶被告は、原告に対し、24億円及びうち21億円に対する平成30年11月1日から、うち3億円に対する令和2年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

⑷仮執行宣言

2 答弁

⑴原告の各請求をいずれも棄却する。

⑵仮執行免脱宣言

第2 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、

①被告による各対象製品の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申出は、原告の有する特許第4509578号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害する等と主張して、本件特許権による差止請求権(特許法100条1項)に基づき、各対象製品の製造、譲渡等の差止めを、廃棄等請求権(同条2項)に基づき、各対象製品の廃棄を求めるとともに、

②被告による各対象製品の製造、譲渡等により、原告は本件特許権を侵害され損害を被り、又は、被告は法律上の原因なく原告の損失において利得したと主張して、㋐主位的に、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき、24億円及びうち21億円に対する不法行為より後の日である平成30年11月1日から、うち3億円に対する同令和2年2月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、㋑予備的に、不当利得返還請求権(民法703条)に基づき、20億円及びうち17億5000万円に対する不当利得より後の日である平成30年11月1日から、うち2億5000万円に対する同令和2年2月1日から支払済みまで上記同様の年5分の割合による利息(民法704条)の支払を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証拠は文末に括弧で付記した。なお、書証は特記しない限り枝番を全て含む。以下同じ。)

⑴当事者

原告は、電磁波機器、通信機器、医療機器等の研究、試作、製造及び販売等を目的とする株式会社である。

被告は、精密機械、工作機械及び各種専用機の製造修理及び販売等を目的とする株式会社である。

(本項につき、弁論の全趣旨)

⑵本件特許権

原告は、以下の本件特許権を有する。(争いがない事実)

登録番号特許第4509578号

出願日平成16年1月9日

登録日平成22年5月14日

発明の名称レーザ加工方法及びレーザ加工装置

⑶特許請求の範囲の記載

本件特許権に係る特許(以下「本件特許」という。また、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項8、11の記載は次のとおりである。(甲1、2)

【請求項8】第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対

象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工装置であって、

前記第1のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレ

ンズと、

前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に

沿って移動させる移動手段と、

前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手

段と、

前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する

制御手段と、

を備え、

前記制御手段は前記集光点が前記加工対象物内部の所定の

位置に合う状態となる初期位置に前記レンズを保持するよ

うに前記保持手段を制御し、

当該位置に前記レンズを保持した状態で前記第一のレーザ

光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象物と前記

レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前

記移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部におい

て改質領域を形成し、

前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成され

た後に、前記制御手段は前記レンズを前記初期位置に保持

した状態を解除して前記レンズと前記主面との間隔を調整

しながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レン

ズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動さ

せるように前記移動手段を制御して改質領域を形成する、

レーザ加工装置。

【請求項11】前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手段は前記レンズを前記初期位置に保持し

た状態を解除して前記レンズと前記主面との間隔を調整し

ながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズ

と前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させ

るように前記移動手段を制御して改質領域を形成し、

更に、前記制御手段は前記レンズを前記主面に向かう方向

に駆動させずに保持するように前記保持手段を制御すると

共に、前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って

相対的に移動させるように前記移動手段を制御する、請求

項8~10のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

請求項8に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項11に係る発明(「本件発明2」といい、本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。)は次のとおり分説できる(以下、符号に応じて「構成要件1A」などという。)。

ア 本件発明1

1A第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対

象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工装置であって、

1B前記第1のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、

1C前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動させる移動手段と、

1D前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、

1E前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、を備え、

1F前記制御手段は前記集光点が前記加工対象物内部の所定の位置に合う状態となる初期位置に前記レンズを保持するよう

に前記保持手段を制御し、

1G当該位置に前記レンズを保持した状態で前記第一のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象物と前記レ

ンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記

移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部において

改質領域を形成し、

1H前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手段は前記レンズを前記初期位置に保持し

た状態を解除して前記レンズと前記主面との間隔を調整し

ながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズ

と前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させ

るように前記移動手段を制御して改質領域を形成する、

1Iレーザ加工装置。

イ 本件発明2

2A前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手段は前記レンズを前記初期位置に保持し

た状態を解除して前記レンズと前記主面との間隔を調整し

ながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズ

と前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させ

るように前記移動手段を制御して改質領域を形成し、

2B更に、前記制御手段は前記レンズを前記主面に向かう方向に駆動させずに保持するように前記保持手段を制御すると共

に、前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相

対的に移動させるように前記移動手段を制御する、

2C請求項8~10のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

⑷事実経過

ア ダイシングとは、半導体基板(半導体ウェハ)を切断してチップに分割することをいう。

原告は、一定の条件でレーザ光をウェハ内部に集光してウェハ内部において加工層を形成し、その後ウェハに引っ張り応力を加え、ウェハ表面に形成される集積回路に損傷を与えずに加工層を起点としてウェハを分割することを、ステルスダイシング(Stealth Dicing)と呼んでいた。(甲3、弁論の全趣旨)

イ 原告及び被告は、●(省略)●(甲5、6、乙1、弁論の全趣旨)原告及び被告は、本件業務提携契約に基づき、原告が製造したSDエンジン(以下「原告エンジン」ということがある。)を被告に販売するなどの取引を行った。原告エンジンを用いて被告が製造、販売したSD装置には、原告の許諾の下、原告の商号、「SDE」、「 Stealth DicingEngine inside!」との文字等が記載されている「SDEプレート」(以下「本件プレート」という。)が貼付されていた。(甲12、弁論の全趣旨)なお、原告は、被告のほか、株式会社ディスコ(以下「ディスコ社」という。)にも原告エンジンを販売していた。(弁論の全趣旨)

ウ 原告及び被告は、平成26年10月8日、打合せ(以下「10月8日打合せ」という。)を行った。

被告は、平成27年頃から、独自に開発したSDエンジン(NS900、以下「被告エンジンB」という。)を搭載したSD装置である別紙対象製品目録記載1⑵Bの製品(以下「対象製品1⑵B」という。)を製造し、海外の法人に販売するようになった。

その後、原告が被告に上記の製造、販売の中止を求めたことがあったが、被告はこれを中止しなかった。

一方、原告は、平成28年9月まで被告に原告エンジンを販売していたところ、被告は、これを用いてSD装置(型番:ML300PlusⅢ、ML300PlusV、ML200PlusⅢ及びML200PlusV)を製造、販売していた。

本件業務提携契約は、●(省略)●に終了し、被告は、対象製品1⑵Bの受注を中止した。

被告は、平成28年3月から平成30年8月まで、別紙対象製品1⑵B売上一覧記載のとおり、いずれも海外の法人である三星電子株式会社(以下「サムスン社」という。)、テキサスインスツルメント(以下「TI社」という。)、SKハイニックス株式会社(以下「SKハイニックス社」という。)、STATSチップPAC、シングネティクスに対し、合計●(省略)●台の対象製品1⑵Bを販売した。

(争いがない事実のほか、乙18~20、弁論の全趣旨)

エ 被告は、平成29年12月14日に開催された展示会において、「ML300EXSeries/ML200EX」と題し、「ML300EX」、「ML300EXFH」及び「ML300EXFHWH」について「300mmウエーハに対応したレーザーダイシングマシン。適応するアプリケーションに応じてローダ仕様を選択可能。」などと、「ML200EX」について「200mmウエーハに対応したレーザーダイシングマシン」などと記載し、「ML200EX」との銘板が貼付されたSD装置の写真を掲載したパネルを展示した。(甲10、弁論の全趣旨)

オ 被告は、被告エンジンBとは別にSDエンジン(以下「被告エンジンA」という。)を開発し、本件業務提携契約終了後、これを搭載したSD装置である別紙対象製品目録記載1⑴及び1⑵Aの製品(以下、順に「対象製品1⑴」、「対象製品1⑵A」といい、対象製品1⑴、1⑵A及び1⑵Bを併せて「対象製品1」という。)の販売の申出を開始し、その後、これらを販売するようになった。(争いがない事実のほか、弁論の全趣旨)被告は、平成30年3月以降、少なくとも合計●(省略)●台の対象製品1⑴及び1⑵Aを製造し、譲渡し、輸出し、譲渡の申出をした。また、被告は、販売済みの対象製品1⑵Bについて、順次、搭載されている被告エンジンBを被告エンジンAに交換する改造を行った。被告は、令和3年12月をもって、対象製品1⑴及び1⑵Aの製造、販売等を終了した。

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/92821/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。