平成１６年（ワ）第７２３９号損害賠償請求事件
口頭弁論終結の日平成１７年７月４日
判決
原告グンゼ株式会社
訴訟代理人弁護士松本司
同山形康郎
同緒方雅子
被告日本写真印刷株式会社
訴訟代理人弁護士岡田春夫
同辻淳子
同森博之
同中西淳
同長谷川裕
補佐人弁理士植木久一
同菅河忠志
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
被告は、原告に対し、１０億円及びこれに対する平成１５年１２月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
本件は、原告が「タッチスイッチ及びタッチスイッチ付ディスプレイ」に関する実用新案権を有していたところ、被告による製品の製造販売が前記実用新案権の侵害にあたると主張して、損害賠償を請求した事案である。
１ 前提となる事実（証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。その余は争いがない事実である。）
(1)ア原告は、下記の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項１に記載された考案を以下「本件考案」と、その明細書を以下「本件明細書」という。）の実用新案権者であった（甲１、２）。
考案の名称タッチスイッチ及びタッチスイッチ付ディスプレ
イ
出願日昭和６３年１２月６日
出願番号実願昭６３－１５８０７１号
公開日平成２年６月１９日
公開番号実開平２－７９５３０号
出願公告日平成８年１月２９日
出願公告番号実公平８－２８９６号
登録日平成９年７月１１日
登録番号第２１４８７１０号
権利移転登録日平成１２年３月２２日
権利存続期間満了日平成１５年１２月６日
実用新案登録請求の範囲の請求項１は、別紙実用新案公報（甲２）の該当欄記載のとおり
イ 本件考案の構成要件は、次のとおり分説される。
Ａ２枚の透明電極付基板を電極面が相対向するように５～２００μｍ程度の間隔を置いて設置したタッチスイッチにおいて、
Ｂ少なくとも一方の透明電極付基板の電極側の表面に、
Ｃ①その高さが基板間隔よりも小さく、
② 基板の凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）が０．５～５０μｍとされている微細な凹凸を形成してなる
Ｄことを特徴とするタッチスイッチ
(2) 被告は、遅くとも平成１２年８月１日から、パーム社製モバイル端末「Ｐａｌｍｍ１００」用タッチスイッチを、遅くとも平成１４年３月１日から、同社製モバイル端末「Ｐａｌｍｍ１３０」用タッチスイッチ（これらを合わせて以下「被告物件」という。）を、それぞれ製造、販売している。
被告物件は、いずれも、少なくとも、本件考案の構成要件Ａ、Ｂ、Ｃ①及びＤをいずれも充足する。
２ 争点
(1) 被告物件は、本件考案の構成要件Ｃ②を充足するか
〔原告の主張〕
ア 本件考案における平均粗さ（Ｒｚ）は、その実用新案登録出願当時の規格であった１９８２年制定の「ＪＩＳＢ０６０１」の規格（以下「１９８２年ＪＩＳ規格」という。甲７）にいう十点平均粗さ（Ｒｚ）を意味するところ、上記規格では、「十点平均粗さは、まず基準長さを指定した上で求める。表面粗さの表示や指示を行う場合、その都度これを指定するのが不便であるので、特に指定する必要がない限り、この表〔判決注・同規格の表５〕の値を用いる。」とし、十点平均粗さの範囲が０．８μｍ以下の場合は基準長さとして０．２５ｍｍを、十点平均粗さの範囲が０．８μｍを超え６．３μｍ以下の場合は基準長さとして０．８ｍｍを用いるとしている。
この意味は、まず基準長さを決定するため、本測定の前に、通常、５ないし１０ｍｍ程度の基準長さで、あるいは、２．５ないし７．５ｍｍ程度の基準長さで、対象物の十点平均粗さの値を予備測定し、その値から、本測定において用いる基準長さを決定するという手順をとるべきことを意味するものである。また、上記規格の表５の標準値の長さでは断面曲線に５個ずつの山頂と谷底が存在せず、１０点の測定ができない場合には、標準値より長い基準長さにして測定すべきであり、このことは、「ＪＭＡＳ５０２１－１９９６ＪＩＳＢ０６０１（表面粗さ－定義及び表示）改正に伴う表面粗さパラメータの求め方」の規格（以下「１９９６年ＪＭＡＳ規格」という。甲１０）においても明確にされている。
被告は、断面曲線に５個ずつの山頂と谷底が存在しない場合には、存在する山頂と谷底の値をそれぞれ合計し、いずれも５で割って計算すべきであると主張するが、それでは、１０点を測定して平均を求める「十点平均粗さ（Ｒｚ）」にはならない。
また、被告は、基準長さを０．２５ｍｍに固定すべきであるとも主張するが、基準長さ０．２５ｍｍは、十点平均粗さの範囲が０．８μｍ以下の場合の基準長さであり、本件考案においては、基板の凹凸の平均粗さの範囲は０．５～５０μｍとされているのであるから、被告の主張は相当でない。被告物件が本件実用新案の技術的範囲に属するか否かの判断のために問題とすべきは、被告物件の十点平均粗さが０．５μｍ未満であるか否かではなく、被告物件の十点平均粗さの値そのものであり、これを測定した上で、これが０．５ないし５０μｍの範囲内であるか否かを検討すべきものである。
イ 被告物件の基板８個を試料とした鑑定嘱託の結果によれば、本測定に先立つ予備測定は行われていないが、これに相当するものとして、基準長さ２．５ｍｍ及び８ｍｍを用いた十点平均粗さの値を見ると、いずれの試料についても、基準長さ２．５ｍｍの場合には０．９６８μｍないし１．６０７μｍ、基準長さ８ｍｍの場合には１．５０８μｍないし２．０４０μｍの間にあったのであるから、本測定における基準長さとしては０．８ｍｍを用いるべきである。
なお、鑑定嘱託の結果において、基準長さを０．２５ｍｍとして測定した結果を見るに、８個の試料につきそれぞれ５点、合計４０点測定したうち、断面曲線に５個ずつの山頂と谷底が存在するものは４点にすぎず、その余の点については存在する山頂と谷底の値をそれぞれ合計し、いずれも５で割って計算したものであるから、そのような計算結果は「十点平均粗さ」とはいえないのであって、結局、基準長さを０．２５ｍｍとして測定することは相当ではない。
そして、鑑定嘱託の結果によれば、基準長さ０．８ｍｍを用いた測定の結果、十点平均粗さの平均値は、いずれの試料についても、０．６６３μｍないし１．０３９μｍの間にあったのであるから、被告物件の基板の凹凸の平均粗さは、０．５～５０μｍの範囲にあることは明らかである。
よって、被告物件は、本件考案の構成要件Ｃ②を充足するものである。〔被告の主張〕
ア 本件考案における平均粗さ（Ｒｚ）は、その実用新案登録出願当時の規格であった１９８２年ＪＩＳ規格（乙１）により測定されるべきところ、同規格では、十点平均粗さを求めるときの基準長さの標準値は、特に指定する必要がない限り、同規格の表５の区分によるとされ、十点平均粗さの範囲が０．８μｍ以下の場合は基準長さとして０．２５ｍｍを用いるとされている。そして、本件明細書においては、基板の凹凸の平均粗さを測定する際の基準長さについて、何らの指定もされていないから、上記標準値を用いるべきであり、本件考案においては、十点平均粗さが０．５μｍ以上であるか否かが問題となるのであるから、十点平均粗さの範囲が０．８μｍ以下のときの標準値である０．２５ｍｍを基準長さとして用いるべきである。
原告は、基準長さを決定するため、本測定の前に、予備測定し、その値から、本測定において用いる基準長さを決定するという手順をとるべきと主張するが、そのような手順は上記規格のどこにも記載されておらず、何の根拠も合理性もない。
また、上記規格では、断面曲線に５個ずつの山頂と谷底が存在しない場合の測定方法については記載されていない。ここで、本件考案の本質が、光の干渉縞を極めて狭い間隔で多数発生させることにより、人間の目で見た場合、判別できなくし、干渉縞が発生していないことと同じことにする点にあり、本件考案において、平均粗さは、極めて狭い間隔で干渉縞を多数発生させるか否かを決するパラメータであることに照らせば、原告が主張するように標準値より長い基準長さによって測定したり、あるいは、山頂及び谷底の高さの和をそれぞれ５で割るのではなく、基準長さの内に存在する山頂及び谷底の数に応じて割ることは、いずれも本件考案の本質に反する結果を招くものであり、とるべき方法ではない。これに対し、山頂及び谷底の数にかかわらず、山頂及び谷底の高さの和をそれぞれ５で割る方法は、断面曲線に存在する山頂及び谷底以外に、その数が５個に達するまで高さ０の山頂及び谷底が存在すると考えるものであり、山頂や谷底の数が少ない方が粗さが小さくなるという、表面の粗さについての一般常識にも合致するものであり、上記規格の作成に大きく関与した上記規格の表面粗さ専門委員会の構成委員でもあった株式会社小坂研究所の測定器においても、そのような測定方法をとっているものであるから、断面曲線に５個ずつの山頂と谷底が存在しない場合には、その数にかかわらず、山頂及び谷底の高さの和をそれぞれ５で割る方法により十点表面粗さを求めるべきである。
原告は、１９９６年ＪＭＡＳ規格（甲１０）を援用するが、これは１９９４年制定の「ＪＩＳＢ０６０１」の規格（以下「１９９４年ＪＩＳ規格」という。）について述べるものであって、本件考案においてよるべき１９８２年ＪＩＳ規格について述べるものではない。
仮に、原告が主張するように、基準長さとして１９８２年ＪＩＳ規格の表５の標準値を用いなくてもよいとするならば、基準長さによって得られる十点平均粗さも大きく変動するものであるから、本件考案は実施不可能なものとなる。なお、仮に、十点平均粗さの測定方法について、被告が主張する以外の解釈があり得たとしても、被告が上記のとおり主張する測定方法は、合理的なものであるから、当該合理的な方法によって測定した結果、本件考案の構成要件を充足しないときには、その物は本件実用新案権を侵害するものではないと解すべきである。
イ 被告物件の基板８個を試料とした鑑定嘱託の結果によれば、基準長さ０．２５ｍｍを用いた測定の結果、十点平均粗さの平均値は、いずれの試料についても、０．２３１μｍないし０．４２１μｍの間にあったのであるから、被告物件の基板の凹凸の平均粗さは、０．５～５０μｍの範囲にないことは明らかである。よって、被告物件は、本件考案の構成要件Ｃ②を充足しないものであ
る。
(2) 本件実用新案登録は、登録無効審判により無効とされるべきものか〔被告の主張〕
ア 本件考案の構成要件Ｃ②は、基板の凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）を０．５μｍ以上とするものであるが、この、平均粗さの下限値を０．５μｍとする数値限定には、技術的意義が全くなく、その結果、臨界的意義もないから、当業者において、本件明細書の記載に基づいて本件考案を実施することができないものであって、本件実用新案登録には登録無効理由が存在する。
すなわち、本件明細書の記載と本件実用新案登録出願過程における出願人の主張に照らせば、本件考案の技術的意義は、極めて狭い間隔で干渉縞を多数発生させることにより、人間の目で干渉縞を見えなくすることにあるものというべきである。
しかるに、本件明細書においては、基板の凹凸の十点平均粗さが数μｍの場合のみが言及されており、０．５μｍのような極めて小さい場合については、何ら具体的な言及も示唆もされていない。
そこで、基板の凹凸の十点平均粗さが０．５μｍの場合について検討すると、１００μｍの幅の中心に０．５μｍの凸部が存在しているときを想定し、光の波長を５００ｎｍとすると、凸部の両側にせいぜい各々２本の干渉縞が発生するにすぎず、狭い間隔で多数の干渉縞を生じさせることはできない。
したがって、基板の凹凸の十点平均粗さが０．５μｍの場合において
は、本件考案の技術的意義である、極めて狭い間隔で多数の干渉縞を発生させ、これによって干渉縞を見えなくするという作用効果を奏することはできないのであって、この下限値には技術的意義も臨界的意義もなく、当業者において、本件明細書の記載に基づいて本件考案を実施することはできない。
イ 十点平均粗さは、基準長さにより影響を受け、これが長くなれば、十点平均粗さの値も大きくなるという関係にある。
もし、原告が主張するように、基準長さについて、必ずしも１９８２年ＪＩＳ規格の表５の標準値を用いないとするならば、十点平均粗さの測定方法の定め方も曖昧となり、当業者において、本件明細書の記載に基づいて本件考案を実施することができないこととなる。
したがって、原告の上記主張を前提とすれば、本件実用新案登録には、登録無効理由が存在することとなる。
〔原告の主張〕
ア 本件考案は、干渉縞を多数発生させ、これによって干渉縞を見えなくすることを目的としている。すなわち、波長λの半分の距離で暗い干渉縞が発生するから、可視光線の長波長側の光（７６０～８３０ｎｍ）に、明るい干渉縞とともに暗い干渉縞も発生させようとすると、その波長の半分である３８０～４１５ｎｍの距離（凹凸の高低差）以上が必要となる。本件考案において、基板の凹凸の平均粗さの最低値を０．５μｍ（＝５００ｎｍ）としたのは、この理由による。確かに、被告が主張するように、波長５００ｎｍの光では、０．５μｍの凹凸１個の両側に２本ずつの干渉縞しか発生しない。
しかしながら、十点平均粗さは、断面曲線から基準長さだけ抜き取った部分において、凹凸が少なくとも５個存在することが前提となっているものである。
したがって、波長５００ｎｍの光においては、０．５μｍの凹凸５個の両側に、少なくとも合計１０本の干渉縞が発生することになるのであるから、本件考案の作用効果を奏しないという、上記〔被告の主張〕アの主張は理由がない。
イ 十点平均粗さが基準長さにより変動するものであり、上記(1)〔原告の主張〕アのとおり基準長さを長くして測定する場合があるとしても、１０点の山谷が存在することを前提とする限定された方法で決定されるのであるから、上記〔被告の主張〕イの主張は理由がない。
(3) 損害額
〔原告の主張〕
被告は、遅くとも平成１２年８月１日から（ただし、「Ｐａｌｍｍ１３０」用タッチスイッチについては遅くとも平成１４年３月１日から）平成１５年１２月６日まで、被告物件を、少なくとも５００万台製造し、これを単価８００円で販売している。
被告物件の利益率は、低くとも、販売額の２５パーセントである。
したがって、被告は、被告物件の製造販売により、少なくとも１０億円の利益を得た。
これが、原告が被った損害の額である。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第３ 当裁判所の判断
１ 争点(1)（構成要件Ｃ②充足性）について
(1) 本件考案における基板の凹凸の平均粗さの一般的測定方法について
ア 本件考案における基板の凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）については、本件明細書（甲２）の「考案の詳細な説明」の項の「問題を解決するための手段」の項に、「より具体的には、ＪＩＳＢ０６０１に基づく凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）を、０．５～５０μｍとする。」との記載が存在する（４欄１５行ないし１７行）ことから、本件考案の実用新案登録出願（昭和６３年１２月６日）当時の「ＪＩＳＢ０６０１」の規格によって測定すべきものであるところ、これが１９８２年ＪＩＳ規格（甲７、乙１）であることは当事者間に争いがない。
イ そこで、１９８２年ＪＩＳ規格（甲７、乙１）を見るに、そこには、次のとおりの記載が存在する。
① ３．５．１十点平均粗さの求め方
十点平均粗さは、断面曲線から基準長さだけ抜き取った部分におい
て、平均線に平行、かつ、断面曲線を横切らない直線から縦倍率の方向に測定した最高から５番目までの山頂の標高の平均値と最深から５番目までの谷底の標高の平均値との差の値をマイクロメートル（μｍ）で表したものをいう。〔以下略〕
② ３．５．３基準長さの標準値
基準長さの標準値は、特に指定する必要がない限り、表５の区分によ
る。
表５十点平均粗さを求めるときの基準長さの標準値
十点平均粗さの範囲基準長さ
を超え以下ｍｍ
０．８μｍＲｚ０．２５
０．８μｍＲｚ６．３μｍＲｚ０．８
６．３μｍＲｚ２５μｍＲｚ２．５
２５μｍＲｚ１００μｍＲｚ８
１００μｍＲｚ４００μｍＲｚ２５
備考十点平均粗さは、まず基準長さを指定した上で求める。表面粗
さの表示や指示を行う場合、その都度これを指定するのは不便であるので、特に指定する必要がない限り、この表の値を用いる。
③ ３．６．１十点平均粗さの呼び方
十点平均粗さの呼び方は、次による。
十点平均粗さ＿μｍ基準長さ＿ｍｍ
又は
＿μｍＲｚＬ＿ｍｍ
④ ３．６．２十点平均粗さの標準数列
十点平均粗さによって表面粗さを指定するときは、特に必要がない限
り、表６の標準数列を用いる。
表６０．０５０．８１２．５２００
０．１１．６２５４００
０．２３．２５０
０．４６．３１００
⑤ ３．６．４十点平均粗さの区間表示
十点平均粗さをある区間で指示する必要があるときは、その区間の上
限（表示値の大きい方）及び下限（表示値の小さい方）に相当する数値を表６から選んで併記する。
例１：上限と下限の基準長さの標準値（表５）が等しい場合
上限６．３μｍＲｚ、下限１．６μｍＲｚのときの区間表示は
（６．３～１．６）Ｚと表示する。この場合の基準長さは、０．８ｍｍを用いる。例２：上限と下限の基準長さの標準値（表５）が異なる場合
上限２５μｍＲｚ、下限６．３μｍＲｚのときの区間表示は
（２５～６．３）Ｚと表示する。この場合は、基準長さ２．５ｍｍで測定した十点平均粗さが２５μｍＲｚ以下であり、基準長さ０．８ｍｍで測定した十点平均粗さの値が６．３μｍＲｚ以上であることを意味する。
備考１．上限及び下限に対応する基準長さを同一にする必要がある場
合又は表５の標準値以外の基準長さを用いる場合には、基準長さを併記する。例２：において、上限及び下限に対応する基準長さを２．５ｍｍとするときは、（２５～６．３）Ｚ，Ｌ２．５ｍｍと表示する。
備考２．ここで言う上限及び下限の十点平均粗さは、指定された表面
からランダムに抜き取った数箇所のＲｚの算術平均値であって、個々の最大値ではない。
ウ また、１９８２年ＪＩＳ規格の解説（甲７、乙１）を見るに、そこには、次のとおりの記載が存在する。
⑥ ４．１表面粗さ
…表面粗さを指定し、又は測定する場合”カットオフ値”（又は基準
長さ）が最も重要な要素となるが、カットオフ値（基準長さ）は、測定の目的によって異なるべきであるという考え方をとっている。…一般にカットオフ値（基準長さ）が長いと、表面粗さの値は大きく出る。
この規格を適用した表面粗さを求める場合、カットオフ値又は基準長
さはあらかじめ関係者によって決定されるべきであるが、今までの多くの経験から、ある程度の大きさが決まっていることと、計測器を製作する立場からは数種類に限定されていることが望ましいことなどから、規格としてはＩＳＯやその他の外国との規格とも合うような数種類に限定した。
⑦ ５．３基準長さ
一定のピッチで山形が並んでいるような規則的な表面では、基準長さ
の採り方に注意しなくても粗さの値はほぼ一定に定まるが、研削やラップ仕上げのような不規則な山形の並んだ表面や、大きなピッチのうねりのある表面では基準長さを大きくすれば、得られた表面粗さの値が大きくなることが知られており、これが生産現場での粗さの測定の大きな問題点であった。〔中略〕
この規格で、断面曲線から粗さを求めるには、まず、基準長さが定め
られるべきであるとしていることは前述のとおりである。…基準長さの選定は、表面粗さの測定を始める前に、測定を企画する側から指定されるべきである。しかし、今までのところ、各種加工面に対し、どのような基準長さを取ればよいのかということについては定説もないので、ここでは基準長さの種類だけを規定してある…。〔後略〕
エ さらに、本件明細書（甲２）を見るに、本件明細書には、実用新案登録請求の範囲の項においても、考案の詳細な説明の項においても、上記アで掲げた以上に、基板の凹凸の平均粗さの求め方についての記載は存在しない。
オ 上記イないしエのとおりの本件明細書の記載及び１９８２年ＪＩＳ規格とその解説の記載に照らせば、本件明細書において、基板の凹凸の平均粗さを十点平均粗さとして測定する際の基準長さにつき、何らの指定もされていない以上、その測定に際しては上記規格に定められた標準手法と標準値を用いるべきものと解するのが相当である。
したがって、本件考案の構成要件Ｃ②において、基板の凹凸の平均粗さを、「０．５～５０μｍ」と範囲によって指定していることの意味は、１９８２年ＪＩＳ規格における上記イ②、⑤の記載に照らせば、基板の凹凸について、上限５０μｍＲｚ、下限０．５μｍＲｚとして十点平均粗さの区間が指示されているもの、すなわち、上記イ⑤の「例２」に倣っていえば、基準長さ８ｍｍで測定した十点平均粗さが５０μｍ以下であり、基準長さ０．２５ｍｍで測定した十点平均粗さが０．５μｍ以上であることを意味するものと解すべきである（ただし、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在しないときの測定方法については、別途後記(2)で検討する。）。
カ 原告の主張について
(ア) この点につき、原告は、上記イ②の記載の意味は、まず基準長さを決定するために、通常５ないし１０ｍｍ、あるいは２．５ないし７．５ｍｍ程度の基準長さで予備測定を行い、その値から、本測定において用いる基準長さを決定するという手順をとるべきことを意味すると主張する。
しかしながら、１９８２年ＪＩＳ規格（甲７、乙１）には、その解説
部分を含め、原告が主張する上記手順については何らの記載も示唆も存在しない。また、上記ウ⑥、⑦の記載によれば、本件考案の実用新案登録出願当
時、十点平均粗さ自体、基準長さを変更すれば測定値が変動する性格のものであることが当業者に知られていたものと認められる。すなわち、上記ウ⑦の「不規則な山形の並んだ表面・・・では基準長さを大きくすれば、得られた表面粗さの値が大きくなる」とは、例えば、平均線が０．５μｍであって、長さ０．１６ｍｍごとに、標高値が０．９５μｍ、０．０５μｍ、０．６μｍ、０．４μｍ、０．６μｍ、０．４μｍ、０．６μｍ、０．４μｍ、０．６μｍ、０．４μｍの山と谷が等間隔で並んでいる面があった場合、基準長さを０．２５ｍｍにすれば、標高値０．９５μｍの山と０．０５μｍの谷は、０．２５ｍｍ中に１回ないし２回存在するから、十点平均粗さは、０．３４μｍ〔算式は、｛（０．９５＋０．６＋０．６＋０．６＋０．６）－（０．０５＋０．４＋０．４＋０．４＋０．４）｝÷５＝０．３４〕、ないし０．４８μｍ〔算式は、｛（０．９５＋０．９５＋０．６＋０．６＋０．６）－（０．０５＋０．０５＋０．４＋０．４＋０．４）｝÷５＝０．４８〕となるのに、基準長さを０．８ｍｍにすれば、標高値０．９５μｍの山と０．０５μｍの谷は、０．８ｍｍ中に各５回存在するから、十点平均粗さは、０．９μｍ〔算式は、｛（０．９５＋０．９５＋０．９５＋０．９５＋０．９５）－（０．０５＋０．０５＋０．０５＋０．０５＋０．０５）｝÷５＝０．９〕となってしまうことを指しているものと解される。また、上記ウ⑦の「大きなピッチのうねりのある表面では基準長さを大きくすれば、得られた表面粗さの値が大きくなる」というのは、大きなピッチのうねりがある場合には、基準長さを長く取ればうねりの成分も含めた最高値と最低値が算出されるため値が大きくなることを指すものと解される。このように、十点平均粗さ自体、基準長さを変更すれば測定値が変動する性格のものであることが知られていたのであるから、最初に特定の基準長さにおける測定値を基に「正しい」基準長さを決定することが技術常識であったとは認められない（そのようにすると、上記の例では、予備測定の基準長さを０．２５ｍｍとすれば、本測定の基準長さも０．２５ｍｍとなり、予備測定の基準長さを０．８ｍｍとすれば、本測定の基準長さも０．８ｍｍとなってしまい、不合理である。）。のみならず、その最初の「特定の基準長さ」として「５ないし１０ｍｍ、あるいは２．５ないし７．５ｍｍ程度」という数値を選択する合理的理由も認められない。
(イ) 原告は、被告物件が本件実用新案の技術的範囲に属するか否かの判断のために問題とすべきは、被告物件の十点平均粗さの値そのものであるとも主張する。
しかし、本件考案の実用新案登録出願当時、十点平均粗さ自体が、基
準長さを変更すれば測定値が変動する性格のものであることが当業者に知られていたことは、前示のとおりである。そうである以上、当業者は、基準長さの取り方によって、十点平均粗さが、０．５μｍ未満となったり、０．５μｍ以上となったりすることもあり得ると認識していたものと解されるから、本件考案の構成要件Ｃ②について、特定の基準長さの指定を伴わない「十点平均粗さの値そのもの」が存在し、それを問題とするべきであると認識したとは認められない。原告の主張は、採用することができない。
(ウ) 本件考案の構成要件Ｃ②は、基板の十点平均粗さが、そこで指定された区間内（上限５０μｍＲｚ、下限０．５μｍＲｚの区間内）にあることを要件とするものであり、そのような区間による指定の意味については、上記規格において、上記イ⑤のとおり規定されており、それによれば、その上限（５０μｍ）の基準長さの標準値で測定した十点平均粗さが上限値以下であり、下限（０．５μｍ）の基準長さの標準値で測定した十点平均粗さが下限値以上であることを意味すると解されるところ、原告の上記主張は、これとも抵触するものであるから相当ではない。
(エ) なお、原告従業員であるP1の陳述書（甲９、１４、１５）には、上記原告の主張に沿う記述が存在するが、これには何らの客観的裏付けもない上、その内容は、十点平均粗さが区間によって指定された場合の測定方法ではなく、漠然と、あるものの表面粗さを十点平均粗さで測定する場合の基準長さの定め方と解されるものであるから、これを前提としても、本件考案の構成要件Ｃ②の充足性判断のために原告主張の手順を用いるべき根拠となるものではない。
(オ) そして、他に、原告の主張する上記手順をとるべき根拠となる事情も証拠も存在しないから、原告の上記主張は採用することができない。
(2) 基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在しない場合の基板の凹凸の平均粗さの測定方法について
ア 上記(1)イ①のとおり、１９８２年ＪＩＳ規格（甲７、乙１）において、十点平均粗さとは、断面曲線の最高から５番目までの山頂の標高の平均値と最深から５番目までの谷底の標高の平均値との差の値として定義されているところ、この山頂及び谷底がそれぞれ５個以上存在しない場合の測定の方法については、その解説部分を含めて、何らの記載もない。
このような場合、原告は、標準値より長い基準長さにして測定すべきであると主張し、被告は、山頂又は谷底の数が５個に満たない場合には、５個に満たない数の分だけ標高０の山頂又は谷底が存在するものと考えて、存在する山頂及び谷底の標高の和をそれぞれ５で割る計算方法により測定すべきであると主張する。
イ そこで検討するに、仮に、このような場合について、とるべき測定方法が本件明細書に記載されていれば、第１義的にはそれに従うべきと解されるが、上記(1)エのとおり、本件明細書には何らの記載もない。
また、本件実用新案登録出願当時の当業者の技術常識として、このような場合の測定方法が確立されていたならば、これに従うべきと解されるが、本件において、これを認めるに足りる証拠はない。
すなわち、原告従業員であるP1の陳述書（甲１１）には、このような場合には標準値より長い基準長さにして測定していた旨の記載があるが、仮に、原告において（あるいは同人において）そのような方法をとっていたとしても、直ちにこれが当業者一般の技術常識であったとまでは認めがたい。なお、１９９６年ＪＭＡＳ規格（甲１０）の解説には、「Ｒｚの主旨は少なくとも５個以上ある山頂、谷底のうち大きい方からそれぞれ５個の山頂の高さ、谷底の深さを求め、その高さの差を求めることにある。したがって、基準長さの標準値の長さでは、５個の山頂、谷底が存在しない場合、より長い標準長さに変更して測定することが望ましい。」との記載があるが、これは１９９４年ＪＩＳ規格について、１９９６年に定められた規格であるから、昭和６３年の本件実用新案登録出願当時の当業者の技術常識を示すものとはいえない。
他方、１９８２年ＪＩＳ規格（甲７、乙１）によれば、同規格の制定には、株式会社小坂研究所の従業員が機械要素部会表面粗さ専門委員会の構成員として関与していることが認められるところ、同社が製作した表面粗さ測定器「サーフコーダＳＥ－３５００」においては、山頂及び谷底の数にかかわらず、それぞれの標高の和を５で割る計算方法がとられていることは、当事者間に争いがない。しかし、同社が上記計算方法を採用した理由がいかなるものであったかは明らかでなく、直ちにこれが当業者一般の技術常識であったと直ちに認めることもできない。かえって、上記１９９６年ＪＭＡＳ規格（甲１０）の解説の「【補記】－規格作成経緯－」には、「この規格書を作成した趣旨は、１）このＪＩＳに従い、各パラメータの値を実際に測定して求める上では、各メーカ間の測定器のパラメータの求め方の違いにより、表示値に差が生じる可能性がある２）従って、ＪＩＳ改正の機会にこの種の表示値の差の発生を防ぐ為、測定器を製造する上での求め方の細部構造を取り決める必要がある〔３）略〕と判断したことによる。」との記載が存在するところ、この記載に照らせば、「ＪＩＳＢ０６０１」の規格による表面粗さの測定方法については、従前細かい部分で確立した技術常識が存在せず、このような場合の測定方法を統一するために１９９６年ＪＭＡＳ規格が作成されたものと認められる。そして、上記のとおり、１９９６年ＪＭＡＳ規格の解説に山頂及び谷底が各５個以上存在しない場合の十点平均粗さの測定方法が記載されていることに鑑みれば、そのような場合の測定方法について、この規格の制定前には、確立した技術常識が存在しなかったものと推認するのが相当である。
ウ ところで、登録実用新案において、その明細書の記載は、当業者がこれに基づいて考案を実施することができる程度に明確かつ十分なものである必要がある。
しかるに、上述のとおり、本件考案については、その構成要件Ｃ②は、「基板の凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）が０．５～５０μｍとされている微細な凹凸を形成してなる」ものと規定しているところ、これについて、本件明細書には、「ＪＩＳＢ０６０１に基づく凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）を、０．５～５０μｍとする。」との記載しか存在せず、本件実用新案登録出願当時の１９８２年ＪＩＳ規格によれば、この意味は、基板の凹凸について、基準長さ０．２５ｍｍで測定した十点平均粗さが０．５μｍ以上であり、基準長さ８ｍｍで測定した十点平均粗さが５０μｍ以下であることを意味するものであると解されるものの、上記基準長さにより十点平均粗さの測定を試みた際に基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在しないときの測定方法については、本件明細書や、１９８２年ＪＩＳ規格とその解説のいずれにも記載がなく、当業者の技術常識としても存在しなかったと認められるところである。
したがって、本件明細書に接した当業者において本件考案を実施することができるというためには、上記基準長さを用いて基板の凹凸の十点平均粗さの測定を試みた際に、その断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在しない測定点は、これを考慮せず、もし、基板上に、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在する測定点が存在しない場合は、そのような基板を用いた対象物件は本件考案の構成要件Ｃ②を充足しないものと解するべきである。
なぜならば、このように解さなければ、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在する測定点が存在しないような基板を用いた対象物が本件考案の技術的範囲に属するか否かについて、当業者においては、本件明細書の記載と技術常識から明確な判断をすることができず、したがって、当業者において、本件明細書の記載と技術常識から本件考案を実施することができなくなるからであり、別の言い方をすれば、当業者において、本件明細書の記載と技術常識に基づいて、本件実用新案権を侵害することを回避することすらできなくなるからである。
エ この点につき、原告は、標準値で十点平均粗さを測定しようとしたときに、断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ５個以上存在しないときは、標準値よりも長い基準長さによって測定すべきであると主張する。
しかし、そのような方法が、本件明細書や、１９８２年ＪＩＳ規格とその解説のいずれにも記載されておらず、当業者の技術常識でもなかったことは、既に述べたとおりであるから、原告の上記主張を採用するべき根拠はない。しかも、本件明細書（甲２）において、「考案の詳細な説明」の「問題を解決するための手段」欄に、「本考案では、タッチスイッチの一対の透明電極付基板の、少なくとも一方の透明電極付基板の電極側の表面に、その高さが基板間隙よりも小さい微細な凹凸を形成しているので、基板間隙が微細な状態では大きく変動していることになり、光の干渉縞はほとんど発生しない。」（３欄２９行ないし３３行）と、また、「作用」欄に、「本考案のタッチスイッチでは、その一対の透明電極付基板の、少なくとも一方の透明電極付基板の電極側の表面に、その高さが基板間隙よりも小さい微細な凹凸を形成しているので、基板間隙が微細な部分で見れば、数μｍのオーダーで大きく変動していることになる。ところで、光の干渉縞は、光の波長の１／２で１本発生する。しかし、本考案では、前述の如く、数μｍのオーダーで凹凸があるため、１／２波長の数十倍になるため、光の干渉縞が極めて狭い間隔で多数発生していることになり、人間の目で見た場合、判別できなく、干渉縞が発生していないと同じことになる。」（５欄２１行ないし３１行）とそれぞれ記載されていることに照らせば、本件考案の構成要件Ｃ②において、基板の凹凸の平均粗さ（Ｒｚ）が０．５～５０μｍとされている微細な凹凸を形成していることとした技術的意義は、人間の目で判別することができない程度の狭い間隔で光の干渉縞を多数発生させるための凹凸を基板の表面に形成することであると解される。
ここでもし、原告が主張するように、基準長さを長くして測定しても足りるとするならば、基板の表面に広い間隔で凹凸が形成されていても、延長された基準長さの断面曲線にそれぞれ５個以上の山頂と谷底が存在すれば、十点平均粗さの値が得られることとなる。しかし、そのように測定して得られた基板の凹凸の十点平均粗さの値が構成要件Ｃ②を形式上充足するものであったとしても、基板の表面に形成された凹凸の間隔が広くなれば、これにより、光の干渉縞の発生間隔が広がり、その結果、本件考案における同構成要件の上記技術的意義が充足されず、本件考案の作用効果を奏しない場合が生じてくる。とするならば、原告の上記主張に従えば、本件考案の構成要件を文言上充足しても、特段の阻害要因が付け加えられた訳でもないのに、本件考案の作用効果を奏しない場合が生じ得ることとなり、その結果、当業者において、本件明細書の記載から本件考案を実施できない場合が生じ得ることとなるから、やはり原告の上記主張を採用することはできない。
オ 他方、被告は、十点平均粗さを測定しようとしたときの断面曲線に存在する山頂又は谷底の数が５個に満たない場合には、存在する山頂及び谷底の標高の和をそれぞれ５で割る計算方法により測定すべきであると主張する。上記被告の主張は、例えば、平均線を２μｍとし、長さ０．２５ｍｍごとに、標高値が３．２５μｍの山頂（平均線より１．２５μｍ高い山頂）と標高値が０．７５μｍの谷底（平均線より１．２５μｍ低い谷底）が各１個だけ存在する場合でも、基準長さ０．２５ｍｍの十点平均粗さは０．５μｍ〔算式は、（３．２５－０．７５）÷５＝０．５〕であるとの趣旨と解される。
前記エ認定に係る本件明細書の記載と、可視光の波長は長いものでも
０．８μｍ強、０．９μｍ未満であることを考慮すると、０．５μｍの高低差ごとに、光の干渉縞は、少なくとも１本程度発生することが認められる。そうだとすると、長さ０．２５ｍｍごとに、標高値が平均線より０．２５μｍ高い山頂と０．２５μｍ低い谷底が各５個ずつ存在する場合（基準長さ０．２５ｍｍの十点平均粗さが０．５μｍの場合）には、光の干渉縞が０．２５ｍｍ当たり１０本程度発生するのに対し、前記長さ０．２５ｍｍごとに、標高値が平均線より１．２５μｍ高い山頂と１．２５μｍ低い谷底が各１個だけ存在する場合にも、光の干渉縞が０．２５ｍｍ当たり１０本程度発生することになり、両者とも、光の干渉縞の発生する本数はほぼ同数である。そうだとすると、「光の干渉縞が極めて狭い間隔で多数発生していることになり、人間の目で見た場合、判別できなく」なるという本件考案の作用効果に着目すれば、被告主張の計算方法も、一定の合理性があるように考えられないこともない。
しかし、山頂と谷底のそれぞれ５点、合計１０点についての標高を測定しないものを「十点平均粗さ」と呼ぶことができるものかは疑問である。また、前記株式会社小坂研究所が製作した表面粗さ測定器「サーフコーダＳＥ－３５００」では、被告が主張する測定方法がとられているものの、直ちにその方法を相当なものとすることはできないし、その方法が、本件明細書や、１９８２年ＪＩＳ規格とその解説のいずれにも記載されておらず、当業者の技術常識であったとも認められないことは、前示のとおりである。
以上のことからすれば、被告の主張も、やはり採用を躊躇せざるを得ないところである。
(3) 被告物件の構成要件Ｃ②充足性について
ア 上記(1)及び(2)で述べたところを前提として、被告物件が本件考案の構成要件Ｃ②を充足するか、検討する。
被告物件の基板８個を試料とした鑑定嘱託の結果によれば、各資料につき５点ずつを測定点として、基準長さ０．２５ｍｍで十点平均粗さを測定したところ、断面曲線に山頂及び谷底がそれぞれ５個以上存在した測定点は、資料番号１の測定点Ｄ、資料番号３の測定点Ａ、資料番号４の測定点Ａ、資料番号６の測定点Ｅの４か所であり、それぞれの測定点での十点平均粗さは、０．４６５μｍ、０．４０４μｍ、０．４５４μｍ、０．２４３μｍであったこと、それ以外の測定点では、断面曲線には山頂及び谷底がそれぞれ５個以上存在しなかったことが認められる。
そうすると、上記(2)のとおり、被告物件の基板を基準長さ０．２５ｍｍで十点平均粗さを測定した結果、断面曲線に山頂及び谷底がそれぞれ５個以上存在しない測定点は考慮すべきではなく、これがいずれも存在した測定点のみを考慮すべきところ、これに適合する測定点の十点平均粗さはいずれも０．５μｍ未満なのであるから、鑑定嘱託の結果によれば、資料とした８個について、被告物件の基板の凹凸の平均粗さの値が、本件考案の構成要件Ｃ②を充足するとは認められないこととなる。
なお、念のため、上記(2)オに記した被告が主張する十点平均粗さの測定方法によった場合についても検討するに、鑑定嘱託の結果によれば、基準長さ０．２５ｍｍで被告物件の基板８個の各５点の「十点平均粗さ」を被告主張の方法で測定し、基板ごとにその平均値を求めたところ、その値はいずれも０．５μｍに満たなかったことが認められる。そして、(1)イ⑤の「備考２」の記載のとおり、「ここで言う上限及び下限の十点平均粗さは、指定された表面からランダムに抜き取った数箇所のＲｚの算術平均値であって、個々の最大値ではない。」。したがって、作用効果において構成要件Ｃ②の下限０．５μｍＲｚに類似する面もあるかのようにも思われる被告主張の方法によっても、資料とした８個について、被告物件の基板の凹凸の「十点平均粗さ」の値が、本件考案の構成要件Ｃ②を充足するとは認められない。
イ そして、他に、被告物件が、本件考案の構成要件Ｃ②を充足することを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告物件が、本件考案の構成要件Ｃ②を充足し、その技術的範囲に属するものと認めることはできない。
２ 結論
以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官 山田知司
裁判官 高松宏之
裁判官 守山修生
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/9408/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。