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知財高裁判決請求棄却

知財高判 令和7年6月26日

令和5年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件

AI 要約AI

パリ条約による優先権主張の効果は、優先権の基礎となる出願の出願書類全体に実質的に記載された事項に基づき判断され、当業者が優先日当時の技術常識に基づき過度の試行錯誤を要さずに実施できた発明について認められるとした事例。

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この判例について AI に質問

裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
令和7年6月26日 (2025-06-26)
事件番号
令和5年(行ケ)第10147号
事件名
審決取消請求事件
裁判の種類・結果
判決 請求棄却
判例集等
—
分野
行政・特許権

AI 要約AI

要旨

  • パリ条約による優先権主張の効果は、優先権の基礎となる出願の出願書類全体に実質的に記載された事項に基づき判断され、当業者が優先日当時の技術常識に基づき過度の試行錯誤を要さずに実施できた発明について認められるとした事例。
  • CRISPR/Cas9システムを真核細胞に適用する発明について、基礎出願に真核細胞への適用が明示されていなくても、出願書類全体の記載と周知技術(PAM配列、NLS、コドン最適化)を組み合わせれば実施可能であり、優先権主張の利益を享受できるとした事例。
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 原告は、被告らが特許権者である特許第6692856号(発明の名称「RNA依存性標的DNA修飾およびRNA依存性転写調節のための方法および組成物」、請求項の数111)について、無効審判請求をした。
  • 本件特許は、平成25年3月15日を国際出願日とするPCT国際出願の分割出願であり、パリ条約による優先権主張(①平成24年5月25日米国、②同年10月19日米国、③平成25年1月28日米国、④同年2月15日米国)がされている。
  • 特許庁は、令和5年8月30日付けで無効審判請求は成り立たない旨の審決をし、原告はその取消しを求めて出訴した。
  • 争点は、本件発明が第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受できるか否か(拡大先願の無効理由の前提)である。

争点

  • 本件発明が第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受できるか否か。
  • 本件特許が特許法184条の13において準用する29条の2の「他の特許出願」に該当する甲1出願に係る発明と同一か否か。
  • 本件特許が特許法184条の13において準用する29条の2の「他の特許出願」に該当する甲2出願に係る発明と同一か否か。

判断

  • 規範:パリ条約4条A⑴、H項に基づき、優先権主張の可否は、特許請求の範囲だけでなく、実質的にみて第1出願書類の明細書を含む出願書類全体に記載されていると認められる事項に基づき判断すべきであり、当業者が第1出願書類の全体の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤等を要さずに本件発明を実施することができたと認められる必要がある。
  • 考慮した事情:第1出願書類には、CRISPR/Cas9システムの構成、各構成要素の構造・作用、標的DNA切断の機序が具体的に記載され、実施例(インビトロでの切断)も示されている。また、標的DNAが真核細胞の染色体であり得ること、細胞への導入方法(発現ベクター、RNA、ポリペプチド)も周知技術として記載されている。本件優先日当時、PAM配列の必要性・具体配列(S.pyogenesはNGG等)、NLS付加、コドン最適化は周知技術であり、ZFN・TALEN等の従来技術で真核細胞への適用が行われていた。
  • 当てはめと結論:第1出願書類にはCRISPR/Cas9システムを真核細胞内の標的DNAに適用する技術的思想が開示され、本件優先日当時の周知技術と組み合わせれば実施可能な程度に具体的な説明が記載されていたと認められる。本件発明は第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受できる。
  • 退けた主張:原告の主張(①PAM配列が周知技術でない、②NLS・コドン最適化が周知技術でない、③真核細胞への適用には障壁があり過度の試行錯誤を要する、④実施例の記載が必要)は、いずれも採用できない。①については、PAM配列の必要性は多くの文献に記載され、当業者の技術常識であり、図3C等の配列もNGGを含む。②については、いずれも周知慣用技術であり、必須ではない。③については、発明者らが実験に成功していないことは開示の十分性を左右せず、原告指摘の障壁は仮想的な可能性・懸念にすぎず、むしろ本件優先日後の短期間(2012年10月~2013年1月)に多くの研究者が真核細胞でのゲノム編集に成功したことは実施可能性を示す。④については、実施例の記載がなくても、出願書類全体の記載と技術常識により実施可能と認められる。
  • 取消事由1・2(拡大先願)について:本件発明が第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受できる以上、特許法184条の13において準用する29条の2の適用に当たっては本件優先日(平成24年5月25日)に出願されたものとみなされ、甲1(最初の優先基礎出願日平成24年12月12日)及び甲2(同平成24年10月23日)の各出願は「他の特許出願」に該当しない。原告の主張は前提を欠き、採用できない。

判旨(本文から引用)

  • 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
  • 本件発明が、実質的に第1出願書類の全体に記載されていると認められるためには、当業者が第1 出願書類の全体の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤等を要さずに本件発明を実施することができたと認められる必要がある。

結論

  • 1 原告の請求を棄却する。
  • 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
  • 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

AI が本文から作成した要約です。引用の際は本文をご確認ください。

令和7年6月26日判決言渡

令和5年(行ケ)第10147号審決取消請求事件

口頭弁論終結日令和7年2月13日

判決

原告ツールゲンインコーポレイテッド

同訴訟代理人弁理士井関勝守

同金子修平

同藤野香子

被告ザリージェンツオブザユニ

バーシティオブカリフォルニア

被告ユニバーシティオブヴィエナ

被告Y

上記3名訴訟代理人弁護士城山康文

同岩瀬吉和

同村上遼

同訴訟代理人弁理士小野誠

同坪倉道明

同重森一輝

同安藤健司

同川嵜洋祐

同訴訟復代理人弁護士篠崎慎一郎

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3

0日と定める。

事実及び理由

注)本判決において使用する主な略語は、別に本文中で定義するものを除き、次の

とおりである。

本件特許発明の名称を「RNA依存性標的DNA修飾およびRNA依存

性転写調節のための方法および組成物」とする特許(特許第66

92856号。請求項の数111。令和2年4月17日設定登録)

本件明細書本件特許の願書に添付した明細書及び図面(甲33)

本件発明本件特許の特許請求の範囲請求項1、2、6、15~19、2

1、22、25、28~30、33~36、45~48、51~

53、56、65~70、73、76~84、95、96、99、

100及び111に記載された発明

本件審決特許庁の令和5年8月30日付けの無効審判請求は成り立たな

い旨の審決

パリ条約昭和50年条約第2号

本件優先日平成24年5月25日

第1優先基礎出願被告らが本件においてパリ条約に基づく優先権を主張して

いる本件優先日を出願日とする米国における特許出願

第1出願書類第1優先基礎出願に係る特許出願書類(甲3、26、乙116)

CRISPR/Cas9 システム Cas タンパク質(部位特異的修飾ポリペプチド)及びDNA標的化RNA(tracrRNA〔活性化RNA〕とcr

RNA〔標的化RNA〕を含むもの)から構成される複

合体により標的DNAを切断する仕組み。CRISPR/Cas

システムも同じ。

第1 請求

特許庁が無効2022-800017号事件について令和5年8月30日に

した審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、原告の無効審判請求を不成立とした本件審決の取消訴訟である。争

点は、本件審決が、特許権者の優先権主張を認め、拡大先願の無効理由を排斥

したことについての認定判断の誤りの有無である。

2 特許庁における手続の経緯等

⑴被告らは、本件特許の特許権者である。

本件特許に係る特許出願(特願2018-97369号)は、平成25年

3月15日を国際出願日とする特許協力条約(PCT)による国際特許出願

(特願2015-514015号)の一部を分割し、平成30年5月21日

に新たな特許出願としたものである(パリ条約による優先権主張①平成2

4年5月25日米国〔第1優先基礎出願〕、②同年10月19日米国〔以下

「第2優先基礎出願」という。〕、③平成25年1月28日米国〔以下「第

3優先基礎出願」という。〕、④同年2月15日米国)。

⑵原告は、令和4年2月25日、被告らを被請求人として、本件発明につい

ての特許を無効とする旨の無効審判請求をし、特許庁は、これを無効202

2-800017号事件として審理した。

⑶特許庁は、令和5年8月30日付けで無効審判請求は成り立たない旨の本

件審決をし、その謄本は、同年9月7日原告に送達された。

⑷原告は、令和5年12月28日、本件審決の取消しを求めて訴えを提起し

た。

3 特許請求の範囲の記載等

本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は、別紙「特許請求の範囲の記

載」のとおりである。

4 本件審決の理由の要旨

⑴本件発明の優先日

ア 原告は、本件発明における、真核細胞中でのCRISPR/Cas9 システムによる標的遺伝子の切断は、第1出願書類及び第2優先基礎出願の出願書類に

は記載されていないから、本件特許は、第1優先基礎出願及び第2優先基

礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することはできず、第3優先基礎

出願の出願日である平成25年1月28日に出願したものとみなすべきで

あると主張する。

イ しかし、第1出願書類(甲3)は、部位特異的DNAヌクレアーゼを操

作するための2つの主要な技術に代わり得る新しい技術として、部位特異

的修飾ポリペプチド及びDNA標的化RNAを含む複合体を提供すること

に主眼を置いたものであり、当該複合体の製造方法に加え、当該複合体が

標的DNAを部位特異的に切断することも具体的データに基づき開示して

いる。また、第1出願書類は、部位特異的修飾ポリペプチド及びDNA標

的化RNAを含む複合体が、インビトロの細胞だけでなくインビボの細胞

(例えば、真核細胞)内の標的DNAにも適用できることを開示しており、

その適用の有用性とともに、その適用が当業者にとって周知の技術的手段

を用いることで具現化することができることを開示しているといえる。し

たがって、優先基礎発明を、植物細胞、動物細胞または単細胞真核生物等

の真核細胞内の標的DNAに適用することは、第1出願書類の全体の記載

を総合することにより導かれる技術的事項であって、当該技術的事項を備

える本件発明は、第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受する

ことができる。

⑵無効理由1(拡大先願、甲1)及び無効理由2(拡大先願、甲2)

前記のとおり、本件特許は、第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益

を享受することができるから、特許法29条の2の規定の適用に当たっては、

第1優先基礎出願の出願日である本件優先日(平成24(2012)年5月

25日)に出願されたものとみなされる。甲1出願の最初の優先基礎出願の

出願日(同年12月12日)及び甲2出願の最初の優先基礎出願の出願日

(同年10月23日)は、いずれも本件優先日より後であるから、本件特許

に対する関係では、特許法29条の2の「他の特許出願」には当たらない。

したがって、本件特許が特許法184条の13において準用する29条の2

の規定により特許を受けることができない旨の原告の主張は、理由がない。

第3 審決取消事由等に係る当事者の主張

1 本件発明の優先日(争点1)について

⑴原告の主張

ア 当業者とは「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する

者」であって「請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を

有する、①研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための

通常の技術的手段を用いることができ、②材料の選択、設計変更等の通常

の創作能力を発揮できるとの条件を備えた者として想定された者である。

そして、実施可能要件の趣旨及び意義からすると、当業者は、公開され

た特許発明を利用する者として想定されるから、そのレベルは、特許発明

に係る技術を利用する可能性のある者を基準とすべきであり、本件の場合、

当業者の基準は、CRISPR/Cas9 システムを例えば遺伝子改変のための実験

ツールとして利用する分子生物学分野の一般的な研究者や学生等とすべき

である。

また、技術常識は、当業者に一般的に知られている技術又は経験則から

明らかな事項であり、周知性は、文献数だけでなく注目度も考慮して判断

され、周知技術は、その技術分野において一般的に知られている技術(相

当多数の刊行物・ウェブページ等があり、業界に知れ渡り、例示の要がな

いほどよく知られているもの)、慣用技術は、よく用いられている周知技

術である。そうすると、本件の場合、技術常識は、前記当業者に一般的に

知られている技術又は経験則から明らかな事項をいい、最先端の研究開発

をする限定的な研究者のみに知られている技術等はこれに該当しない。

イ 本件特許が第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受するため

には、本件発明について、当業者が第1出願書類の明細書及び図面に記載

された説明及び第1優先基礎出願の出願時の技術常識に基づいて、過度の

試行錯誤等を要せずに実施することができる必要があり、さらには、本件

発明が属する技術分野に鑑みて本件発明について代表的な実施例(後記)

が出願書類に明確に示されている必要がある。

ウ 本件の第1出願書類では、インビトロでのCRISPR/Cas9 システムによる部位特異的修飾ポリペプチド及びDNA標的化RNAを含む複合体の製造

並びに当該複合体による標的DNAに対する部位特異的切断等について、

具体的データに基づいて開示されているが、真核細胞内でCRISPR/Cas9 シ

ステムを適用する具体的な方法、態様、データ等は何ら記載されておらず、

ライフサイエンス分野の発明である本件発明について、具体的な実施例等

の記載もなく、実際に真核細胞で同システムを適用できるかは不明である。

真核細胞におけるCRISPR/Cas9 システムの適用は、本件優先日当時、当業

者であっても、その出願書類の記載事項及び周知技術等に基づいて行うこ

とはできず、仮に行うことができたとしても過度の試行錯誤を要するもの

であった。

すなわち、真核細胞への適用についての当業者の実施可能性の研究状況

については、被告らの米国特許消費者庁のPTAB のインターフェアランス

手続NO.106,115 において、平成24(2012)年時点で、メダカ、ゼ

ブラフィッシュ及びヒトを用いた実験で成功と述べたが(甲37 の22 頁。

なお、酵母、マウス及び植物の実験は行われず、線虫の実験は後に成功し

たとする。)、これらは、本件優先日時点では成功していない。ヒトの実

験は、同年7月10日から同年10月11日までの実験は全て失敗してい

る(甲42、44~48、50、58、59)。

このように、本件優先日時点において、当業者である本件特許の発明者

たちは、CRISPR/Cas9 システムを真核細胞において実施することができて

いなかったから、他の当業者も、第1出願書類の記載事項や周知技術等を

用いても実施することができないといえる。仮に実施することができたと

しても、発明者らも複数回条件を変更しながらも失敗しており、本件優先

日時点の周知技術や技術常識を採用したとしても、過度の試行錯誤を強い

ることは明らかである。

エ-1 CRISPR/Cas9 システムの真核細胞への適用において必要とされる、❶プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM配列 protspacer adjacent motif)、❷核局在化シグナル(NLS nuclear localization sequence)、❸コドン最適化について、第1出願書類に明示的記載はなく、当業者が実施可能な

程度に記載されていると認めることはできない。すなわち、前記のとおり、

本件における当業者及び技術常識を踏まえると、❶第1優先基礎出願に

は、図3C(GGG)のPAM配列を含む配列が示されているが、それが

PAM配列であることはもちろん、第1優先基礎出願全体において、PA

M配列に関する記載はない。また、本件優先日時点で、文献(乙15、19、

25)に、PAM配列が細菌の免疫システムにおける自己と非自己を区別す

る役割に関わっていることが記載されたとしても、PAM配列が真核細胞

内の標的DNA配列を切断するのに必要であることは、何ら記載されてい

ないから、周知技術とはならず、当業者が技術常識として認識することが

できるものではない(乙15 の図4の記載は、PAM配列を必要とするの

が切断工程か他の工程か明確ではない。仮に、切断工程において、PAM

配列が切断されるべき標的DNAか否かを区別する因子と理解できたとし

ても、理解できるのは、最先端の研究をする研究者であり、上記当業者で

はない。乙15 は、第1優先基礎出願のわずか5か月前に公開されたもの

であり、当業者に一般的に知られているとはいえない。)。第1優先基礎

出願の出願時のPAM配列に関する知識では、PAM配列を認識するのが

Cas9 タンパク質であるかどうか、さらにこれがPAM配列を認識するこ

とがどのようにしてターゲット配列の切断につながるのか、すなわち、P

AM配列の認識とCas9 タンパク質による切断の間の関連性を導き出すの

は困難である。

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/94292/detail8/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。