令和7年6月26日判決言渡
令和5年(行ケ)第10147号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和7年2月13日
判決
原告ツールゲンインコーポレイテッド
同訴訟代理人弁理士井関勝守
同金子修平
同藤野香子
被告ザリージェンツオブザユニ
バーシティオブカリフォルニア
被告ユニバーシティオブヴィエナ
被告Y
上記3名訴訟代理人弁護士城山康文
同岩瀬吉和
同村上遼
同訴訟代理人弁理士小野誠
同坪倉道明
同重森一輝
同安藤健司
同川嵜洋祐
同訴訟復代理人弁護士篠崎慎一郎
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3
0日と定める。
事実及び理由
注)本判決において使用する主な略語は、別に本文中で定義するものを除き、次の
とおりである。
本件特許発明の名称を「RNA依存性標的DNA修飾およびRNA依存
性転写調節のための方法および組成物」とする特許(特許第66
92856号。請求項の数111。令和2年4月17日設定登録)
本件明細書本件特許の願書に添付した明細書及び図面(甲33)
本件発明本件特許の特許請求の範囲請求項1、2、6、15~19、2
1、22、25、28~30、33~36、45~48、51~
53、56、65~70、73、76~84、95、96、99、
100及び111に記載された発明
本件審決特許庁の令和5年8月30日付けの無効審判請求は成り立たな
い旨の審決
パリ条約昭和50年条約第2号
本件優先日平成24年5月25日
第1優先基礎出願被告らが本件においてパリ条約に基づく優先権を主張して
いる本件優先日を出願日とする米国における特許出願
第1出願書類第1優先基礎出願に係る特許出願書類(甲3、26、乙116)
CRISPR/Cas9 システム Cas タンパク質(部位特異的修飾ポリペプチド)及びDNA標的化RNA(tracrRNA〔活性化RNA〕とcr
RNA〔標的化RNA〕を含むもの)から構成される複
合体により標的DNAを切断する仕組み。CRISPR/Cas
システムも同じ。
第1 請求
特許庁が無効2022-800017号事件について令和5年8月30日に
した審決を取り消す。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は、原告の無効審判請求を不成立とした本件審決の取消訴訟である。争
点は、本件審決が、特許権者の優先権主張を認め、拡大先願の無効理由を排斥
したことについての認定判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴被告らは、本件特許の特許権者である。
本件特許に係る特許出願(特願2018-97369号)は、平成25年
3月15日を国際出願日とする特許協力条約(PCT)による国際特許出願
(特願2015-514015号)の一部を分割し、平成30年5月21日
に新たな特許出願としたものである(パリ条約による優先権主張①平成2
4年5月25日米国〔第1優先基礎出願〕、②同年10月19日米国〔以下
「第2優先基礎出願」という。〕、③平成25年1月28日米国〔以下「第
3優先基礎出願」という。〕、④同年2月15日米国)。
⑵原告は、令和4年2月25日、被告らを被請求人として、本件発明につい
ての特許を無効とする旨の無効審判請求をし、特許庁は、これを無効202
2-800017号事件として審理した。
⑶特許庁は、令和5年8月30日付けで無効審判請求は成り立たない旨の本
件審決をし、その謄本は、同年9月7日原告に送達された。
⑷原告は、令和5年12月28日、本件審決の取消しを求めて訴えを提起し
た。
3 特許請求の範囲の記載等
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は、別紙「特許請求の範囲の記
載」のとおりである。
4 本件審決の理由の要旨
⑴本件発明の優先日
ア 原告は、本件発明における、真核細胞中でのCRISPR/Cas9 システムによる標的遺伝子の切断は、第1出願書類及び第2優先基礎出願の出願書類に
は記載されていないから、本件特許は、第1優先基礎出願及び第2優先基
礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することはできず、第3優先基礎
出願の出願日である平成25年1月28日に出願したものとみなすべきで
あると主張する。
イ しかし、第1出願書類(甲3)は、部位特異的DNAヌクレアーゼを操
作するための2つの主要な技術に代わり得る新しい技術として、部位特異
的修飾ポリペプチド及びDNA標的化RNAを含む複合体を提供すること
に主眼を置いたものであり、当該複合体の製造方法に加え、当該複合体が
標的DNAを部位特異的に切断することも具体的データに基づき開示して
いる。また、第1出願書類は、部位特異的修飾ポリペプチド及びDNA標
的化RNAを含む複合体が、インビトロの細胞だけでなくインビボの細胞
(例えば、真核細胞)内の標的DNAにも適用できることを開示しており、
その適用の有用性とともに、その適用が当業者にとって周知の技術的手段
を用いることで具現化することができることを開示しているといえる。し
たがって、優先基礎発明を、植物細胞、動物細胞または単細胞真核生物等
の真核細胞内の標的DNAに適用することは、第1出願書類の全体の記載
を総合することにより導かれる技術的事項であって、当該技術的事項を備
える本件発明は、第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受する
ことができる。
⑵無効理由1(拡大先願、甲1)及び無効理由2(拡大先願、甲2)
前記のとおり、本件特許は、第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益
を享受することができるから、特許法29条の2の規定の適用に当たっては、
第1優先基礎出願の出願日である本件優先日(平成24(2012)年5月
25日)に出願されたものとみなされる。甲1出願の最初の優先基礎出願の
出願日(同年12月12日)及び甲2出願の最初の優先基礎出願の出願日
(同年10月23日)は、いずれも本件優先日より後であるから、本件特許
に対する関係では、特許法29条の2の「他の特許出願」には当たらない。
したがって、本件特許が特許法184条の13において準用する29条の2
の規定により特許を受けることができない旨の原告の主張は、理由がない。
第3 審決取消事由等に係る当事者の主張
1 本件発明の優先日(争点1)について
⑴原告の主張
ア 当業者とは「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者」であって「請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を
有する、①研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための
通常の技術的手段を用いることができ、②材料の選択、設計変更等の通常
の創作能力を発揮できるとの条件を備えた者として想定された者である。
そして、実施可能要件の趣旨及び意義からすると、当業者は、公開され
た特許発明を利用する者として想定されるから、そのレベルは、特許発明
に係る技術を利用する可能性のある者を基準とすべきであり、本件の場合、
当業者の基準は、CRISPR/Cas9 システムを例えば遺伝子改変のための実験
ツールとして利用する分子生物学分野の一般的な研究者や学生等とすべき
である。
また、技術常識は、当業者に一般的に知られている技術又は経験則から
明らかな事項であり、周知性は、文献数だけでなく注目度も考慮して判断
され、周知技術は、その技術分野において一般的に知られている技術(相
当多数の刊行物・ウェブページ等があり、業界に知れ渡り、例示の要がな
いほどよく知られているもの)、慣用技術は、よく用いられている周知技
術である。そうすると、本件の場合、技術常識は、前記当業者に一般的に
知られている技術又は経験則から明らかな事項をいい、最先端の研究開発
をする限定的な研究者のみに知られている技術等はこれに該当しない。
イ 本件特許が第1優先基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受するため
には、本件発明について、当業者が第1出願書類の明細書及び図面に記載
された説明及び第1優先基礎出願の出願時の技術常識に基づいて、過度の
試行錯誤等を要せずに実施することができる必要があり、さらには、本件
発明が属する技術分野に鑑みて本件発明について代表的な実施例(後記)
が出願書類に明確に示されている必要がある。
ウ 本件の第1出願書類では、インビトロでのCRISPR/Cas9 システムによる部位特異的修飾ポリペプチド及びDNA標的化RNAを含む複合体の製造
並びに当該複合体による標的DNAに対する部位特異的切断等について、
具体的データに基づいて開示されているが、真核細胞内でCRISPR/Cas9 シ
ステムを適用する具体的な方法、態様、データ等は何ら記載されておらず、
ライフサイエンス分野の発明である本件発明について、具体的な実施例等
の記載もなく、実際に真核細胞で同システムを適用できるかは不明である。
真核細胞におけるCRISPR/Cas9 システムの適用は、本件優先日当時、当業
者であっても、その出願書類の記載事項及び周知技術等に基づいて行うこ
とはできず、仮に行うことができたとしても過度の試行錯誤を要するもの
であった。
すなわち、真核細胞への適用についての当業者の実施可能性の研究状況
については、被告らの米国特許消費者庁のPTAB のインターフェアランス
手続NO.106,115 において、平成24(2012)年時点で、メダカ、ゼ
ブラフィッシュ及びヒトを用いた実験で成功と述べたが(甲37 の22 頁。
なお、酵母、マウス及び植物の実験は行われず、線虫の実験は後に成功し
たとする。)、これらは、本件優先日時点では成功していない。ヒトの実
験は、同年7月10日から同年10月11日までの実験は全て失敗してい
る(甲42、44~48、50、58、59)。
このように、本件優先日時点において、当業者である本件特許の発明者
たちは、CRISPR/Cas9 システムを真核細胞において実施することができて
いなかったから、他の当業者も、第1出願書類の記載事項や周知技術等を
用いても実施することができないといえる。仮に実施することができたと
しても、発明者らも複数回条件を変更しながらも失敗しており、本件優先
日時点の周知技術や技術常識を採用したとしても、過度の試行錯誤を強い
ることは明らかである。
エ-1 CRISPR/Cas9 システムの真核細胞への適用において必要とされる、❶プロトスペーサー隣接モチーフ(PAM配列 protspacer adjacent motif)、❷核局在化シグナル(NLS nuclear localization sequence)、❸コドン最適化について、第1出願書類に明示的記載はなく、当業者が実施可能な
程度に記載されていると認めることはできない。すなわち、前記のとおり、
本件における当業者及び技術常識を踏まえると、❶第1優先基礎出願に
は、図3C(GGG)のPAM配列を含む配列が示されているが、それが
PAM配列であることはもちろん、第1優先基礎出願全体において、PA
M配列に関する記載はない。また、本件優先日時点で、文献(乙15、19、
25)に、PAM配列が細菌の免疫システムにおける自己と非自己を区別す
る役割に関わっていることが記載されたとしても、PAM配列が真核細胞
内の標的DNA配列を切断するのに必要であることは、何ら記載されてい
ないから、周知技術とはならず、当業者が技術常識として認識することが
できるものではない(乙15 の図4の記載は、PAM配列を必要とするの
が切断工程か他の工程か明確ではない。仮に、切断工程において、PAM
配列が切断されるべき標的DNAか否かを区別する因子と理解できたとし
ても、理解できるのは、最先端の研究をする研究者であり、上記当業者で
はない。乙15 は、第1優先基礎出願のわずか5か月前に公開されたもの
であり、当業者に一般的に知られているとはいえない。)。第1優先基礎
出願の出願時のPAM配列に関する知識では、PAM配列を認識するのが
Cas9 タンパク質であるかどうか、さらにこれがPAM配列を認識するこ
とがどのようにしてターゲット配列の切断につながるのか、すなわち、P
AM配列の認識とCas9 タンパク質による切断の間の関連性を導き出すの
は困難である。
(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/94292/detail8/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。