平成１６年(行ケ)第３２５号特許取消決定取消請求事件
平成１６年１０月１９日口頭弁論終結
判決
原告ビーエーエスエフアクチェンゲゼルシャフト
訴訟代理人弁理士江藤聡明
同佐竹和子
被告特許庁長官小川洋
指定代理人石井あき子
同井出隆一
同一色由美子
同宮下正之
主文
１ 特許庁が異議２００２－７０８６５号事件について平成１６年３月４日にした決定中，「特許第３２１６６４６号の請求項２ないし４，６，７，１０ないし１２に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求める裁判
１ 原告
(1) 主文１と同旨
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
２ 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 主文２と同旨
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「熱伝導性の僅少なポリウレタン硬質発泡プラスチックの製造法」とする特許第３２１６６４６号の特許（平成２年１０月５日出願，平成１３年８月３日設定登録，優先日平成元年１０月６日，優先権主張国ドイツ。以下「本件特許」といい，願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書」という。請求項の数は１３である。）の特許権者である。
本件特許に対して特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議２００２－７０８６５号事件として審理した結果，平成１６年３月４日，「特許第３２１６６４６号の請求項２ないし１３に係る特許を取り消す。同請求項１に係る特許を維持する。」との決定をし，同年３月２４日，その決定の謄本を原告に送達した。
２ 決定の理由
決定の理由は，要するに，本件請求項２ないし１３に係る発明は，いずれも当業者が容易に実施することができる程度に記載されているとは認められないので，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条３項に規定する要件を満たしていないとするものである。
３ 訂正審決の確定
原告は，本訴係属中，平成１６年８月５日付けで，本件明細書につき，特許請求の範囲の記載の訂正を含む訂正審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００４－３９１８８号事件として審理し，その結果，平成１６年９月６日にその請求のとおり訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，これが確定した。
４ 本件訂正審決による訂正前の請求項２ないし１３の内容
【請求項２】ａ）有機および／または変性有機ポリイソシアネートと，ｂ）少なくとも２個の反応性水素原子を有する少なくとも１種の高分子量化合物，および必要の場合には
ｃ）低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを，
ｄ）発泡剤，
ｅ）触媒，および必要の場合には
ｆ）助剤および／または添加剤
の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において，
発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，
ｄ２ｉｉ）シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
からなる沸点５０℃未満の混合物を用い，
有機ポリイソシアネート（ａ）としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび３０～８０重量％のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフェニル－ポリメチレン－ポリイソシアネートからなる混合物を用い，高分子量化合物（ｂ）としてヒドロキシル価が１５０～８５０で且つ２～８官能性である少なくとも１種のポリヒドロキシル化合物を用い，そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導率が０．０２４Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることを特徴とする製造法。
【請求項３】ａ）有機および／または変性有機ポリイソシアネートと，ｂ）少なくとも２個の反応性水素原子を有する少なくとも１種の高分子量化合物，および必要の場合には
ｃ）低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを，
ｄ）発泡剤，
ｅ）触媒，および必要の場合には
ｆ）助剤および／または添加剤
の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において，
発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）構成成分（ｂ）１００重量部当たり，
ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンとの混合物，
ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の低沸点化合物および２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，
有機ポリイソシアネート（ａ）としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび３０～８０重量％のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフェニル－ポリメチレン－ポリイソシアネートからなる混合物を用い，高分子量化合物（ｂ）としてヒドロキシル価が１５０～８５０で且つ２～８官能性である少なくとも１種のポリヒドロキシル化合物を用い，そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導性が０．０２４Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることを特徴とする製造法。
【請求項４】ａ）有機および／または変性有機ポリイソシアネートと，ｂ）少なくとも２個の反応性水素原子を有する少なくとも１種の高分子量化合物，および必要の場合には
ｃ）低分子量連鎖延長剤および／または架橋剤とを，
ｄ）発泡剤，
ｅ）触媒，および必要の場合には
ｆ）助剤および／または添加剤
の存在で反応させることにより熱伝導性僅少ポリウレタン硬質発泡プラスチックを製造する方法において，
発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，および
ｄ２ｉｉ）アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも２種の化合物の混合物から選ばれ，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，
有機ポリイソシアネート（ａ）としてジフェニルメタンジイソシアネートおよび３０～８０重量％のジフェニルメタンジイソシアネート異性体を含有するポリフェニル－ポリメチレン－ポリイソシアネートからなる混合物を用い，高分子量化合物（ｂ）としてヒドロキシル価が１５０～８５０で且つ２～８官能性である少なくとも１種のポリヒドロキシル化合物を用い，そして反応により得られる前記熱伝導性僅少ポリウレタンの熱伝導率が０．０２４Ｗ／ｍ・Ｋ以下であることを特徴とする製造法。
【請求項５】発泡剤混合物（ｄ２）が沸点３０℃未満であることを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の製造法。
【請求項６】発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，および
ｄ２ｉｉ）ｎ－ブタン，イソブタン，シクロブタン，ジメチルエーテル，ジエチルエーテル，フラン，トリフルオロメタン，ジフルオロメタン，ジフルオロエタン，テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも１種の化合物，および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する混合物を用いることを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の製造法。
【請求項７】発泡剤（ｄ）として，構成成分（ｂ）１００重量部当たり，ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサン，ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な少なくとも１種の化合物および
２～５重量部の水
を用いることを特徴とする請求項４に記載の製造法。
【請求項８】ｄ２ｉ）成分がシクロペンタン，またはシクロペンタンとシクロヘキサンとの混合物からなることを特徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載の製造法。
【請求項９】ｄ２ｉ）成分がシクロペンタンからなることを特徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載の製造法。
【請求項１０】ポリウレタン硬質発泡プラスチックが充填剤を添加することなしに製造されることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の製造法。【請求項１１】請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチックを複合材の中間層，および冷却装置ケーシングまたは加熱器具の空洞を発泡充填するために使用する方法。
【請求項１２】請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチック。
【請求項１３】発泡剤としてシクロペンタンを用い，充填剤を含有しないことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造法により得られたポリウレタン硬質発泡プラスチック。」
５ 本件訂正審決による訂正の内容
(1) 訂正事項ａ
請求項２の
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，
ｄ２ｉｉ）シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
からなる沸点５０℃未満の混合物を用い，」なる記載を
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，
ｄ２ｉｉ）シクロペンタンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
からなる沸点５０℃未満の混合物を用い，」と訂正する。
(2) 訂正事項ｂ
請求項３の
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）構成成分（ｂ）１００重量部当たり，
ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンとの混合物，
ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の低沸点化合物および２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，」なる記載を
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）構成成分（ｂ）１００重量部当たり，
ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタン，
ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，シクロペンタンと均一混合可能な沸点３５℃未満の少なくとも１種の低沸点化合物および
２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，」と訂正する。
(3) 訂正事項ｃ
請求項４の
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，および
ｄ２ｉｉ）アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも２種の化合物の混合物から選ばれ，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，」なる記載を
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，および
ｄ２ｉｉ）アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンまたはこれらの少なくとも２種の化合物の混合物から選ばれ，シクロペンタンと均一混合可能な化合物および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する沸点５０℃未満の混合物を用い，」と訂正する。
(4) 訂正事項ｄ
請求項５を削除する。
(5) 訂正事項ｅ－１，訂正事項ｅ－２，訂正事項ｅ－３
請求項６の
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，シクロヘキサンまたはこれらシクロアルカンの混合物，および
ｄ２ｉｉ）ｎ－ブタン，イソブタン，シクロブタン，ジメチルエーテル，ジエチルエーテル，フラン，トリフルオロメタン，ジフルオロメタン，ジフルオロエタン，テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも１種の化合物，および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する混合物を用いることを特徴とする」なる記載を
「発泡剤（ｄ）として，
ｄ２）
ｄ２ｉ）シクロペンタン，および
ｄ２ｉｉ）ｎ－ブタン，イソブタン，シクロブタン，ジメチルエーテル，ジエチルエーテル，フラン，トリフルオロメタン，ジフルオロメタン，ジフルオロエタン，テトラフルオロエタンおよびヘプタフルオロプロパンから選ばれる少なくとも１種の化合物，および
構成成分（ｂ）１００重量部当たり２～５重量部の水
を含有する混合物を用いることを特徴とする」と訂正し（訂正事項ｅ－１），
「請求項２～５のいずれか１項に記載の製造法。」なる記載を「請求項２～４のいずれか１項に記載の製造法。」と訂正し（訂正事項ｅ－２），請求項番号を繰り上げて，請求項５とする（訂正事項ｅ－３）。
(6) 訂正事項ｆ－１，訂正事項ｆ－２
請求項７の
「発泡剤（ｄ）として，構成成分（ｂ）１００重量部当たり，
ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサン，
ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ，シクロペンタンおよび／またはシクロヘキサンと均一混合可能な少なくとも１種の化合物および
２～５重量部の水
を用いることを特徴とする請求項４に記載の製造法。」を
「発泡剤（ｄ）として，構成成分（ｂ）１００重量部当たり，
ｄ２ｉ）２～２２重量部の，シクロペンタン
ｄ２ｉｉ）０．１～１８重量部の，アルカン，最高４個の炭素原子を有するシクロアルカン，ジアルキルエーテル，シクロアルキレンエーテルおよびフルオロアルカンから選ばれ，シクロペンタンと均一混合可能な少なくとも１種の化合物および
２～５重量部の水
を用いることを特徴とする請求項４に記載の製造法。」と訂正し（訂正事項ｆ－１），請求項番号を繰り上げて，請求項６とする（訂正事項ｆ－２）。
(7) 訂正事項ｇ
請求項８，９を削除する。
(8) 訂正事項ｈ
請求項１０の「請求項１～９のいずれか１項に記載の」を「請求項１～６のいずれか１項に記載の」と訂正するとともに，請求項番号を繰り上げて，請求項７とする。
(9) 訂正事項ｉ
請求項１１の「請求項１～１０のいずれか１項に記載の」を「請求項１～７のいずれか１項に記載の」と訂正し，請求項番号を繰り上げて，請求項８とする。
(10) 訂正事項ｊ
請求項１２の「請求項１～１０のいずれか１項に記載の」を「請求項１～７のいずれか１項に記載の」と訂正し，請求項番号を繰り上げて，請求項９とする。
(11) 訂正事項ｋ
請求項１３を削除する。
第３ 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば，本件訂正審決前の特許請求の範囲請求項２ないし１３の記載に基づいて，その発明を認定し，これを前提に，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条３項に規定する要件を満たしていないことを理由にこの特許を取り消した決定の取消を求める訴訟の係属中に，特許請求の範囲の減縮を含む訂正審判が請求され，特許庁がこれを認める旨の本件訂正審決をし，これが確定したということができる。
そうすると，決定は，これにより，結果として，本件訂正審決による訂正前の請求項２ないし４，６，７，１０ないし１２について，判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の認定を誤ったことになり，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，主文１掲記の請求項に係る特許を取り消した決定は，取消を免れない。
以上によれば，本訴請求は理由があるので，これを認容することとし，訴訟費用の負担については，原告に負担させるのを相当と認め，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第３部
裁判長裁判官 佐藤久夫
裁判官 設樂隆一
裁判官 若林辰繁
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/9996/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。