審判番号 訂正2022-390003
請求人 日本化薬 株式会社（代理人 特許業務法人 信栄特許事務所）
特許第６９３５４０２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
特許第６９３５４０２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理 由
第１ 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第６９３５４０２号（以下「本件特許」という。）は、２０１７年（平成２９年）８月２日（優先権主張 平成２８年８月５日 日本国）を国際出願日とする特許出願（特願２０１８－５３１９５５号）に係る特許であって、その請求項１～８に係る発明について令和３年８月２７日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、本件特許は、令和４年１月２１日に本件訂正審判の請求がなされ（本件訂正審判に係る訂正を以下「本件訂正」ともいう）、同年４月２８日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年５月３１日に意見書及び審判請求書を対象とする手続補正書が提出されたものである。
第２ 審判請求書の補正の適否について
令和４年５月３１日に提出された手続補正書における審判請求書の補正（以下「本件補正」という。）の適否について、以下に検討する。
１ 補正の内容
本件補正は、審判請求書の「６ 請求の理由」の「（３）訂正の理由」を以下のように補正するものである。
「
〔図省略〕
〔図省略〕
〔図省略〕
」
２ 本件補正の適否
本件補正は、請求の理由を補正するものであり、特許法第１３１条の２第１項ただし書第１号に該当するから、特許法第１３１条の２第１項本文の規定により、これを認める。
第３ 請求の趣旨及び訂正の内容
１ 請求の趣旨
本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第６９３５４０２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を下記「２ 訂正の内容」の訂正事項のとおりに訂正することを求めるというものである。
２ 訂正の内容
（１）訂正事項１
特許請求の範囲の請求項１に式（１）として記載されている下記化学式を、
「
〔図省略〕
」
以下の化学式に訂正する（請求項１を直接又は間接的に引用する請求項２から請求項８も同様に訂正する）。
「
〔図省略〕
」
第４ 当審の判断
１ 訂正の目的について
訂正前及び訂正後の請求項１の式（１）の記載は、上記「第３２（１）」のとおりである。
訂正事項１は、要するに、式（１）の化学式を変更するものであって、訂正前の請求項１の式（１）の化学式における左右の芳香環の中から１本ずつ横方向外側に突き出す「２本の棒」を削除して訂正後の式（１）の化学式とするものである。
そこで、訂正前の請求項１の式（１）における当該「２本の棒」の解釈について検討する。
まず、芳香環の中から外側に突き出す棒が環の任意の位置で置換されることを表す慣用の表記法であること、及び、化学構造式ではＣ（炭素原子）及びＨ（水素原子）の表示がしばしば省略されることを踏まえると、式（１）の「２本の棒」は、一見、芳香環のＲ又はＳＯ２との接続部を除く任意の位置に結合したメチル基と解しうる。以下、この解釈を「メチル基とする解釈」ともいう。
一方、訂正前の請求項１には「下記式（１）で表される構造を分子中に含むスルホニル化合物（Ｂ）」と記載されており、式（１）は当該化合物（Ｂ）の部分構造を規定するものである。してみれば、当該化合物（Ｂ）における式（１）の部分とそれ以外の部分との結合が芳香環のＲ又はＳＯ２との接続部を除く任意の位置にあることを示すために「２本の棒」が記載されているとも解しうる。以下、この解釈を「結合とする解釈」ともいう。
このように、訂正前の請求項１の式（１）の「２本の棒」は、２通りの解釈の余地があるものであり、明瞭でない記載といえる。
そこで、本件特許の願書に添付した明細書（以下、単に「明細書」ともいう。）の記載をみるに、まず、明細書の段落００１０、００１７、００２６にはスルホニル化合物（Ｂ）が分子中に含む構造を表す式（１）として、訂正前の請求項１の式（１）とは「２本の棒」が無いことを除き同じ化学構造式が記載されている。「メチル基とする解釈」を採用すると、訂正前の請求項１記載の式（１）とこれらの段落に記載の式（１）とが互いに異なる構造を表すこととなり、両者の間に不整合が生じるが、「結合とする解釈」を採用すると、どちらの式（１）も同じ部分構造を表すものであって、「２本の棒」の有無は単に他の部分との結合を明示するか否かという形式的な差異にすぎないものといえ、両者の間に不整合は生じない。
また、明細書の段落００３６にはスルホニル化合物（Ｂ）の具体例が列挙され、段落００５８～００６４では、実施例で用いられるスルホニル化合物（Ｂ）の具体的な化合物（Ｂ１）～（Ｂ６）が記載されているが、これらは全て芳香環にメチル基が結合していない構造を含む化合物である。そのため、「メチル基とする解釈」を採用すると、訂正前の請求項１で特定されるスルホニル化合物（Ｂ）と明細書に開示された具体的なスルホニル化合物（Ｂ）とが対応しないものとなってしまうが、「結合とする解釈」を採用すると、明細書に開示された具体的なスルホニル化合物（Ｂ）が全て訂正前の請求項１で特定されるスルホニル化合物（Ｂ）の具体的態様となる。
このように、訂正前の請求項１の式（１）における「２本の棒」について、「メチル基とする解釈」を採用すると明細書の記載との間で不整合が生じてしまうが、「結合とする解釈」を採用すると明細書の記載との間でそのような不整合は生じない。
そして、訂正事項１は、「２本の棒」を削除することで「メチル基とする解釈」の余地を無くし、「結合とする解釈」を採用することを明確にするためのものといえるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものである。
２ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記１で述べたとおり、明細書の段落００１０、００１７、００２６には訂正後の請求項１の式（１）と同じ、「２本の棒」が無い化学構造式が記載されている。
したがって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。
３ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記１で述べたとおり、訂正事項１は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。
４ 特許法第１２６条第７項について
上記１で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものであるから、本件訂正には、同法同条第７項に規定される、いわゆる独立特許要件は課されない。
第４ むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
令和４年７月７日
審判長 特許庁審判官 杉江 渉
特許庁審判官 土橋 敬介
特許庁審判官 細井 龍史
出典：特許庁「審決公報」（令和4年10月28日発行・号数2022-010、公報発行サイト https://www.gazette.jpo.go.jp/scciidl010 ）を加工して作成（加工：TaiLexi AI）
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