審判番号 訂正2023-390067
請求人 〔氏名省略〕（代理人 弁理士2名）
特許第７０３６９０９号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
特許第７０３６９０９号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔２３～４７〕について訂正することを認める。
理 由
第１ 手続の経緯
本件特許第７０３６９０９号に係る出願（特願２０２０－５１９７０４号）は、平成３０年１０月９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張２０１７年１０月１０日 米国、２０１７年１０月１１日 米国）として出願されたものであって、その請求項１～４７に係る発明について令和４年３月７日に特許権の設定登録がなされた。
これについて、令和５年５月２４日に本件訂正審判が請求された。
第２ 請求の趣旨および訂正の内容
１ 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第７０３６９０９号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２３～４７について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
そして、本件訂正審判の請求による訂正の内容は、下記訂正事項１～４のとおりである。
（１）訂正事項１
特許請求の範囲の請求項２３～３６を削除する。
（２）訂正事項２
特許請求の範囲の請求項３７に記載された「請求項１～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質をコードするポリヌクレオチド。」を、「請求項１～２２のいずれか１項に記載の結合タンパク質をコードするポリヌクレオチド。」に訂正する。
（３）訂正事項３
特許請求の範囲の請求項３９に記載された「宿主細胞であって、請求項３６に記載のポリヌクレオチドのキット、請求項３７に記載のポリヌクレオチド、または請求項３８に記載のベクターを含む前記宿主細胞。」を、「宿主細胞であって、請求項３７に記載のポリヌクレオチド、または請求項３８に記載のベクターを含む前記宿主細胞。」に訂正する。
（４）訂正事項４
特許請求の範囲の請求項４２に記載された「請求項１～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質および薬学的に許容される担体を含む医薬組成物。」を、「請求項１～２２のいずれか１項に記載の結合タンパク質および薬学的に許容される担体を含む医薬組成物。」に訂正する。
第３ 当審の判断
１ 一群の請求項について
訂正前の請求項２３～４７について、請求項２４～３５、３７～３８、４２～４７は、請求項２３を直接的または間接的に引用しているものであり、また、請求項３９～４１は、請求項２３または３６を直接的または間接的に引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項２３および３６に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項２３～４７は一群の請求項であるから、本件訂正は特許法第１２６条第３項の規定に基づき一群の請求項ごとにされたものである。
２ 訂正事項１について
（１）訂正の目的について
訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項２３～３６を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項２３～３６を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
したがって、当該訂正事項１は、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。
（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項２３～３６を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、当該訂正事項１は、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。
（４）独立特許要件について
訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項２３～３６を削除するものであり、訂正後の請求項２３～３６に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第１２６条第７項に規定する独立特許要件の判断は要しない。
３ 訂正事項２、４について
（１）訂正の目的について
訂正事項２は、訂正前の請求項３７の「請求項１～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質をコードするポリヌクレオチド。」から「「請求項２３～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質をコードするポリヌクレオチド。」を削除するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項４は、訂正前の請求項４２の「請求項１～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質および薬学的に許容される担体を含む医薬組成物。」から「請求項２３～３５のいずれか１項に記載の結合タンパク質および薬学的に許容される担体を含む医薬組成物。」を削除するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項２は、訂正前の請求項３７において、請求項２３～３５を引用する発明を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
また、訂正事項４は、訂正前の請求項４２において、請求項２３～３５を引用する発明を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
したがって、訂正事項２、４は、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。
（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項２は、訂正前の請求項３７において、請求項２３～３５を引用する発明を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
また、訂正事項４は、訂正前の請求項４２において、請求項２３～３５を引用する発明を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、訂正事項２、４は、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。
（４）独立特許要件について
訂正後の請求項３７、及び同項を引用する訂正後の請求項３８～４１に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
また、訂正後の請求項４２、及び同項を引用する訂正後の請求項４３～４７に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、訂正事項２、４は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。
４ 訂正事項３について
（１）訂正の目的について
訂正事項３は、訂正前の請求項３９の「宿主細胞であって、請求項３６に記載のポリヌクレオチドのキット、請求項３７に記載のポリヌクレオチド、または請求項３８に記載のベクターを含む前記宿主細胞。」から「宿主細胞であって、請求項３６に記載のポリヌクレオチドのキットを含む前記宿主細胞。」を削除するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項３は、訂正前の請求項３９において、請求項３６に記載のポリヌクレオチドのキットを含む宿主細胞に係る発明を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。
（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項３は、訂正前の請求項３９において、請求項３６に記載のポリヌクレオチドのキットを含む宿主細胞に係る発明を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。
（４）独立特許要件について
訂正後の請求項３９、及び同項を引用する訂正後の請求項４０～４１に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。
第４ むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第５項ないし第７項に規定する要件に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
令和５年７月４日
審判長 特許庁審判官 長井 啓子
特許庁審判官 加々美 一恵
特許庁審判官 高堀 栄二
出典：特許庁「審決公報」（令和5年10月27日発行・号数2023-010、公報発行サイト https://www.gazette.jpo.go.jp/scciidl010 ）を加工して作成（加工：TaiLexi AI）
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