審判番号 無効2023-800016
請求人 沢井製薬 株式会社（代理人 弁護士1名）
被請求人 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング（代理人 弁理士7名）
参加人 日新製薬株式会社（代理人 弁理士2名）
上記当事者間の特許第５８１３２９３号発明「ＤＰＰ ＩＶインヒビターの使用」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結 論
特許第５８１３２９３号の特許請求の範囲を、令和６年８月２３日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～１４、２０～３１〕、〔１７～１９、３２〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理 由
第１ 手続の経緯
特許第５８１３２９３号（以下「本件特許」という。）の請求項１～３２に係る発明についての特許出願（特願２０１０－１００８９９号）は、２００７年（平成１９年）５月３日（パリ条約による優先権主張２００６年５月４日 欧州特許庁（ＥＰ））を国際出願日とする特願２００９－５０８３４７号の一部を平成２２年４月２６日に新たな出願としたものであって、平成２７年１０月２日に特許権の設定登録がされたものである。
これに対して、令和５年３月７日に特許無効審判請求がされた。以後の主な手続の経緯は次のとおりである。
令和５年３月７日 審判請求書の提出
同年６月２２日 参加申請書の提出
同年８月２日 訂正請求書・答弁書の提出
同年８月２３日付け 参加許否の決定（参加申請人の参加を許可）
同年８月２４日 手続補正書（方式）（訂正請求書）
同年１０月１１日付け 審理事項通知書
同年１１月９日 口頭審理陳述要領書（請求人）の差出
同年１１月９日 口頭審理陳述要領書（参加人）の提出
同年１１月９日 口頭審理陳述要領書（被請求人）の提出
同年１１月３０日 口頭審理
令和６年１月５日 上申書（被請求人）の提出
同年１月２９日 上申書（請求人）の提出
同年４月１８日付け 審決の予告
同年８月８日付け 審尋
（被請求人からの回答書の提出なし）
同年８月２３日 訂正請求書の提出
同年９月１３日 回答書（請求人）の提出
なお、令和５年８月２日提出の訂正請求書による訂正の請求は、特許法第１３４条の２第６項の規定により取り下げられたものとみなす。
第２ 訂正請求について
１ 訂正の内容
令和６年８月２３日提出の訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、次のとおりのものである。
（訂正事項１～２６）一群の請求項である１～１４、２０～３１について
請求項１～１４、２０～３１を削除する。
（訂正事項２７～３０）一群の請求項である１７～１９、３２について
請求項１７～１９、３２を削除する。
２ 訂正の適否
本件訂正は、訂正事項１～２６により請求項１～１４、２０～３１を削除し、訂正事項２７～３０により１７～１９、３２を削除する（すなわち、請求項１～１４及び１７～３２を削除する）ものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔１～１４、２０～３１〕、〔１７～１９、３２〕について訂正を認める。
第３ 審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項１～１４及び１７～３２に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項１～１４及び１７～３２を削除する本件訂正が認められたから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第１３５条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６２条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
令和６年１０月２３日
審判長 特許庁審判官 藤原 浩子
特許庁審判官 岩下 直人
特許庁審判官 吉田 佳代子
（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。
出典：特許庁「審決公報」（令和7年3月28日発行・号数2025-003、公報発行サイト https://www.gazette.jpo.go.jp/scciidl010 ）を加工して作成（加工：TaiLexi AI）
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