平成２０年１１月２７日判決言渡
平成１９年（行ケ）第１０３８０号
審決取消請求事件
口頭弁論終結日
平成２０年９月３０日
判決原告
マックス株式会社
原告訴訟代理人弁護士
田倉保
原告訴訟代理人弁理士
七條耕司同高田修治被告
日立工機株式会社
被告訴訟代理人弁護士
井坂光明
被告訴訟代理人弁理士
井沢博主文
特許庁が無効２００５－８０１２１号事件について平成１９年９月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
主文第１項と同旨
第２
争いのない事実等
以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠によって容易に認定することができる事実である（なお，法律上の見解は当裁判所が付記したものである。）。
特許庁における手続の経緯等
(1)
本件特許
被告は，発明の名称を「打込機」とする特許第２８４２２１５号の特許（以下「本件特許」という。）の特許権者であり，本件特許は，平成６年４月２２日に出願され（優先権主張平成５年９月２２日，日本），平成９年５月９日及び平成１０年６月１５日の各手続補正（いずれも願書に添付した明細書の記載を補正するもの）を経て，平成１０年１０月２３日に設定登録されたものであり，登録時の請求項の数は８である（甲３６）。(2)
本件無効審判及び審決取消訴訟
ア
第１次審決に至る経緯
原告は，平成１７年４月１９日，同日付け審判請求書（甲３７。以下「本件無効審判請求書」という。なお，本件無効審判請求書には，書証として，本件特許の優先権主張日前に頒布された刊行物であるドイツＤＥ２７００９４９Ａ１公報〔甲１〕，ドイツＤＴ２４４３５４４Ａ１公報〔甲２。以下「刊行物２」ということがある。〕が添付されていた。）を特許庁に提出し，本件特許を無効にすることについて審判（無効２００５－８０１２１号事件。以下「本件無効審判」という。）を請求した。
その後，本件無効審判の手続において，被告は，平成１７年７月１５日付け審判事件答弁書（甲５６）及び同日付け訂正請求書（甲５７。以下，この請求書による訂正を「本件第１訂正」という。），同年１０月４日付け口頭審理陳述要領書（甲５８），同月１１日付け上申書（甲５９）及び同月１８日付け上申書（甲６０）を提出し，原告は，同年９月９日付け弁駁書（甲３８。以下「第１回弁駁書」という。）及び同年１０月１８日付け口頭審理陳述要領書（甲３９）を提出した。
特許庁は，平成１７年１１月８日，「訂正を認める。特許第２８４２２１５号の請求項１～７に係る発明についての特許を無効とする。特許第２８４２２１５号の請求項８に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（甲６９。以下「第１次審決」という。）をした。
イ
第１次審決に対する取消訴訟
被告及び原告は，それぞれ第１次審決の取消しを求めて，審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１０８４２号事件及び平成１７年（行ケ）第１０８４７号事件）を提起し，その後，被告が，平成１７年１２月２０日，本件特許につき訂正審判（訂正２００５－３９２３０号事件。甲６１）を請求したところ，知的財産高等裁判所（第４部）は，平成１８年１月３０日，特許法１８１条２項により第１次審決を取り消す旨の決定（甲７６。以下「第１次取消決定」という。）をした。
第１次取消決定は，第１次審決中の「特許第２８４２２１５号の請求項１～７に係る発明についての特許を無効とする。」との部分（被告から提起された平成１７年（行ケ）第１０８４２号事件）及び第１次審決中の「特許第２８４２２１５号の請求項８に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分（原告から提起された平成１７年（行ケ）第１０８４７号事件）を審理の対象としたものであり，結局，第１次審決の全部を取り消したものである。
ウ
第２次審決に至る経緯
第１次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において，被告は，平成１８年２月２０日付け訂正請求書（以下，この請求書による訂正〔平成１７年１２月２０日付け訂正審判請求書（甲６１）に添付された訂正明細書を援用するもの（甲４０，６６，弁論の全趣旨）〕を「本件第２訂正」という。）を提出し（なお，本件第２訂正が請求されたことに伴い，本件第１訂正の請求は取り下げられたものとみなされた〔特許法１３４条の２第４項参照〕。），原告は，平成１８年３月３１日付け弁駁書（甲４０。以下「第２回弁駁書」という。なお，第２回弁駁書には，書証として，刊行物２，実公昭５６－６３０３号公報〔甲３〕，米国特許第４６５７１６６号公報〔甲４。以下「刊行物１」ということがある。〕，米国特許第４６２１７５８号公報〔甲５〕，フランス第１５１０９４２号公報〔甲６。以下「刊行物３」ということがある。〕，特公昭４６－２９２３４号公報〔甲７〕，実開平４－１３３５８０号公報〔甲８〕，ドイツＤＥ３７１５２９３Ａ１公報〔甲９〕，米国特許第５０６２５６２号公報〔甲１０〕，ドイツ第７３１４０５６号公報〔甲１１〕，特開平３－４３１６３号公報〔甲１２〕，米国特許第３７１３５７３号公報〔甲１３〕，ドイツＤＴ１２８６４６９号公報〔甲１４〕，米国特許第４５７３６２４号公報〔甲１５〕，中華民国専利公報・公告第１１８０５２号・全文明細書〔甲１６〕，米国特許第３３８７５４１号公報〔甲１７〕，特公昭５０－３１３０６号公報〔甲１８〕，米国特許第３４０３６００号公報〔甲１９〕，米国特許第３８５３２５７号公報〔甲２０〕，特開昭５０－５８６７５号公報〔甲２１〕，実公昭５１－４２１４１号公報〔甲２２〕，実開昭５６－５２６８４号公報・全文明細書〔甲２３〕，実開昭５８－１７３４８２号公報・全文明細書〔甲２４〕，米国特許第３８５００７９号公報〔甲２５〕，特公昭６３－４２１２５号公報〔甲２６〕，米国特許第３６３３８１１号公報〔甲２７〕，米国特許第４２２００７０号公報〔甲２８〕，ドイツＤＥ３２０７９６２Ａ１公報〔甲２９〕，実開昭６２－９２１７４号公報〔甲３０〕，「ＴＡ－２１１／ＳＦ５０Ｍ０」リーフレット写し及び矢示部拡大図〔甲３１〕が添付されていた。）を提出した。審判長は，平成１８年５月１８日，「上記弁駁書において新たに追加された甲第４～３１号証により立証しようとする事実に基づいた請求の理由の補正は，審判請求時の要旨を変更するものと認められるところ，この補正は，特許法１３１条の２第２項各号のいずれにも該当しないものであるから，許可しない。」との補正許否の決定（甲７１）を発送するとともに，被告に対し無効理由通知書，原告に対し職権審理結果通知書（甲７０。以下「本件職権審理結果通知書」という。なお，同通知書と上記無効理由通知書とは同内容であるから，以下，両者を併せ，「本件無効理由通知」という。）をそれぞれ発送した。
その後，被告は，平成１８年６月１９日付け意見書（甲６２）及び同日付け訂正請求書（甲６３。以下，この請求書による訂正を「本件第３訂正」という。）を提出し（なお，本件第３訂正が請求されたことに伴い，本件第２訂正の請求は取り下げられたものとみなされた〔特許法１３４条の２第４項参照〕。），原告は，同年８月８日付け弁駁書（甲４１。以下「第３回弁駁書」という。）を提出した。
特許庁は，平成１８年１０月１６日，「訂正を認める。特許第２８４２２１５号の請求項１乃至５に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（甲７２。以下「第２次審決」という。）をした。本件第３訂正は，登録時の請求項４ないし６の削除を伴うものであるところ，第２次審決中，同請求項の削除に係る訂正を認めた部分については，原告・被告とも取消訴訟を提起する原告適格を有しないというべきであるから，同審決の送達により，本件第３訂正のうち，登録時の請求項４ないし６を削除した部分は，形式的に確定した（知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１００９９号事件・平成１９年７月２３日決定，知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０４５５号事件・平成２０年２月１２日判決参照）。
エ
第２次審決に対する取消訴訟
被告は，第２次審決の取消しを求めて，審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５１６号）を提起し，その後，平成１８年１２月２０日，本件特許につき訂正審判（訂正２００６－３９１９９号事件）を請求したところ，知的財産高等裁判所（第３部）は，平成１９年２月１４日，特許法１８１条２項により第２次審決を取り消す旨の決定（甲８２。以下「第２次取消決定」という。）をした。
前記ウのとおり，第２次審決中，登録時の請求項４ないし６の削除に係る訂正を認めた部分は，既に同審決の送達により形式的に確定した。上記審決取消訴訟において取消しを求めた対象は，同審決中，本件第３訂正後の請求項１ないし５に係る発明についての特許を無効とした部分のみであり，第２次取消決定における取消しの対象も，当該部分のみである。
オ
本件審決に至る経緯
第２次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において，被告は，平成１９年３月５日付け訂正請求書（甲６５。以下，この請求書による訂正を「本件第４訂正」という。）を提出し（なお，本件第４訂正が請求されたことに伴い，本件第３訂正の請求のうち，既に形式的に確定している登録時の請求項４ないし６の削除に係る訂正を認めた部分以外の部分〔登録時の請求項１ないし３，７及び８に係る部分〕は，取り下げられたものとみなされた〔特許法１３４条の２第４項，知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１００８１号事件・平成１９年６月２０日決定，知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１００９９号事件・平成１９年７月２３日決定参照〕。），原告は，平成１９年４月１６日付け弁駁書（甲４２。以下「第４回弁駁書」という。なお，第４回弁駁書には，本件無効審判請求書又は第２回弁駁書に添付されていた書証と同一の書証〔甲１～３１〕が添付されていた。）を提出した。
審判長は，平成１９年５月１５日，被告に対し，第４回弁駁書の副本の送付通知をするとともに，特許法施行規則４７条の２第１項に基づき，３０日の期間を指定して答弁指令を行った。なお，同通知には，上記期間が特許法１３４条１項，２項に規定された指定期間ではない旨記載されていた。
その後，被告は，平成１９年６月１４日付け審判事件答弁書（甲６６）を提出し，第４回弁駁書に添付された刊行物３（甲６）については，本件無効審判請求書に記載のない刊行物であり，これに基づく審判請求の理由の補正はその要旨を変更するものであることのみを主張した。
特許庁は，平成１９年９月２８日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（甲７３。以下「本件審決」という。）をし，１９年１０月１１日，その謄本を原告に送達した。
なお，前記ウのとおり，第２次審決中，登録時の請求項４ないし６の削除に係る訂正を認めた部分は，原告・被告とも取消訴訟を提起する原告適格を有しないから，既に同審決の送達により形式的に確定しており，本件審決中，登録時の請求項８の削除に係る訂正を認めた部分も，同様の理由により，同審決の送達により形式的に確定したから，結局，登録時の請求項４ないし６及び８の削除に係る訂正は，いずれも形式的に確定している。したがって，本訴において取消しを求めた対象は，本件審決中，本件第４訂正のうち登録時の請求項１ないし３及び７に係る訂正を認め，同訂正後の請求項１ないし４の発明についての特許につき審判請求を不成立とした部分である。
カ
その他当事者間に争いのない事実
本件無効審判の手続において，①第４回弁駁書に係る原告の主張に関して，明示的な補正許否の決定がされた事実はなく，②本件無効審判請求書で主張した無効理由について，原告が明示的にこれを撤回した事実はなく，③本件職権審理結果通知書で通知された無効理由に関して，第２次取消決定が効力を生じて本件無効審判の手続が再開された後，これを審理の対象としない旨の明示的な告知がされた事実はない（第３回弁論準備手続調書）。
なお，本件無効審判の手続において原告が提出した書証（甲１～３１）の当該手続における書証番号は，本訴における書証番号と同一である（審決書３頁３６行，第２回弁駁書〔甲４０〕２５頁４５行，第４回弁駁書〔甲４２〕４４頁２３行の各「甲第２６号証：実公昭６３－４２１２５号公報」は，いずれも「甲第２６号証：特公昭６３－４２１２５号公報」の誤記と認められる〔弁論の全趣旨〕。）。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/37057/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。