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知財高裁判決

知財高判 平成21年6月25日

平成19年(ネ)第10056号 不当利得返還等請求控訴事件

AI 要約AI

職務発明報酬請求訴訟において,使用者が特許権に無効事由があると主張することは,譲渡人が無効事由を知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り許されないが,相当額算定の一事情として無効事由を考慮することは許されるとした事例

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この判例について AI に質問

裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
平成21年6月25日 (2009-06-25)
事件番号
平成19年(ネ)第10056号
事件名
不当利得返還等請求控訴事件
裁判の種類・結果
判決
判例集等
判時2084号50頁※※ 収録判例の引用から推定
分野
民事・知的財産・特許権・民事訴訟

AI 要約AI

要旨

  • 職務発明報酬請求訴訟において,使用者が特許権に無効事由があると主張することは,譲渡人が無効事由を知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り許されないが,相当額算定の一事情として無効事由を考慮することは許されるとした事例
  • 特許法旧35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は,自己実施の場合は法定通常実施権による利益を超えた超過売上高に基づく利益であり,その算定に当たり仮想実施料率方式によることが許されるとした事例
  • 職務発明報酬請求債権は商行為によって生じた債権ではなく,商事消滅時効(商法522条)の適用はないとした事例
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 一審原告X1・X2は,一審被告ブラザー工業株式会社の従業者等であり,ラベルライターに関する本件各発明(第1〜第3・第5発明,海外特許1〜3,第3考案)をし,特許等を受ける権利を一審被告に譲渡した。
  • 一審原告らは,原審で主位的に本件各発明は職務発明に当たらないとして不当利得返還を,予備的に特許法旧35条3・4項等に基づき相当対価各2億円及び遅延損害金の支払を求めた。
  • 原審(東京地裁)は,主位的請求を棄却し,予備的請求についてX1に2183万8142円,X2に1520万8131円及び遅延損害金を認容し,その余を棄却した。
  • 当審で一審原告らは主位的請求を取り下げ,一審被告(A事件)と一審原告ら(B事件)がそれぞれ控訴した。

争点

  • 本件各特許権に無効事由がある場合に職務発明報酬請求が許されるか否か
  • 本件各発明の自己実施の有無及び超過売上高の割合
  • 本件各発明の寄与度及び一審被告の貢献度
  • 商事消滅時効(商法522条)が適用されるか否か

判断

  • 規範:職務発明報酬請求訴訟において,使用者が特許権に無効事由があると主張することは,譲渡人が無効事由を知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り許されないが,相当額算定の一事情として無効事由を考慮することは許される。考慮した事情:本件各特許権の譲渡人に無効事由を知りながら譲渡した事情は認められない。当てはめと結論:第3発明には無効事由があると認められるが,第1・第2・第5発明及び海外特許1〜3には無効事由はない。退けた主張:一審被告の無効主張は,特許権者による第三者への権利行使の場面に適用されるものであり,職務発明報酬請求の場面には適用されない。
  • 規範:特許法旧35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は,自己実施の場合は法定通常実施権による利益を超えた超過売上高に基づく利益であり,その算定に当たり仮想実施料率方式によることが許される。考慮した事情:本件被告製品の売上高,超過売上高の割合(平成11年3月31日まで50%,以降40%),仮想実施料率(本体・テープカセットとも5%),各発明の寄与度(ラミネート発明50〜60%,第1発明1〜2%,第3発明0.5〜1%)等。当てはめと結論:自己実施分の相当対価を算定した。退けた主張:一審原告らの利益率算定方式,一審被告の超過売上高不存在の主張。
  • 規範:第三者実施分の相当対価は,実施料収入を基準とし,当該発明がライセンス契約締結に寄与した程度を考慮して算定する。考慮した事情:キングジム社・カシオ社・ダイモ社からの実施料収入,各発明の寄与度(第1発明0〜2%,第3発明1〜2%,海外特許1はダイモ契約に寄与しない)等。当てはめと結論:第三者実施分の相当対価を算定した。退けた主張:一審原告らの寄与度の主張,一審被告の寄与度の主張。
  • 規範:特許法旧35条3項に基づく相当対価請求債権は,商行為によって生じた債権ではなく,商事消滅時効(商法522条)の適用はない。考慮した事情:特許法旧35条の趣旨は従業者と使用者の衡平を図るものであり,営利性を考慮すべき債権ではない。当てはめと結論:商事消滅時効の主張は採用できない。退けた主張:一審被告の商事消滅時効の主張。

判旨(本文から引用)

  • 発明者たる一審原告らから「特許を受ける権利」の譲渡を受けた一審被告が,同権利を特許権とすべくその後自らの責任において出願し取得した特許権につき,職務発明報酬請求訴訟において上記特許権につき無効事由があると主張することは,譲渡契約時に予定されていなかった事情に基づき譲渡契約の効力を過去に遡って斟酌しようとする点で背理であり,譲渡人たる従業者が特許無効事由があることを知りながら譲渡した等の特段の事情がない限り,許されないと解される。
  • 特許法旧35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利は,その金額が同条により定められたいわば法定の債権であるから,権利を行使することができる時から10年の経過によって消滅する(民法166条1項,167条1項)と解するのが相当である。

結論

  • 1 A事件控訴人ブラザー工業株式会社の控訴を棄却する。
  • 2 B事件控訴人X1・同X2の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。(1) 一審被告は,一審原告X1に対し,3188万2587円及び別紙認容金額一覧表の表1記載の各「支払時期」から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(2) 一審被告は,一審原告X2に対し,2449万5226円及び別紙認容金額一覧表の表2記載の各「支払時期」から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(3) 一審原告X1・同X2のその余の請求をいずれも棄却する。
  • 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を一審原告らの負担とし,その余を一審被告の負担とする。
  • 4 この判決の第2項(1)及び(2)は仮に執行することができる。

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平成21年6月25日判決言渡

平成19年(ネ)第10056号不当利得返還等請求控訴事件

判決

一審原告 X 1

外1名

一審被告ブラザー工業株式会社

知的財産高等裁判所第2部

「閲覧制限及び仮名処理にともない,目次に記載のページ数は判決原本とは異なります」。

目次

4主文

5第1控訴の趣旨

第2 事案の概要 6

第3 当事者の主張 10

1 一審被告 10

……………………………………………………(1) 本件各特許権が無効であること 10……………………………………(2) 一審被告は本件各発明を実施していないこと 60…………………………………………………………(3) 超過売上高の算定について 68……………………………………………………………(4) 仮想実施料率について 124………………………………………………(5) 第三者からの実施料収入について 127………………………………………(6) 発明に対する一審被告の貢献度について 137…………………………………………………(7) 共同発明者間の寄与度について 148……………………………………………………(8) 相当対価の支払時期について 151…………………………………………………………………(9) 消滅時効について 152

2 一審原告ら 154

…………………………………………………(1) 本件各特許権は有効であること 154……………………………………(2) 一審被告は本件各発明を実施していること 198………………………………………………………(3) 超過売上高の算定について 200…………………………………………………………………(4) 利益率等について 239………………………………………………(5) 第三者からの実施料収入について 242………………………………………(6) 発明に対する一審被告の貢献度について 250…………………………………………………(7) 共同発明者間の寄与度について 260……………………………………………………(8) 相当対価の支払時期について 261…………………………………………………………………(9) 消滅時効について 261

第4 当裁判所の判断 263

1 本件における基礎的事実関係 263

2 本件発明報酬請求と特許無効事由との関係 296

3 本件各発明により一審被告が受けるべき利益──自己実施分 319…………………………………………………………………………………(1) 総論 319……………………………………(2) 一審被告による本件各発明自己実施の有無 321………………………………………………………………………(3) 売上高の算定 330…………………………………………………………………(4) 超過売上高の割合 335………………………………………………………………(5) 本件における利益率 378………………………………………………………………(6) 本件各発明の寄与度 379‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ア一審被告保有権利についての検討 380‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥イ寄与度の算定 466

4 本件各発明により一審被告が受けるべき利益──第三者実施分 471…………………………………………………………………………………(1) 総論 471…………………………………………………(2) キングジム社からの実施料収入 472………………………………………………………(3) カシオ社からの実施料収入 474………………………………………………………(4) ダイモ社からの実施料収入 474

5 本件各発明に対する一審被告の貢献度 480

6 共同発明者間における一審原告らの寄与度 484

7 相当対価の支払時期 486

8 消滅時効 487

9 相当対価額と既払金控除 489

10 結論 493

別紙認容金額一覧表 605

別紙本件被告製品の売上高(自己実施分) 606

別紙ラミネート発明の相当対価算定表(自己実施分) 608

別紙第1発明の相当対価算定表(自己実施分) 610

別紙第3発明の相当対価算定表(自己実施分) 611

別紙キングジム社実施分 612

別紙カシオ社実施分 613

別紙ダイモ社実施分 614

別紙相当対価の金額のまとめ 616

平成19年(ネ)第10056号不当利得返還等請求控訴事件(原審・東京地裁平成17年ワ第11007号以下ブラザー工業株式会社控訴に係る部分東()。,〔京地裁平成19年(ワネ)第1092号〕を「A事件,X 1及び X 2控訴に係る部」分〔東京地裁平成19年(ワネ)第1110号〕を「B事件」という)。口頭弁論終結日平成21年1月22日

判決

A事件控訴人・B事件被控訴人ブラザー工業株式会社

(一審被告)

訴訟代理人弁護士熊倉禎男

同佐尾重久

同富岡英次

同田中伸一郎

同相良由里子

同水沼淳

同小和田敦子

訴訟復代理人弁護士木内加奈子

A事件被控訴人・B事件控訴人 X1

(一審原告)

A事件被控訴人・B事件控訴人 X2

(一審原告)

両名訴訟代理人弁護士加藤洪太郎

同夏目武志

主文

1 A事件控訴人ブラザー工業株式会社の控訴を棄却する。

2 B事件控訴人 X 1・同 X 2の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。

(1) 一審被告は,一審原告 X 1に対し,3188万2587円及び「」「()」別紙認容金額一覧表の表1認容金額一覧表一審原告 X 1記載の「支払時期」ごとの各「合計」に対する各「支払時期」から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 一審被告は,一審原告 X 2に対し,2449万5226円及び「」「()」別紙認容金額一覧表の表2認容金額一覧表一審原告 X 2記載の「支払時期」ごとの各「合計」に対する各「支払時期」から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 一審原告 X 1・同 X 2のその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を一審原告らの負担とし,その余を一審被告の負担とする。

4 この判決の第2項(1)及び(2)は仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 一審被告ブラザー工業株式会社(A事件)

(1) 原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。

(2) 一審原告らの請求をいずれも棄却する。

(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告らの負担とする。

2 一審原告X1,同X2(B事件)

(1) 原判決の予備的請求に係る部分のうち,一審原告ら敗訴部分を取り消す。(2)ア一審被告は,一審原告 X 1に対し,原判決で支払を命じられた主文第2項(2)の金額のほかに,1億7816万1858円(元本合計2億円)及び原判決別紙1記載の「請求金額」欄の「支払時期」ごとの各内金に対する各「支払時期」から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

イ 一審被告は,一審原告 X 2に対し,原判決で支払を命じられた主文第2項(3)の金額のほかに,1億8479万1869円(元本合計2億円)及び原判決別紙1記載の「請求金額」欄の「支払時期」ごとの各内金に対する各「支払時期」から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。

第2 事案の概要

【以下,略称は原判決の例による】。

1 一審原告 X 1は,千葉大学工学部工業意匠科を卒業して昭和58年4月に一審被告に入社し,平成12年5月に退社するまでの間,市場調査部門であるライフリサーチセンター(LRセンター・商品事業企画部等において,市場調)査及びそれに基づく開発商品コンセプトの提言勧告等の業務に従事していた。上記退社後は,自ら設立した会社を経営する傍ら,名古屋市中小企業振興センターの経営診断員等も務めている。

一審原告 X 2は,東北大学法学部を卒業して昭和61年4月に一審被告に入社し,現在まで一審被告の従業者の地位にある。その間,昭和61年7月から昭和63年9月までは情報機器第3事業部企画管理グループ等においてマーケティング活動及び商品開発・生産販売に関する基本方針の企画・立案業務等に従事し,その後,6年間のアメリカ駐在等を経て,平成18年からはQM推進部においてミシンの品質管理等を担当している。

一審被告は,昭和9年1月15日に設立された株式会社で,裁縫用ミシン機械,電気機械器具,電子機械器具,事務用機器等の製造販売等を主たる業務としている。

2 一審被告の従業者であった一審原告 X 1及び同 X 2は,昭和61年ないし同62年にかけて,単独又は他の発明者と共同で,ラベルライターに関する下記(,「」発明又は考案以下下記(1)~(8)の発明ないし考案を総称して本件各発明ということがある)を含む発明又は考案をし,そのころ上記発明又は考案に。ついての特許又は実用新案登録を受ける権利を一審被告に譲渡した。記

(1) 第1発明

出願日昭和61年11月14日

登録日平成10年12月18日

特許番号第2139579号

名称簡易レタリングテープ作製機

発明者 X 1

(2) 第2発明

出願日昭和62年11月20日

登録日平成9年11月21日

特許番号第2133451号

名称反転印字を行うテープ印字装置

発明者 X 1,X 2,A,B,C,D

(3) 第3発明

出願日昭和62年12月10日

登録日平成9年4月18日

特許番号第2128329号

発明の名称印字位置の変更可能な印字装置

発明者前記(2)と同じ

(4) 第5発明

出願日昭和62年12月21日

登録日平成6年1月27日

特許番号第1818963号

発明の名称記録装置

発明者前記(2)と同じ

(5) 海外特許1

出願日1988(昭和63)年10月27日

登録日1992(平成4)年9月2日

登録番号欧州特許0315369号

名称保護媒体で保護された像を記録する装置

発明者前記(2)と同じ

対象国ドイツ,フランス,イギリス,イタリア

(6) 海外特許2

出願日1991(平成3)年8月22日

登録日1992(平成4)年12月8日

登録番号米国特許5168814号

名称印字媒体を印字の長手方向に搬送する装置

発明者前記(2)と同じ

(7) 海外特許3

出願日1988(昭和63)年10月24日

登録日1991(平成3)年4月23日

登録番号米国特許5009530号

名称反転した像を記録し,保護媒体で保護することを特徴とした記録装置

発明者前記(2)と同じ

(8) 第3考案

出願日昭和62年11月18日

登録日平成6年6月21日

実用新案登録番号第2021118号

考案の名称テープ印字装置用テープカセット

考案者前記(2)と同じ

3 本件訴訟は,ラベルライターに関する本件各発明(前記2(1)ないし(8))及び第4考案の発明者又は考案者である一審原告らが,原審においては,(1)主位的に,本件各発明は職務発明又は職務考案に当たらないから,一審被告への特許等を出願する権利の承継は無効であり,特許権等の実施等により被告が得た利益は不当利得に当たると主張してその返還を求め,(2)予備的に,一審原告らが一審被告に対し,前記2(1)ないし(7)につき平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3,4項(以下「旧35条3,4項」ということがある,前記2(8)及び第4考案につき実用新案法11条3項に各基づき,一。)審原告らが一審被告に承継させた職務発明又は職務考案について,相当対価の一部として各2億円及びこれに対する原判決別紙「請求金額一覧表」の各内金の各支払時期から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

〈注〉平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3,4項は,次のとおり。3項:従業者等は,契約,勤務規則その他の定により,職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ,又は使用者等のため専用実施権を設定したときは,相当の対価の支払を受ける権利を有する。4項:前項の対価の額は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

4 原審の東京地裁は,平成19年4月18日,①本件各発明は職務発明又は職,,務考案に当たるとして主位的請求をいずれも棄却し②予備的請求については平成18年4月1日以降の一審被告の売上高に基づく相当対価及び同日以降得られた実施料収入に基づく相当対価に係る訴えを将来の給付の訴えの要件を欠くとしていずれも却下し,その余の現在請求について一審原告 X 1につき相当対価2183万8142円・一審原告 X 2につき相当対価1520万8131円及びこれらに対する原判決別紙「認容金額一覧表」の各「支払時期」から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その。,。余を棄却したそこでこれを不服とする当事者双方が本件各控訴を提起した

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/37859/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。