平成２２年４月２８日判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官
平成２１年（ネ）第１００２８号
特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地
方裁判所平成２０年（ワ）第１９４６９号事件）
口頭弁論終結日
平成２２年４月１４日
判決
控訴
人テクノス株式会社
同訴訟代理人弁護士山
﨑
順一中山達樹酒迎明洋
同補佐人弁理士松
永宣行被控訴
人三伸機材株式会社
同訴訟代理人弁護士中
島和雄三縄隆
同補佐人弁理士高
橋詔男山崎哲男
主文
原判決を次のとおり変更する。
（１）
被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載の製品
を製造し，貸与し，貸与のために展示し，又は貸与
の申出をしてはならない。
（２）
被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載の製品
を廃棄せよ。
（３）
被控訴人は，控訴人に対し，３９万５６５８円
及びうち３５万５３９０円に対する平成２０年７月
１９日から，うち４万０２６８円に対する平成２２
年３月１２日から各支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
（４）
控訴人のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，第１，２審を通じ，これを４分し，そ
の３を控訴人の，その余を被控訴人の各負担とする。
この判決は，第１項の（１）及び（３）に限り，仮
に執行することができる。
事実及び理由
第１
控訴の趣旨
原判決を取り消す。
主文１（１）項同旨
被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載の製品を回収し，廃棄せよ。
被控訴人は，控訴人に対し，７９９万５４４６円及びうち７００万円に対する平成２０年７月１９日から，うち９９万５４４６円に対する平成２２年３月１２日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
第２
事案の概要
本件は，控訴人が，別紙被控訴人製品目録記載の製品（以下「被控訴人製品」といい，原判決にいう「被告製品」をいずれも「被控訴人製品」と読み替える。）を製造・貸与した被控訴人の行為は，控訴人が２分の１の持分を有する第３４９９７５４号特許権（以下「本件特許権」といい，その特許請求の範囲の請求項１に係る発明及び同発明に係る特許を「本件発明」及び「本件特許」という。）を侵害するものであると主張して，①特許法１００条１項に基づく被控訴人製品の製造，貸与，貸与のための展示及び貸与の申出の差止め，②同条２項に基づく被控訴人製品の回収及び廃棄，③平成１７年７月１日から訴え提起の日の前日である同２０年７月１３日までの間の本件特許権侵害に係る民法７０９条に基づく損害賠償として特許法１０２条２項所定の利益相当額の損害５２０万円及び弁護士費用相当額１８０万円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である同年７月１９日から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
原判決は，被控訴人の本件特許権の侵害の成否について判断することなく，本件特許は，特開昭６０－１１２５９７号公報（乙１。以下「乙１公報」という。）及び特開平９－１８９１３２号公報（甲１２。以下「甲１２公報」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，特許法１０４条の３により本件特許権を行使することができないものである旨判示して，控訴人の請求を棄却したため，控訴人がこれを不服として控訴した。
控訴人は，当審において，訴えの変更申立書をもって，平成２０年７月１４日から同２１年９月９日までの間の本件特許権侵害に係る民法７０９条に基づく損害賠償として特許法１０２条２項所定の利益相当額の損害９９万５４４６円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である同２２年３月１２日から支払済みまでの遅延損害金の支払請求を追加した。
控訴人の本訴請求を判断する前提となる事実は，次のとおり付加・訂正するほかは，原判決の事実及び理由の第２の１（原判決２頁１５行目～４頁１行目）のとおりであるから，これを引用する。
（１）
原判決２頁２１行目の「（以下」から２４行目の「という。）」までを「，すなわち，本件特許権」に改める。
（２）
原判決４頁１行目の次に，改行して，以下を加える。
「（５）
被控訴人（ただし，被控訴人が別法人であると主張する本店が名古屋市所在の三伸機材株式会社（以下「名古屋三伸」という。）取引分を含む。）による被控訴人製品の賃貸に係る取引開始日，取引終了日及び売上高は，別紙取引一覧表記載のとおりである。
（６）
控訴人とともに本件特許権の各持分２分の１の共有者である株式会社熊谷組は，被控訴人に対し，本件特許権の共有持分権者として被控訴人に対して現在及び将来において行使することができる損害賠償，不当利得返還，遅延損害金，利息，和解金の各請求権を含む一切の金銭上の請求権を控訴人に譲渡した旨の平成２１年１０月１６日付け債権譲渡通知書（甲２４の１）を発し，同通知書は，同月１９日，被控訴人に到達した（甲２４の２）。」
本件訴訟の争点
本件訴訟の争点は，以下のとおりである。
（１）
充足論
被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件充足性（争点１）
（２）
無効論
本件特許は無効にされるべきものか（争点２）
（３）
差止請求の可否（争点３）
（４）
損害論
控訴人の被った損害額（争点４）
第３
当事者の主張
争点１（被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件充足性）についてこの点に関する当事者双方の主張は，原判決の事実及び理由の第３の１（原判決４頁８行目～５頁１７行目）のとおりであるから，これを引用する。
争点２（本件特許は無効にされるべきものか）について
〔被控訴人の主張〕
この点に関する被控訴人の主張は，原審における主張を次の（１）ないし（３），（５），（６）（８），（９）のとおり付加・訂正し，当審における主張を次の（４）及び（７）のとおり付加するほか，原判決の事実及び理由の第３の２の「被告の主張」（原判決５頁１９行目～１４頁２２行目）のとおりであるから，これを引用する。
（１）
５頁２０行目の「出願前公知刊行物の記載」を「乙１公報記載の発明（以下「乙１発明」という。），特開平９－３００２４６号公報（乙２。以下「乙公報」という。）記載の周知技術（以下「乙２技術」という。），甲１９記載の従来技術（以下「甲１９技術」という。）」と，末行の「無効理由１」を「乙１発明を引用例とした容易想到性の有無」と，６頁１ないし２行目「を「ア
乙１公報の記載」
と訂正する。
（２）
６頁１２行目の「乙１公報記載の発明」を「乙１発明」と訂正し，以下，原判決にいう「乙１公報記載の発明」をいずれも「乙１発明」と読み替える。（３）
７頁８行目の「本件明細書」を「本件特許出願に係る明細書（以下「本件明細書」という。）」と，８頁１０行目の「以下『甲１１公報』という。」を「以下『甲１１公報』といい，同公報に記載された技術を『甲１１技術』という。」と，１５ないし１６行目の「特開平９－１８９１３２号公報（甲１２。以下「甲１２公報」という。）」を「甲１２公報」と訂正する。
（４）
９頁３行目の次に，改行して，以下を加える。
「オ
本件発明と乙１発明との相違点の認定判断の誤りの有無
控訴人は，モータによる操作の要否と対象物を降ろす操作の要否という本件発明と乙１発明との機械的構造上の相違点を主張するが，上記の各点については，いずれも本件発明に係る特許請求の範囲において限定されていないから，これらを本件発明と乙１発明との相違点として挙げ，あるいは乙１発明から本件発明を想到することについての阻害要因になるとする控訴人の主張は採用することができない。控訴人は，本件発明において対象物を降ろす操作がないと主張するが，これは，対象物である鉄骨柱のベースプレートがその中心部においてテツダンゴに支えられているからであって，対象物をその上方に配置するナットが，ボルトの上下双方向に移動可能に構成されていることは，乙１発明の場合と何ら異ならない。そして，そもそも本件発明は装置の発明であって方法の発明ではないのであるから，作業に当たり本件装置をどのように操作するかは検討する必要がない問題である。カ
容易想到性の判断の誤りの有無
（ア）
甲１２公報には，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御すること，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御するに当たって，歪直し用のワイヤを不要とすること，という技術的課題が開示されており，この課題の解決手段として，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱の歪みを直すためにジャッキ装置を用いる発明が開示されている。
そうすると，乙１発明の車両ホイスト（ジャッキ装置）を，甲１２公報が開示するところにしたがって，鉄骨柱の建入れ直し作業において，鉄骨柱の歪みを直すため（鉛直姿勢制御のため）に用いることは，当業者が容易に想到し得たところであるというべきであって，このように判断した原判決には誤りはない。
本件発明は，鉄骨柱の建入れ直し方法の発明ではなく，鉄骨柱のベースプレートを持ち上げるジャッキ装置の発明であるから，重量物の持ち上げのためのジャッキ装置である乙１発明とは共通の技術分野に属する。
なお，控訴人は，本件発明をジャッキ装置と認定した原判決の認定には誤りがあると主張するが，本件発明の構成要件ＢないしＥが乙1 発明に開示されているものであるから，これをジャッキと呼ぶか否かは，単なる呼称の問題にすぎず，本件の結論に影響しない。加えて，本件発明においては，鉄骨柱の重量の大部分はテツダンゴが支えるとしても，鉄骨柱の傾いた側のベースプレートの縁部を持ち上げるために機能させるものであるから，それなりの重量がかかることになること，また，持上げの機能があれば，持ち降ろしの機能を有さなくともジャッキということができること，さらに，ベースプレートの縁部の持ち降ろしに機能しないのは，ベースプレートのテツダンゴ上の載置という構造的外因に基づくものであることからして，本件発明がジャッキの一種であることには疑いの余地はない。
（イ）
本件発明の解決課題は，従来から行われていた「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し」作業において，ワイヤを使用しない建入れ直し手段を提供するところにある。
他方，甲１２公報には，ワイヤに代えて歪直し用のジャッキを使用する鉄骨柱の建入れ直しが示唆されている。また，その歪直し用ジャッキは，鉄骨柱本体に直接取り付けられているものではなく，鉄骨柱から横方向に突出させた部材に取り付けられ，ジャッキが該部材を持ち上げることにより鉄骨柱の姿勢制御をするものと読み取れる。
そうすれば，従来から行われていた鉄骨柱のベースプレートをテツダンゴ上に載置する鉄骨柱の建入れにおいて，ワイヤを使用しない建入れ直しという解決課題に当面した当業者にしてみれば，鉄骨柱の底部から横方向に突出しているベースプレートの縁部をジャッキを用いて持ち上げればよいことに容易に想到し得るところであり，しかもこの場合は，ベースプレートの縁部と基礎コンクリートとの間にテツダンゴの高さに見合う間隙があるから，乙１発明のジャッキ機構を採用して，ベースプレートの縁部を乙１発明のジャッキ機構のナット（チャリオット）上に配置することも容易ということができ，これが事後分析的判断とか後知恵であるというものではない。
（ウ）
以上によれば，乙１発明と甲１２公報の組合せを否定する控訴人の主張は採用することができず，原判決の判断に誤りはない。
（エ）
また，仮に甲１２公報を用いずとも，本件発明の解決課題は，ワイヤロープを使用せずにテツダンゴ上にベースプレートを載置した鉄骨柱の建入れ直し手段を提供することにあるところ，「鉄骨柱の建入れ直し」とは，要するに，鉄骨柱を垂直に建て込むことであり，他方，ベースプレートは，鉄骨柱の軸線に対して直交して取付けられていることが前提であるから（本件明細書【００１０】），鉄骨柱に横方向の力を加えて垂直制御すること（ワイヤロープ法）に支障があるならば，これに替えてベースプレートの縁部を持ち上げて水平制御すればよいだけの話であって，そのような発想自体，当業者にとっては，経験則上自明の理ということができる。そして，後は，その持上げの手段として，例えば乙１発明に示されるような周知のジャッキ構造を採用すれば本件発明に到達するものであって，本件発明は容易想到であるということができる。
キ
本件発明の意義
以下の（ア）ないし（オ）によると，控訴人主張の本件発明の画期的意義を認める余地はない。
（ア）
およそワイヤを使用しない鉄骨組立ては，甲１２公報により知られていたのであるから，ワイヤによる作業を不要にする点に画期的意義があるなどということができるものではない。
（イ）
本件発明が前提とする公知の鉄骨柱の建入れ方式（構成要件Ａの建入れ方式）においては，鉄骨柱のベースプレートは，「複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止め」されている関係上，ワイヤ操作によらずとも鉄骨柱が転倒するおそれはもともとなかったものであって，本件発明がワイヤを使用した転倒防止作業を不要にしたものではない。（ウ）
控訴人は，ワイヤ不要の鉄骨柱建入れ直しを可能にしたという課題解決の作用効果は「通常生じ得る効果」ではないとも主張するが，結局，控訴人の主張するワイヤ不要の作用効果とは，ベースプレートの縁部持上げの作用効果と裏腹の関係をいうものにすぎず，原判決の判示のとおり，本件発明の構成から通常生じ得る効果にすぎないことになる。
（エ）
控訴人は，ベースプレートはテツダンゴ上でわずかな力を受けて揺れ，小さな力での小さな動きによる建入れの微量調整が可能となり，この微量調整が可能であることが，本件発明の構成によってのみ得られるなどと主張するが，微量調整可能性は，テツダンゴ上に鉄骨柱のベースプレートを載置するという，従前からの建入れ方式自体に専ら由来するもので，本件発明特有の効果というに値しない。（オ）
本件発明の装置の取付け状況は，方形のベースプレートの４辺にそれぞれ配置し，相互に調整操作して建入れ直しを行うものであって（本件明細書【００２６】及び【図１】～【図４】，甲２２），このように配置してはじめて鉄骨柱建入れ直しの効果を奏し得るものであるにもかかわらず，本件発明に係る特許請求の範囲には，その点の記載が欠けており，したがって，本件発明の構成から生じ得る効果とは，結局，単なるベースプレートの縁部持上げの効果を意味するにすぎず，鉄骨柱建入れ直しの効果すら主張し得るものではない。」
（５）
９頁４行目の「無効理由２」を「乙２技術を引用例とした容易想到性の有無」と，５ないし６行目を「乙２公報の記載」と訂正する。
（６）
９頁末行の「乙２公報記載の従来技術」を「乙２技術」と訂正し，以下，原判決にいう「乙２公報記載の従来技術」をいずれも「乙２技術」と読み替える。（７）
１３頁４行目の次に，改行して，以下を加える。
「（３）
甲１９記載の従来技術を主たる引用例とした容易想到性の有無
本件発明については，甲１９記載の従来技術（以下「甲１９技術」という。）を主たる引用例とした場合にも，以下のアないしウのとおり，容易想到性が認められる。ア
甲１９技術の内容
控訴人従業員作成に係る平成２０年５月１２日付け「鉄骨建方工事における従来工法とワイヤレス工法（本件特許発明装置使用）との比較」（甲１９）との説明文書２頁左側の従来工法の図によれば，
「基礎コンクリート上に固定されたテツダンゴ上
に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の柱頭部に取付けた歪み直し用ワイヤロープを緊張工具を介してコンクリート上のフックに取付けて緊張する鉄骨柱の建入れ直し技術」（甲１９技術）が，本件特許出願前に公然実施されていたことが認められる。
また，本件明細書の【０００２】及び【０００３】にも，ワイヤロープによる建入れ直しが従来技術として紹介されている。
イ
本件発明と甲１９技術との一致点及び相違点
本件発明と甲１９技術とを対比すると，両者は，以下の（ア）で一致し，（イ）で相違する。
（ア）
一致点：「基礎コンクリート上に固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し」にかかわる技術である点
（イ）
相違点：その建入れ直し手段として，甲１９技術が「鉄骨柱の柱頭部に取り付けた歪み直し用ワイヤロープを緊張工具を介してコンクリート上のフックに取り付けて緊張する」のに対し，本件発明が「Ｂ：上部及び下部を有するフレームと，Ｃ：該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，Ｄ：前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナット」からなるジャッキを用いて，「Ｅ：前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置」する点において相違する。
ウ
相違点についての検討
上記相違点について検討すると，乙１発明のとおり，本件発明の構成要件ＢないしＤからなるジャッキ構造が周知技術であることは控訴人の自認するところであり，鉄骨柱から横方向に突出する部材をジャッキで持ち上げて歪み直しをする技術は甲１２公報に開示されているから，本件発明において，乙１発明のとおり，鉄骨柱から横方向に突出するベースプレートの縁部を，上記周知構造からなるジャッキのナットの上に配置することにより持ち上げて歪み直し（建入れ直し）をすることは，当業者にとってみれば想到容易である。
（４）
「物の発明」としての新規性欠如の有無
ア
本件発明に係る特許請求の範囲の記載において，「物の発明」としての本件発明の構造を規定する構成要件は，「Ｂ：上部および下部を有するフレームと，」，「Ｃ：該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，」及び「Ｄ：前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み，」の３要件に尽きるところ，この３構成要件からなる構造が周知であることに争いはなく，本件発明の構成自体において新規性を欠くものである。
イ
それにもかかわらず，「物の発明」としての本件発明が特許性を獲得し得るためには，それ自体周知構造の装置を「Ｅ：前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である」ような使用態様で，「Ａ：基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置」としての特定用途に使用する発明として，つまり，いわゆる用途発明としての特許性が肯定される場合でなければならない。ウ
しかしながら，本件発明は，周知構造の装置のある未知の属性を発見した場合ではなく，周知の構造である上記構成要件ＢないしＤの装置につき，物体を持ち上げるという既知の属性を構成要件Ａの用途に適用したものにすぎない。エ
以上のとおり，本件発明はそもそも用途発明としての適格性を欠くから，「物の発明」としての新規性を欠くことにより，特許無効審判により無効にされるべきものである。」
（８）
１３頁５行目の「（３）」を「（５）」と，１４頁８行目の「（４）」を「（６）」と訂正する。
（９）
１４頁１５行目の「甲１２公報記載の発明」を「甲１２公報記載の技術（以下「甲１２技術」という。）」と訂正し，以下，原判決にいう「甲１２公報記載の発明」及び「甲１２公報に記載された発明」をいずれも「甲１２技術」と読み替える。
〔控訴人の主張〕
この点に関する控訴人の主張は，原審における主張を次の（１），（３），（５）のとおり付加・訂正し，当審における主張を次の（２），（４），（６）のとおり付加するほか，原判決の事実及び理由の第３の２の「原告の主張」（原判決１４頁２３行目～２４頁１２行目）のとおりであるから，これを引用する。
（１）
１４頁２５行目の「無効理由１」を「乙１発明を引用例とした容易想到性の有無」と訂正する。
（２）
１７頁２０行目の次に，改行して，以下を加える。
「エ
本件発明と乙１発明との相違点の認定判断の誤りの有無
原判決は，本件発明と乙１発明との相違点として，①本件発明がモータを有さず，モータと垂直軸との係合機構も有しておらず，手動操作によりボルトを回転させてナットを上昇させ，それによってベースプレートの縁部を上げることにより鉄骨柱脚の傾きを調整するものであるのに対し，乙１発明においては，モータグループがフレームに一体に取り付けられ，モータグループシャフトが歯車と係合し，垂直ねじを回転させ，手動介入を必要としない自動操作によるものである点，②本件発明が鉄骨柱のベースプレートの縁を持ち上げるためだけの装置であり，降ろす操作は一切発生しないから，昇降装置でないのに対し，乙１発明は車体を支持しつつ昇降する装置である点を看過した。
原判決は，これらの点につき，いずれも，本件発明の特許請求の範囲において限定されていないから，これらを本件発明と乙１発明との相違点として挙げ，あるいは乙１発明から本件発明を想到するについての阻害要因になるとする控訴人の主張は採用できないとした。
しかしながら，本件発明は，その特許請求の範囲に記載のとおり，鉄骨柱の建て入れ直しという明らかな用途上の限定のある発明であるから，乙１発明との相違点の認定としては，本件発明の用途が限定されていることが前提とされなければならない。それにもかかわらず，原判決には，これを無視し，乙１発明の構成に含まれる機械構造と本件発明の構成に含まれる機械構造とを単純に比較して相違点を認定判断した誤りがある。
オ
容易想到性判断の誤りの有無
（ア）
原判決は，相違点１として，本件発明がジャッキ装置を「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置」として用いるのに対し，乙１発明はジャッキ装置を「地面からの車両ホイスト（ジャッキ装置）」として用いるという相違，すなわち，同じ構成を有するジャッキ装置をどのような用途で用いるのかという相違にすぎないことになるとした。
しかしながら，本件発明は，物体をそのまま一体的に上げ降ろしするためのものではなく，テツダンゴ上でベースプレートの縁部を持ち上げて鉄骨柱の傾きを微量調整することにより，鉄骨柱の垂直度調整をするものであって，重量物の昇降装置でないから，通常の意味での「ジャッキ装置」ではなく，乙１発明のホイストと本件発明とが，ジャッキ装置であるという点において一致するものではない。（イ）
本件発明の課題は，「テツダンゴ上に載置されたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し」において「ワイヤロープの引張によるときの欠点を解消する」装置を提供することであり，その解決手段とは，フレーム，ナット，ボルトを要素とする装置であって，これによりベースプレートの縁部を微量調整可能に持ち上げることによって姿勢制御することである。
他方，乙１発明は，自動車のホイスト装置であって，本件発明の解決課題についての開示や示唆は一切なく，乙１発明から出発して本件発明に至ることが容易となることはない。
（ウ）
甲１２公報の工法は，鉄骨柱の本体部にジャッキ（同公報の記載から見て油圧式ジャッキを想定していることは明らかである。）を取り付けて垂直度調整をしようとするものであって，ベースプレート縁部をナット上部に配置して垂直度を調整するものである本件発明とは装置の構造と操作方法において全く異なっている。すなわち，甲１２公報の工法では，鉄骨柱の本体部分，つまり鉄骨柱の重心線に極めて近い箇所にジャッキを取り付けるため，垂直度調整のためには鉄骨柱全体を持ち上げたり下げたりしなければならず，重量を支える昇降装置であるジャッキを使用しなければならないが，本件発明においては，鉄骨柱は，まず，クレーンで吊り下げられてベースプレートがテツダンゴ上に載置され，ベースプレートが基礎コンクリートに設けられたアンカーボルトにナットで仮止めされるため，一方に大きく傾くことはなく，その重心線はほぼテツダンゴの位置を通ることになり，重量のほぼ全部がテツダンゴにかかるので，鉄骨柱の重量を支えながら鉄骨柱の垂直度を調整するためのジャッキを全く必要としない。垂直度調整は，てこの原理によって，ベースプレートの低い側の縁部をほんのわずかな力を加え，わずかに持ち上げることにより行われ，微量調整も可能となる。そして，この微量調整が可能であることが，本件発明の構成によってのみ得られる本件発明に特有の効果であって，乙1 発明及び甲１２公報における工法の組合せによっても得られないものである。したがって，甲１２技術における工法のジャッキと本件発明の装置とを「ジャッキ装置」との用語により同一であるかのようにいうことは誤っている。（エ）
甲１２公報に記載された建入れ直し作業とは，鉄骨柱のベースプレートをテツダンゴ上に載置するものではなく，甲１２公報の図２からも明らかなとおり，ベースプレートはその下面に溶接されたナットと，これに螺合されてはいるが基礎コンクリートの表面には当たっていない調整ボルトを介して基礎コンクリート上に置かれるもので，ベースプレートと基礎底面との間には隙間がないかあってもごくわずかであるから，甲１２公報記載の建入れ直し作業においては，乙１発明のチャリオットのようなものをベースプレート縁部の下方に配しようとしても配することは不可能であって，本件発明の構成要件Ｅの「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である」ことが充足されることはあり得ない。
したがって，乙１発明に甲１２公報に記載された工法を組み合わせられるものではない。
カ
本件発明の意義
本件発明は，極めて単純な構造の装置によって，従来の鉄骨組立てにおいて不可欠であったワイヤを使用した転倒防止及び歪直しの作業を不要にするという技術的な意味での画期的意義を有するものである。ワイヤを使用した転倒防止及び歪直しの作業の困難性と欠陥は，業界では長らく認識されていたにもかかわらず，その解決策は知られていなかったところ，本件発明は，これを一挙に解決したものであって，その産業上の効果は大きい。
そして，本件発明を構成するテツダンゴは，てこの支点のような物の揺動の中心をなすことから，ベースプレートはテツダンゴ上でわずかな力を受けて揺れ，ベースプレート上の鉄骨柱の垂直度を変えるもので，これにより，小さな力での小さな動きによる建入れの微量調整が可能となるが，この微量調整が可能であることが，本件発明の構成によってのみ得られる本件発明に特有の効果である。
原判決は，このような発明の評価上大切な事実について判断をしないまま，本件発明の効果は「本件発明の構成から通常生じ得る効果にすぎず，本件発明の進歩性を基礎付けるに足りるものであるとはいえない」としたが，原判決が「本件発明の構成から通常生じ得る効果」としているのは，本件発明の構成に含まれる装置の機械的構造によればベースプレートの縁部を持ち上げることができるという物理的動作をいうものでしかなく，このような動作を行う装置によってワイヤ不要の鉄骨柱建入れ直しを可能にしたという本件発明の構成全体から得られる課題解決としての作用効果は「通常生じ得る効果」ではない。」
（３）
１７頁２１行目の「無効理由２」を「乙２技術を引用例とした容易想到性の有無」と訂正する。
（４）
２１頁２０行目の次に，改行して，以下を加える。
「（４）
甲１９技術を主たる引用例とした容易想到性の有無
本件発明は，以下のアないしウのとおり，甲１９技術を主たる引用例とした場合においても容易想到性が認められることはない。
ア
甲１９技術
甲１９技術の記載は，本件発明以前におけるテツダンゴ上に載置された鉄骨柱の建入れ直し方法を記述したものであるから，被控訴人の無効理由３の主張は，結局のところ，本件明細書に従来技術として記載された技術から本件発明は容易想到であるという無意味なものにすぎない。
イ
被控訴人主張にかかる相違点についての検討
被控訴人は，本件発明の構成要件ＢないしＤからなるジャッキ構造が周知技術であることは控訴人の自認するところであると主張するが，フレーム，ボルト，ナットを含む本件発明に係る装置が乙１発明の車両ホイストと同一ではなく，本件発明に係る装置はこれまでに存在しなかったものである。
また，被控訴人は，鉄骨柱から横方向に突出する部材をジャッキで持ち上げて歪み直しをする技術は，甲１２公報に開示されているから，本件発明において，鉄骨柱から横方向に突出するベースプレートの縁部を，上記周知構造からなるジャッキのナットの上に配置することにより持ち上げて歪み直し（建入れ直し）をすることは，当業者にとってみれば容易想到であると主張するが，甲１２公報に示される鉄骨柱のジャッキ取付部は，鉄骨柱の姿勢制御のため鉄骨柱全体の重量を支えた状態でその片側を持ち上げるためのジャッキを取り付けるために設けられているにすぎず，鉄骨柱にとって本来無用なものでしかないから，工法上「部材を持ち上げる」こと及び「横方向に突出させる」ことには鉄骨柱の姿勢制御という本来の目的上格別の意味がなく，鉄骨柱から横方向に突出する部材をジャッキで持ち上げて歪み直しをする技術は，甲１２公報に開示されているという被控訴人の主張は採用することができない。甲１２公報に開示されている技術とジャッキを組み合わせることにより，ベースプレートの縁部をジャッキのナット上に配置し建入れ直しをすることは技術的に不可能である。
ウ
したがって，甲１９技術から，甲１２公報の開示するところに従い，乙１を組み合わせることによって本件発明への到達が容易想到であるとすることはできない。」
（５）
２１頁２１行目の「（４）」を「（５）」と訂正する。
（６）
２４頁１２行目の次に，改行して，以下を加える。
「（６）
「物の発明」としての新規性欠如の有無
被控訴人が本件発明に新規性がないとする主張は，本件発明に係る特許請求の範囲の一部のみを取り出して新規性判断の対象とするものであって理由がない。」争点３（差止請求の可否）についての主張
〔被控訴人の主張〕
被控訴人は，継続してきた被控訴人製品のリースを平成２１年中にすべて終了し，現時点においては差止対象である被控訴人製品のリース行為をすべて終了している。そして，控訴人は，平成１７年ころ入手した被控訴人製品のカタログ（甲３）を提出する以外に被控訴人のリース行為開始・継続の事実をなんら具体的に立証しておらず，被控訴人が進んで本件リース行為の存在を認めたことに専ら依拠として訴訟追行してきたにすぎないのであるから，控訴人は，現時点での特段の反対立証をしない限り，リース行為終了についての上記の被控訴人主張をそのまま認めてしかるべき立場にある。
また，被控訴人代表者は，本件特許が有効である限り，被控訴人製品のリースや販売等を行わないことを誓約し（乙１２），また，廃棄業者が廃棄品の台数を数えないことから廃棄台数の記載がされた書面は存在しないが，被控訴人及び名古屋三伸は，その保有するすべての被控訴人製品を廃棄業者に依頼して廃棄済みである（乙１３～１５）。
したがって，差止請求は訴えの利益なしとして却下されるか，若しくは差止対象不存在として請求が棄却されるべきである。
〔控訴人の主張〕
被控訴人の主張は，被控訴人代表者が被控訴人製品のリースや販売等を行わないと陳述書に一方的に述べているにすぎないことをもって「誓約」と称したり，被控訴人製品の廃棄台数は証明できないが，被控訴人製品を全品廃棄したとするあやふやなものにすぎない。
差止請求が訴えの利益なしとして却下されるか，若しくは差止対象不存在として請求棄却されるべきであるとの被控訴人の主張は争う。
争点４（控訴人の被った損害額）について
〔控訴人の主張〕
ア
本件特許権の共有者との関係
（ア）
本件特許権は，控訴人と熊谷組とが各２分の１の持分で共有している。しかしながら，熊谷組は，本件特許権の設定登録以来現在に至るまで，本件発明の実施品の製造，販売，賃貸等の業務を行ったことはなく，第三者に実施許諾をしたこともない。また，控訴人は，本件発明を実施するについて，熊谷組に対して名目のいかんを問わず何らの金銭的債務及び非金銭的債務を負担していない。なお，本件特許権侵害については，熊谷組についても，特許法１０２条３項による実施料相当額を自ら被った損害として観念し得るところであるが，熊谷組は，平成２１年１０月１６日，控訴人に対し，本件特許権の共有持分権者として被控訴人に対して行使することのできる一切の金銭上の請求権を譲渡し（甲２４の１），同譲渡通知は，同月１９日，被控訴人に到達している（甲２４の２）。
（イ）
特許法１０２条２項は，侵害者が「その侵害の行為により利益を受けているときは，その利益の額は，特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する」と規定している。
そして，熊谷組は，本件発明の実施をしておらず，同項の適用はない。これに対し，控訴人は，本件特許の実施品を第三者に賃貸することによって本件発明を実施しており，これは，実施態様として，被控訴人による被控訴人製品の賃貸と同一であって，控訴人と被控訴人との業務は直接的競合関係にあり，しかも，他に同種の鉄骨柱建入れ直し装置の提供者は存在しないので，被控訴人が得た注文はすべて控訴人が得ることができたはずの注文であって，その場合，控訴人は，被控訴人が得た全利益を下回らない利益を得ることができた高度の蓋然性がある。
したがって，被控訴人が得た本件特許権侵害行為により得た利益は，すべて控訴人の損害額として推定すべきものである。
イ
必要経費の控除
被控訴人による被控訴人製品の賃貸個数は，控訴人の本件特許実施製品の予備在庫の範囲内において十分まかなうことのできた程度のものであり，控訴人において，本件発明の実施製品を追加取得することなく応需することができたものであったから，損害額算定において，被控訴人による被控訴人製品取得費用を必要経費として当然に控除すべきではない。
また，仮に被控訴人による被控訴人製品取得費用について必要経費性が認められるとしても，被控訴人製品の耐用年数は，鉄材からなる構造の単純性に基づくその堅牢性からすれば，経理上の償却期間のいかんにかかわらず，少なくとも２０年はあるというべきである。そして，この期間に対比すると，被控訴人による本件特許権侵害行為期間は，平成１７年７月ころから平成２１年９月までの約４年間であるから，被控訴人取得費の２０分の４（５分の１）に限って控除が認められるにすぎないというべきである。
ウ
控訴人の損害額
（ア）
平成１７年７月１日から本件訴訟提起の前日である平成２０年７月１３月までの間の被控訴人による被控訴人製品の製造及び貸与による本件特許権侵害による控訴人の損害は５２０万円であり，また，控訴人と被控訴人との交渉の経緯及び本件訴訟提起後における和解協議の経緯からすると，本件訴訟に係る弁護士費用の損害としては１８０万円が相当である。
また，平成２０年７年１４日から平成２１年９月９日までの間，被控訴人は被控訴人製品の貸与によって９９万５４４６円の売上げを得ており，これも本件特許権侵害による控訴人の損害額となる。
したがって，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権侵害による損害賠償として，７９９万５４４６円の支払を求める。
（イ）
なお，被控訴人は，後記のとおり，別紙取引一覧表の対象地区を「大阪」及び「名古屋」とする取引につき，名古屋市に本店を有する被控訴人とは別会社の名古屋三伸（甲２６）のリース分であって，本件請求に係る損害賠償の対象にならないと主張する。
しかしながら，被控訴人と名古屋三伸との役員構成は，代表取締役及び取締役とも同一であり，また，被控訴人製品のカタログには，被控訴人名古屋支店所在地として名古屋三伸の本店所在地が記載されていることなどからすると，被控訴人は，被控訴人製品の賃貸事業においては，大阪及び名古屋地区の取引においても，被控訴人の支店名のみを社会的に表示して営業を行い，また，本件訴訟においても，控訴審における平成２２年１月１４日付け上申書を提出するまでは，名古屋三伸が存在し，特許権侵害に関する法的責任は別個であるとの主張を一切行ってこなかったものである。
以上によると，被控訴人製品の賃貸事業は，そのすべてを被控訴人が実施してきたものというべきであって，客観的には，名古屋三伸は被控訴人の手足にすぎないというべきであるから，被控訴人製品の賃貸の中止及び廃棄並びに損害賠償義務はすべて被控訴人において負担すべきである。
〔被控訴人の主張〕
ア
本件特許権の共有者との関係
本件特許は，控訴人の持分を２分の１とする熊谷組との共有特許であるところ，共有特許の場合の損害賠償請求一般につき，各共有者は，飽くまでも自己の持分に応じた額だけを請求できるのであって，当該特許権侵害による損害額全額を請求することはできない。そもそも，特許権者が被った逸失利益の回復を侵害者に請求し得るのは，特許権の保護があればこそである。特許権の共有者が２分の１の持分しか有していないのであれば，特許権共有の性質上，当該特許権侵害による逸失利益のうちの２分の１について当該特許権の保護を求め得るにすぎず，その額は，侵害者が得た利益額の２分の１と推定されるべきである。共有者の一方のみが実施している場合は，持分いかんにかかわらずその者が侵害者利益の全額を請求できるとする控訴人の主張は誤りである。
したがって，控訴人が特許法１０２条２項に基づいて被控訴人に請求し得べき損害額は，被控訴人が被控訴人製品のリースによって得た利益額の２分の１であって，それ以上ではあり得ない。
なお，控訴人は，熊谷組が被控訴人に対して有する金銭上の請求権を控訴人に譲渡したと主張するが，本件訴訟において同請求権を行使するものでもない。イ
必要経費の控除
控訴人は，被控訴人による被控訴人製品の賃貸個数につき，控訴人において本件発明の実施製品を追加取得することなく応需することができたものであったから，損害額算定において，被控訴人による被控訴人製品取得費用を必要経費として当然に控除すべきではないと主張するが，このような主張は，特許法１０２条２項の適用を求める上では失当である。
また，被控訴人製品は，摩耗や汚損を生ずる工具であるところ，その取得単価が１０万円以下であることから取得年度ごとの一括費用処理も許されるべきであるが，減価償却を問題とするのであれば，公的に認められた経理上ないし税務上の償却期間である３年によるべきである。そして，被控訴人製品の取得時期の最も遅い平成１８年２月１４日からでも既に４年余りが経過しておりすべて償却済みであることからすると，被控訴人製品取得価格の全額が必要経費として控除されるべきことになる。
ウ
控訴人の損害額
被控訴人による被控訴人製品の売上高は，別紙取引一覧表のとおりであるが，このうち，対象地区を「大阪」及び「名古屋」と記載されている各工事現場については，被控訴人とは別法人である名古屋三伸のリース分であって，これを除外した被控訴人の売上高合計は１３４万６１０６円となる。
他方，被控訴人が賃貸のために仕入れた被控訴人製品の総本数は，サンプルを除き３８８本であるところ，その一部を名古屋三伸のリース用に貸与していたことから，被控訴人と名古屋三伸との被控訴人製品売上高比率で按分すると，被控訴人の売上高に対応する被控訴人製品の本数は２３６本となり，これに仕入単価５３５０円（乙１０）を乗ずると，被控訴人は，被控訴人製品の賃貸のために少なくとも１２６万２６００円を要していることとなる。
以上によると，被控訴人が被控訴人製品の賃貸により得た利益額は，被控訴人の売上高１３４万６１０６円から被控訴人製品の取得費用１２６万２６００円を控除した８万３５０６円となり，控訴人の推定される損害額は，その２分の１である４万１７５３円となる。
第４
当裁判所の判断
争点１（被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件充足性）について（１）
被控訴人製品の構成
ア
被控訴人製品が，控訴人主張に係る構成ａないしｄ及びｆを有することは当事者間に争いがない。
イ
被控訴人は，控訴人主張に係る被控訴人製品の構成ｅ「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部（１３２）を配置可能である」のうち「前記ナットの上方に」とする点は否認し，被控訴人製品においては，ベースプレートの縁部を配置可能な部位は，「ナットの上方」ではなく，「ナットの側部下方に形成された突出部の上方」であると主張する。
しかるところ，甲３によると，被控訴人製品において，ベースプレートの縁部を配置可能な部位は，ナットの側部下方に形成された突出部の上方であると認めることができることから，構成ｅに係る控訴人主張に対応する構成としては，「前記ナットの側部下方に形成された突出部の上方に前記ベースプレートの縁部（１３２）を配置可能である」（以下「構成ｅ′」という。）となる。
（２）
被控訴人製品と本件発明との対比
被控訴人は，被控訴人製品と本件発明との対比において，控訴人の主張は争わないとしながらも，被控訴人製品の構成については，ａないしｄ，ｅ′及びｆであるとして，被控訴人製品の構成が本件発明の構成要件を充足することについて疑問を呈する。
しかしながら，本件発明の構成要件Ｄの「前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナット」としては，特にナットの形状を限定するものと認めることができず，被控訴人製品も，ベースプレートの縁部を配置可能なものとして，ナットの側部下方に形成された突出物を設けているものであるから，被控訴人製品における「ナット」とこれに接合して「側部下方に形成された突出部」とを合わせて，構成要件Ｄの「ナット」に相当するものということができるから，被控訴人製品の構成ｅ′は，構成要件Ｅの「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である」ことを充足するものということができる。
また，被控訴人製品の構成ａないしｄ及びｆが，それぞれ構成要件ＡないしＤ及びＦを充足することは当事者間に争いがない。
したがって，被控訴人製品は，本件発明の技術的範囲に属するものということができる。
争点２（本件特許は無効にされるべきものか）について
（１）
乙１発明を引用例とした容易想到性の有無
ア
本件発明について
本件発明は，特許請求の範囲に記載のとおり，「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置であって，上部および下部を有するフレームと，該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み，前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である，鉄骨柱の建入れ直し装置」である。
イ
乙１発明について
（ア）
乙１公報の記載
乙１公報の特許請求の範囲には，「１
地面からの車両ホイストであって，上記
ホイストをフレーム上でモータグループと一体に取付け，そのシャフトが手段の通常の運動装置の作動装置において係合状態になることを特徴とする地面からの車両ホイスト」，「２
モータレジューサアセンブリ（２）がフランジ（３）上でフレ
ーム（１）に一体に取付けられ，モータグループシャフトが対応する歯車(6)を有する歯車(４，５)と係合し，ホイール，ピン運動が垂直ねじ（７）を回転させ，これによりチャリオット（８）が方形断面を有する縦方向シート（９）内で移動し，係合部分（１０）を上方にまたは下方に持って来ることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載の地面からの車両ホイスト。」及び「３
使用のためにドライバがホイ
ストをそのベース（１１）が地面上にあるようにして置き，部分（１０）を車両の対応係合シートに導入するように調整し，電気制御装置によってドライバが次いで車輪を持上げてそれに介入し，前記車輪に対する介入が終わったとき，ドライバが逆回転方向を電気的に制御して車輪を再び地面上に持って来るようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第１項または第２項記載の地面からの車両ホイスト」との記載がある。
また，乙１公報の発明の詳細な説明には，「本発明は，手動介入を必要とすることなく，困窮した車両ドライバが最初に車輪をその交換のために持上げ，次いで再び地面に降ろすことを実質的に可能にするところの自動操作による地面からの車両用ホイストに関するものである。」，「現在運転者が腰を曲げ，一般にはひざを地面上に置いてクランク操作のための所要動力を与えるように仕向けるところの持上手段の手動使用に起因する苛酷な不快さはよく知られている。」，「図示のように，モータレジューサアセンブリ２がフランジ３上でフレーム１に一体に取付けられている。モータグループシャフトは対応する歯車６を有する歯車４，５と係合する。ホイール，ピン運動が垂直ねじ７を回転させ，これによりチャリオット８が方形断面を有する縦方向シート９内で移動し，係合部分１０を上方にまたは下方に持って来る。使用のために，ドライバはホイストをそのベース１１が地面上にあるようにして置き，部分１０を車両の対応係合シートに導入するように調整する。電気制御装置によってドライバは次いで車輪を持上げてそれに介入する。前記車輪に対する介入が終わったとき，ドライバは逆回転方向を電気的に制御して車輪を再び地面上に持って来る。」との記載があり，また，ＦＩＧ．１及びＦＩＧ．２に図示された実施例において，フレーム１の上方が，歯車４，５，６を収容する箱体と一体に連結されており，垂直ねじ７が前記箱体の底板を貫通して，前記フレーム１の下部に向けて伸びている。
（イ）
乙１発明の内容
以上の記載によれば，乙１発明は，車輪の交換のために，車両を地面から持ち上げ，交換作業後車輪を地面に降ろす車両ホイスト（ジャッキ装置であって，対象物を支持しつつ，その位置を上方又は下方に移動させる装置）であって，地面に設置されるベース１１と，ベース１１の上方に設けられたフレーム１と，底板がフレーム１の上方に一体に連結された箱体と，前記箱体の底板を貫通し前記フレーム１の下部に向けて伸びる垂直ねじ７と，前記箱体の底板と前記ベース１１との間に配置されかつ垂直ねじ７に螺合され，前記垂直ねじ７の軸線方向にのみ移動可能であるチャリオット８と，チャリオット８に設けられた係合部分１０とを含み，係合部分１０の上方に車両を配置可能である，車両ホイスト（ジャッキ装置）と認められる。また，乙１発明の課題は，運転者が車両の車輪を交換しようとする場合，腰を曲げ，ひざを地面上に置いてクランク操作のための所要動力を与えるようにするための手動による車両持上げ手段に起因する不快さを解消するために，電気制御によるモータによって車両を上下させるホイスト（ジャッキ装置）を提供するものである。ウ
本件発明と乙１発明との対比
（ア）
本件発明と乙１発明とを対比すると，乙１発明の「ベース１１と，ベース１１の上方に設けられたフレーム１と，底板がフレーム１の上方に一体に連結された箱体」は，本件発明の「上部及び下部を有するフレーム」に，乙１発明の「垂直ねじ７」は，本件発明の「ボルト」に，乙１発明の「チャリオット８と，チャリオット８に設けられた係合部分１０」は，本件発明の「ナット」に，それぞれ相当するということができる。
（イ）
したがって，本件発明と乙１発明とは，上部および下部を有するフレームと（構成要件Ｂ），該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと（同Ｃ），前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含む（同Ｄ）点において一致すると認められる。
他方，本件発明と乙１発明とは，①本件発明は「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置」（構成要件Ａ及びＦ）であるのに対し，乙１発明は「地面からの車両ホイスト」である点（以下「相違点１」という。），②本件発明は「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である」（構成要件Ｅ）のに対し，乙１発明のナットに相当する「係合部分１０」の上部に配置を予定しているのは車両である点（以下「相違点２」という。）で相違すると認められる。（ウ）
なお，控訴人は，本件発明と乙１発明の相違点として，本件発明がモータを有さず，手動操作によりボルトを回転させてナットを上昇させ，それによってベースプレートの縁部を上げることにより鉄骨柱脚の傾きを調整するものであるのに対し，乙１発明においては，モータグループがフレームに一体に取り付けられ，モータグループシャフトが歯車と係合し，垂直ねじを回転させ，手動介入を必要としない自動操作によるものである点をも挙げるべきであると主張するが，本件発明に係る特許請求の範囲には，モータを有さず手動操作によるものとの記載があるものでなく，また，本件発明において，ベースプレートの縁部を持ち上げることによって鉄骨柱の傾きを微量調整しようとする際に，精密な動きをするモータによってこれを行うことも考えられるものであって，上記の点について相違点ということはできず，モータを用いることが阻害要因となるものでもないから，控訴人の主張は採用することができない。
また，控訴人は，本件発明と乙１発明との更なる相違点として，本件発明が鉄骨柱のベースプレートの縁を持ち上げるためだけの装置であり，降ろす操作は一切発生せず昇降装置ではないのに対し，乙１発明は車体を支持しつつ昇降する装置である点を挙げるが，この点についても，本件発明に係る特許請求の範囲においては，「前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットを含み」と記載され，その移動方向について上昇のみであると限定するものではないから，この点についての控訴人の主張も採用することができない。
エ
本件明細書の記載
（ア）
本件明細書には，以下の記載がある。
ａ
発明が解決しようとする課題についての記載
【０００２】【従来の技術】建築予定の建物の一部をなす鉄骨柱は，その底部に取り付けられたベースプレートを介して，基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，その後，前記基礎コンクリートから伸びる複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合可能の複数のナットで前記ベースプレートを前記基礎コンクリートに固定することにより，仮止めされる。仮止めされた鉄骨柱は，その後，その建入れを矯正または修正される。
【０００３】従来，建入れの矯正または修正である建入れ直しは，基礎コンクリート上に仮止めされた複数の鉄骨柱に梁を仮止めした後，予め各鉄骨柱の頂部に固定されたワイヤロープを引張ることにより行っていた。
【０００４】【発明が解決しようとする課題】しかし，ワイヤロープの引張作業にはこれを行うためのスペースが不可欠である，ワイヤロープの引張作業では鉄骨柱の建入れ直しのための微調整が困難である等の欠点があった。
【０００６】【課題を解決するための手段】本発明は，基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置を提供する。
【０００７】前記鉄骨柱の建入れ直し装置は，上部および下部を有するフレームと，該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含む。前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能であり，あるいは前記フレームの上部と前記ナットとがこれらの間に前記ベースプレートの縁部を受け入れ可能でありかつ拘束可能である。【０００８】【発明の作用および効果】本発明によれば，フレームを基礎コンクリート上に載置し，ナットの上方に鉄骨柱のベースプレートの縁部を位置させ，あるいはフレームの上部とナットとの間に鉄骨柱のベースプレートの縁部を受け入れ，ボルトをその軸線の周りに回転させることにより，前記ボルトに螺合した前記ナットを上昇させ，前記ベースプレートの縁部を持ち上げることができる。前記ボルトの回転による前記ベースプレート縁部の持ち上げは，微量調節が可能である。また，ベースプレートの縁部は前記フレームの上部と前記ナットとの間に拘束されることから，持ち上げの間における鉄骨柱の転倒を防止することができる。
ｂ
鉄骨柱の建入れ直し方法についての記載
【００１８】鉄骨柱１０の建入れ直しは，テツダンゴ２０とベースプレート１４との接点を経てベースプレート１４の下面上を伸びる互いに直角な２直線Ｌ１，Ｌ２のそれぞれの周りに，テツダンゴ２０を支点として，すなわち前記接点を支点として鉄骨柱１０を回転させ，傾いた状態にある両直線Ｌ１，Ｌ２を水平にすることにより行う。また，鉄骨柱１０の回転は，ベースプレート１４の縁部を持ち上げることにより行う。
【００２３】ベースプレート１４の前記縁部の持ち上げは，液圧ジャッキ，ねじジャッキ等を前記縁部と基礎コンクリート１２との間に配置し，これらのジャッキを作動させることにより，あるいは，本発明に係る図示の装置３４を用いて行うことができる。
【００２４】本発明に係る装置３４は，フレーム３６と，フレーム３６に回転可能に支持されたボルト３８と，フレーム３６内に保持されかつボルト３８に螺合されたナット４０とを含む。
【００２６】ボルト３８はその軸部がフレームの頂板４２を貫通して底板４４に向けて伸びかつその先端が底板４４に接している。ナット４０は，全体にブロック状を呈し，フレームの両側板４６および背板４８に摺動可能に接している。このことから，ボルト３８をその軸線の周りに回転させると，ナット４０はボルト３８と共に回転することなく，フレームの両側板４６および背板４８に沿ってフレーム３６内を上下動する。
【００２７】フレームの頂板４２およびナット４０は，それぞれ，背板４８とは反対の側へ突出する突出部５０，５２を有する。これらの突出部５０，５２は，これらの間にベースプレート１４の各縁部２６－３２を受け入れかつ上下方向に関して拘束することができる。
【００２９】装置３４による例えばベースプレートの縁部２６の持ち上げは次のようにして行う。
【００３０】まず，図２に示すように，下方レベルにある縁部２６が（縁部２６に沿って配置された装置３４の）ナット４０の突出部５２に接し，また，上方レベルにあって縁部２６と相対する縁部２８が（縁部２８に沿って配置された装置３４の）ナット４０よりも上方に位置するように，両装置３４のボルト３８をその軸線の周りに回転させる…（操作１）。
【００３１】次に，縁部２６の側の装置のボルト３８を回転させてナット４０を上昇させる。これにより，ナット４０の突出部５２を介して縁部２６が持ち上げられる。このとき，縁部２６はナット４０およびフレームの頂板４２の両突出部５０，５２間に拘束されるため，鉄骨柱１０の転倒が防止される…（操作２）。【００３２】…ナット４０の上昇距離は，ボルト３８の回転操作による精密な制御が可能であるため，鉄骨柱１０の垂直精度を高いものとすることができる。…（操作３）。
【００３３】次に，前記操作１－３をベースプレート１４の互いに相対する他の縁部３０および縁部３２について同様に適用する。
【００３４】その後，縁部２８の側および縁部３２の側の各装置３４のボルト３８を回転させ，これにより，各装置３４のナット４０の突出部５２を各縁部２８，３２に当接させる。次いで，各アンカーボルト２２に螺合した各ナット２４１，２４２を等トルクで締め付け，鉄骨柱１０の建入れ直しを完了する。
（イ）本件発明における鉄骨柱の建入れ直し装置の意義
本件明細書の上記記載によると，本件発明は，仮止めされた鉄骨柱の建入れ直しについて，従来，あらかじめ各鉄骨柱の頂部に固定されたワイヤロープを引っ張ることにより行っていたが，ワイヤロープの引張り作業には，これを行うためのスペースが必要であり，また，鉄骨柱の建入れ直しのための微調整が困難である等の欠点があり，これらを解決するための発明であると認められる。
そして，上記建入れ直しのために本件発明を使用することによって，ワイヤロープの使用及びワイヤロープの引張り作業が不要となり，また，本件発明のボルトの回転操作によって精密な制御が可能となり，鉄骨柱の垂直精度を高いものとすることができるようになるものである。本件発明では，鉄骨柱は，その底部に取付けられたベースプレートを介して基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，このベースプレートの縁部が本件発明のナットの突出部に接して置かれることによって鉄骨柱の重量の大半をこのテツダンゴが引き受けることとなり，それ故，てこの原理によって，ベースプレートの低い側の縁部に，鉄骨柱の重量に対して比較的小さな力を加えることによって，その縁部を持ち上げて微調整をすることにより，上記ベースプレートの縁部の高さについて，精密な制御による微量調整が可能となり，鉄骨柱の建入れの矯正又は修正がされるというものである。
オ
相違点１について
（ア）
本件発明と乙１発明の課題等について
相違点１についてみるに，本件発明は鉄骨柱の立て直し装置であるのに対し，引用発明は車両ホイスト（ジャッキ装置）であって，必ずしも技術分野が共通するものということはできない。
また，上記イ及びエによると，本件発明では，鉄骨柱は，その底部に取付けられたベースプレートを介して基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，このベースプレートの縁部が本件発明のナットの突出部に接して置かれることによって鉄骨柱の重量の大半をこのテツダンゴが引き受けることとなり，それ故，本件発明に係る装置のボルトを回転操作して上記ナットを上昇させることによって，上記ベースプレートの縁部の高さについて精密な制御による微量調整が可能となり，かつ，ワイヤロープも不要で鉄骨柱の建入れの矯正又は修正がされるというものであるところ，本件発明は，対象となるベースプレートの縁部を上昇させるという機能を有しているが，それはベースプレートを水平になるように微調整を含めて調整をするためであって，そのためにも，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではなく，てこの原理によって，ベースプレートの低い側の縁部に，鉄骨柱の重量に対して比較的小さな力を加えることによって，その縁部を持ち上げて微調整をすることを可能としているということができるのに対し，乙１発明は，省力化のため，電動モータの力によって，対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするホイスト（ジャッキ装置）を提供するものであって，発明の課題が異なるものである。
これに対し，被控訴人は，本件発明は，鉄骨柱のベースプレートを持ち上げるジャッキ装置の発明であるから，重量物の持ち上げのためのジャッキ装置である乙１発明とは共通の技術分野に属し，本件発明は，乙１発明と同様のジャッキ装置の一種であると主張する。
しかしながら，上記のとおり，本件発明は，ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが，それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し，乙１発明は，対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって，その課題を異にし，また，それ故，必然的に，ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度，対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって，本件発明も乙１発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく，また，このような相違が，当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできないというべきである。
（イ）
甲１１技術について
ａ
甲１１公報の発明の詳細な説明には，多層階の鉄骨建築物を建設するに際して，基礎コンクリート上に鉄骨柱を精度よく建て込む建柱施工方法とその方法に使用するための柱底支持装置に関する発明（【０００１】）であり，基礎コンクリートの建柱位置の中心に有底垂直筒体を埋設し，次いで，柱底支持装置となるこの有底垂直筒体に螺合されたボルト体のボルト頭の高さを建柱レベルに調整した後，柱の下端に固着しているベースの下面中心部を上記ボルト頭に支持させ，同ベースをアンカーボルトを介して基礎コンクリートに固定するとの建柱施工方法（【０００５】）によるものであって，その作用としては，硬化した基礎コンクリートに埋設している有底垂直筒体の開口部に螺合したボルト体を螺進，螺退させてレベル調整をすることにより，このボルト体の頭部に受止される柱底面の基礎コンクリート面からの高さ位置を設定し，次いで，柱を垂直状態にしてその下端に固着しているベースの中心部をボルト頭上に載置し，金属板及び有底垂直筒体を介して基礎コンクリートにその荷重を支持させ，そうした後，柱の垂直度を調整しながらベースの外周部複数箇所を基礎コンクリートにアンカーボルトを介して固定することによって，建柱作業が完了する（【０００７】）との記載がある。また，同詳細な説明には，実施例として，柱を垂直状態に吊り下げてその下端に固着しているベースの外周部に穿設した取付孔を対応するアンカーボルトに挿通させながらベースの中心部をボルト体の頭部上に載置し，この頭部を中心にして柱の垂直度を調整しながら，四方のボルト体を上方に螺進させてそれらの頭部をベースの下面四方部に当接させ，柱を所定の建て込み状態にしてその荷重を強固に支持するものであって（【００１８】），柱の重量をボルト体を介して基礎コンクリートに強固に支持させることができ，その上，ボルト体の頭部を支点として柱の垂直度の調整も容易かつ正確に設定し得るとの効果が得られること（【００２１】），図５の説明として，柱底支持装置として，金属板１１の中心部下面に固着，垂設している有底垂直筒体２を中央にして，この有底垂直筒体と概ね同一長さ，同一構造を有する複数個の有底垂直筒体１２を金属板１１の外周部四方に垂設するとともに，金属板１１の上面側に開口しているこれらの有底垂直筒体１２の開口端部に雌螺子部１３を設け，雌螺子部１３にボルト体１４を螺通させて有底垂直筒体１２内に挿入させ（【００１５】），このように構成した柱底支持装置Ａ′を，図６に示すように，打設した基礎コンクリート６面に金属板１１が密着するようにすべての有底垂直筒体２，１２を基礎コンクリート６内に埋設させ，この状態で基礎コンクリート６の硬化によって基礎コンクリート６に固定し，この際，中央の有底垂直筒体２が鉄骨柱Ｂ′の芯だし位置に配設した状態にするとともに，金属板１１の外周方の基礎コンクリート６に複数本のアンカーボルト７を固定しておき（【００１７】），そうした後，中央部の有底垂直筒体２の雌螺子部に螺合しているボルト体４を進退させて柱Ｂ′の高さ位置調整を行ったのち，ロックナット５によって固定し，次いで，柱Ｂ′を垂直状態に吊り下げてその下端に固着しているベース８の外周部に穿設した取付孔９を対応するアンカーボルト７に挿通させながらベース８の中心部をボルト体４の頭部４ａ上に載置し，頭部４ａを中心にして柱Ｂ′の垂直度を調整しながら，四方のボルト体１４を上方に螺進させてそれらの頭部１４ａをベース８の下面四方部に当接させ，柱Ｂ′を所定の建て込み状態にしてその荷重を強固に支持すること（【００１８】）などが記載されている。ｂ
以上によると，甲１１技術は，「基礎コンクリートに固定されたボルト上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有し，前記ナットの上方に前記ベースプレートを配置可能である柱底支持装置」であると認められ，また，このうち，基礎コンクリートに固定されたボルトは，柱の下端に固着しているベースの下面中心部を支持するものであるから，本件発明における鉄骨柱のベースプレートを載置するテツダンゴに相当するものということができる。
（ウ）
甲１２技術について
ａ
甲１２公報の詳細な説明には，従来，鉄骨柱の柱脚部を基礎コンクリート上に固定する工法としては，基礎コンクリートに植設したアンカーボルトを鉄骨柱のベースプレートに挿入した状態で同鉄骨柱を建て込み，梁建方を行ってから歪み直し作業を行い，その後，アンカーボルトを締め付け固定するとともに本締めを行っていたが（【０００２】），このような従来の工法では，鉄骨柱の建て入れ精度が悪いために梁建方が困難であるだけでなく，歪み直し用のワーヤーを必要とする等の問題点があったところ（【０００３】），このような問題点を解決するために，鉄骨柱の柱脚部固定方法として，①基礎コンクリート上に鉄骨柱を建て込んで，この基礎コンクリートに植設したアンカーボルトを上記鉄骨柱のベースプレートに挿設するとともに同ベースプレートに調整ボルトを取り付け，上記基礎コンクリートと鉄骨柱の間に歪直し用ジャッキを取り付けて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御した状態で，上記アンカーボルトに螺合した締付ナット及び上記調整ボルトにより上記鉄骨柱を固定すること，②基礎コンクリート上に鉄骨柱を建て込んで，この基礎コンクリートに植設したアンカーボルトを上記鉄骨柱に付設した固定プレートに取り付け，上記基礎コンクリートと鉄骨柱の間に歪直し用ジャッキを取り付けて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御した状態で，上記アンカーボルトに螺合した締付ナットにより上記固定プレートを締め付けて鉄骨柱を固定すること，③基礎コンクリート上に鉄骨柱を建て込んで，この基礎コンクリートに植設したアンカーボルトを上記鉄骨柱のベースプレートに挿設し，上記基礎コンクリートと鉄骨柱の間に歪直し用ジャッキを取り付けて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御した状態で，上記アンカーボルトに螺合した締付ナット及び上記ベースプレートと基礎コンクリートとの間に介挿させたクサビにより上記鉄骨柱を固定することを特徴とする（【０００５】）との記載がある。また，同詳細な説明には，第２の実施例を示す図２の説明として，基礎コンクリート１に植設したアンカーボルト２を鉄骨柱５のベースプレート５ａに挿入するとともに，このベースプレート５ａに溶接等により付設したナット９ａに調整ボルト９を螺合しておき，上記基礎コンクリート１と上記鉄骨柱５との間に，歪直し用ジャッキ８を取り付け（【００１０】），歪直し用ジャッキ８を作動させて鉄骨柱５を鉛直に姿勢制御すること（【００１１】），第４の実施例を示す図４の説明として，基礎コンクリート１に植設したアンカーボルト２を鉄骨柱５のベースプレート５ａに挿入するとともに，この鉄骨柱５に付設した固定プレート５ｂに取り付け，上記基礎コンクリート１と上記鉄骨柱５との間には歪直し用ジャッキ８を取り付け（【００１４】），続いて，歪直し用ジャッキ８を作動させて鉄骨柱５を鉛直に姿勢制御すること（【００１５】），第６の実施例を示す図６の説明として，基礎コンクリート１に植設されたアンカーボルト２を鉄骨柱５のベースプレート５ａに挿入させるとともに，このベースプレート５ａと上記基礎コンクリート１との間にクサビ１１を挿設し，また，上記基礎コンクリート１と上記鉄骨柱５との間に，歪直し用ジャッキ８を取り付け（【００１８】），この状態で，歪直し用ジャッキ８を作動させて鉄骨柱５を鉛直に姿勢制御すること（【００１９】）が記載されている。ｂ
上記記載によれば，甲１２公報には，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御すること，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御するに当たって，歪直し用のワイヤを不要とすることとの技術課題が開示されており，この課題の解決手段として，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱の歪みを直すためにジャッキ装置を用いる発明が開示されているということができるが，他方，鉄骨柱のベースプレートが本件発明のようにその中心においてテツダンゴによって支えられているものではなく，ジャッキによって鉄骨柱を鉛直に制御するためには，ジャッキ装置に鉄骨柱の重量の相当な部分が負荷されるものであって，このジャッキは，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けて鉄骨柱の歪みを修正しようとするものということができる。（エ）
甲１１及び１２技術の乙１発明への適用について
以上によると，甲１１技術は，基礎コンクリートに固定されたテツダンゴに相当するボルト上に載置され，かつ，複数のアンカーボルト及びこれらに螺合され複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされた柱の下端に固着しているベースプレートを有するものである点で，本件発明の構成要件Ａのうちの「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱」という点で共通するものということができるが，柱の垂直度の調整方法については，柱を垂直状態に吊り下げてその下端に固着しているベースの外周部に穿設した取付孔を対応するアンカーボルトに挿通させながらベースの中心部をボルト体の頭部上に載置し，この頭部を中心にして柱の垂直度を調整しながら，四方のボルト体を上方に螺進させてそれらの頭部をベースの下面四方部に当接させ，柱を所定の建て込み状態にしてその荷重を強固に支持するとするものであって，甲１１技術は，本件発明と異なり，柱の垂直度の調整は，柱を垂直状態に吊り下げた状態において行われるものと判断される。また，甲１１技術においては，建柱作業の終了後も，ボルト体はベースの下面四方部に残されるものであるのに対して，本件発明の建て直し装置は，建入れ直し装置のナットの上方にベースプレートの縁部を配置するものであって，作業終了後には装置を撤去するものである。
また，甲１２技術には，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御すること，鉄骨柱を鉛直に姿勢制御するに当たって，歪直し用のワイヤを不要とすることという技術課題が開示されており，この課題の解決手段として，鉄骨柱の建入れ直しにおいて，鉄骨柱の歪みを直すためにジャッキ装置が鉄骨柱の重量を積極的に引き受けようとするものであって，本件発明のように，鉄骨柱の重量の大半をテツダンゴが引き受け，ボルトの軸線方向に移動可能であるナットについては，てこの原理によって，鉄骨柱の重量に対して比較的小さな力を加えることによって，ベースプレートの縁部を持ち上げてベースプレートが水平になるように微調整をすることができるものであって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるものではないものとは，その機能において異なるところがあり，甲１２技術と本件発明とでは，それぞれのジャッキ又は建て直し装置に求められる対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等に違いが生ずるものである。
そうであるから，上（ア）記㨯のとおり，本件発明とは技術分野や課題が異なり，本件発明とは異なって対象物の重量を積極的に引き受けるホイスト（ジャッキ装置）についての乙１発明に，鉄骨柱の建入れ直し方法として鉄骨柱の垂直度の調整方法や作業終了後の建入れ直し装置の取扱が本件発明とは異なっている甲１１技術や，鉄骨柱の鉛直への姿勢制御において，ボルトの軸線方向に移動可能なナットの機能について鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるものではない本件発明とは異なって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるジャッキによる甲１２技術を適用して，相違点１を克服することが容易想到であるということはできないというべきである。なお，被控訴人は，甲１２公報には，ワイヤに代えて歪み直し用のジャッキを使用する鉄骨柱の建入れ直しが示唆されているなどとし，従来から行われていた鉄骨柱のベースプレートをテツダンゴ上に載置する鉄骨柱の建入れにおいて，ワイヤを使用しない建入れ直しという解決課題に当面した当業者にしてみれば，鉄骨柱の底部から横方向に突出しているベースプレートの縁部をジャッキを用いて持ち上げればよいことは容易に相当し得るところであるなどと主張するが，上記のとおり，甲１２発明のジャッキと本件発明に係る装置とは，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けるか否かという相違があるものであって，また，本件発明は，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けないものであるが故に，ベースプレートの縁部の高さについて精密な制御による微量調整が可能となるものであることからして，この相違は，本件発明において重要なものであるということができる点に照らすと，被控訴人の主張は採用することができない。
カ
小括
したがって，相違点２について検討するまでもなく，本件発明は乙１発明を引用例として容易想到であるという被控訴人の主張は採用することができない。（２）
乙２技術を引用例とした容易想到性の有無
ア
乙２技術
乙２公報の発明の詳細な説明には，従来の技術として，一般に，各種製造設備では，物体の昇降に昇降装置が広く使用されており，この昇降装置では，装置本体の基台の中央に送り螺子軸が回転自在に立設されており，送り螺子軸には，送りナットが螺合され，送りナットに昇降部材が連結されていること（【０００２】），基台の送り螺子軸の両側には，一対の案内部材が立設され，この案内部材が昇降部材に挿通されており，装置本体の上部には，天井部が形成され，この天井部に送り螺子軸の上端が回転自在に支持され，また，案内部材の上端が固定されていること（【０００３】），天井部の上面には，回転伝達機構及びモータが配置され，回転伝達機構とモータとが継手を介して連結されていること（【０００４】）が記載されている。また，添付の図４には，この従来の昇降装置が図示されている。これが，乙２公報に記載された従来技術である乙１２技術である。
イ
本件発明と乙２技術との対比
（ア）
一致点
乙２技術は天井部と基台を有し，また，乙２添付の図４の従来の昇降装置では，上部において天井部に，下部において基台に接合されている装置本体が示されており，乙２技術には，本件発明の構成要件Ｂが開示されているということができる。乙２技術の装置本体の基台の中央には，回転自在なものとして送り螺子軸が立設されており，また，天井部の上面には回転伝達機構及びモータが配設され，これらが上記送り螺子軸と連結されているものであることからすると，送り螺子軸の上端は，天井部を貫通しているものとみることができ，乙２技術には，本件発明の構成要件Ｃが開示されているということができる。
乙２技術では，送り螺子軸には送りナットが螺合され，送りナットには昇降部材が連結されているところ，同ナットは，連結されている昇降部材とともに，天井部と基台との間に配置され，また，基台の送り螺子軸の両側には，一対の案内部材が立設され，この案内部材が昇降部材に挿通されることによって，ナット及び昇降部材自体が回転することはなく，送り螺子軸の軸線方向にのみ移動可能となるものであるから，乙２技術には，本件発明の構成要件Ｄが開示されている。
以上によると，本件発明と乙２技術とは，「上部および下部を有するフレームと，該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み」（構成要件Ｂ，Ｃ及びＤ対応部分）との点で一致するということができる。
（イ）
相違点
本件発明は，「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置であって」（構成要件Ａ），「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である」（同Ｅ），「鉄骨柱の建入れ直し装置」（同Ｆ）であるのに対し，上記のとおり，乙２技術は，一般に，各種製造設備で使用される物体の昇降装置である点において，両者は相違する。
ウ
相違点についての検討
乙２技術は，一般に，各種製造設備で使用される物体の昇降装置であるから，昇降部材が物体の重量を全面的に引き受けて同物体を昇降させるものであるということができ，前記（１）エ（イ）のとおり，ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが，それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって，鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではない本件発明とは，その課題を異にし，また，それ故，昇降部材又はナットを上昇させる際に求められる精度，対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであるから，本件発明も乙２技術も昇降装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく，また，このような相違が，当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできないというべきである。そして，前記（１）オのとおりの甲１１及び１２技術の内容に照らすと，甲１１及び１２技術を乙２技術に適用して，上記相違点を克服することが容易想到であるということはできないというべきである。
エ
小括
したがって，本件発明は乙２技術を引用例として容易想到であるという被控訴人の主張も採用することができない。
（３）
甲１９技術を主たる引用例とした容易想到性の有無
ア
甲１９技術
甲１９によると，従来工法として，「基礎コンクリート上に固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の柱頭部に取付けた歪み直し用ワイヤロープを緊張工具を介してコンクリート上のフックに取付けて緊張する鉄骨柱の建入れ直し技術」が公然実施されていたことが認められる。
イ
本件発明と甲１９技術との対比
本件発明と甲１９技術とを対比すると，両者は，以下の（ア）で一致し，（イ）で相違する。
（ア）
一致点：「基礎コンクリート上に固定されたテツダンゴ上に載置され，かつ，複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し」にかかわる技術である点
（イ）
相違点：建入れ直し手段として，甲１９技術が「鉄骨柱の柱頭部に取り付けた歪み直し用ワイヤロープを緊張工具を介してコンクリート上のフックに取り付けて緊張する」のに対し，本件発明が「上部及び下部を有するフレームと，該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナット」からなる装置を用いて，「前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置」する点
ウ
相違点についての検討
前記（１）エ（イ）のとおり，本件発明に係る装置は，ベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためにベースプレートの縁部を持ち上げるものであって，被控訴人が主張するような単なる昇降装置として周知なジャッキ装置ということができないものであり，また，甲１２技術におけるジャッキ装置とも異なるものであるから，甲１９技術に乙１発明及び甲１２を適用して，上記相違点について容易想到であるということはできないというべきである。
エ
小括
したがって，本件発明は甲１９技術を主たる引用例として容易想到であるという被控訴人の主張も採用することができない。
（４）
「物の発明」としての新規性欠如の有無
なお，被控訴人は，本件発明に係る特許請求の範囲の記載において，「物の発明」としての本件発明の構造を規定する構成要件は，「Ｂ：上部および下部を有するフレームと，」，「Ｃ：該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと，」及び「Ｄ：前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され，前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み，」の３構成要件に尽きるところ，この３構成要件からなる構造は周知であるから，そもそも本件発明の構成自体において新規性を欠くように主張する。
しかしながら，本件発明は，構成要件ＡないしＦからなるものであって，構成要件ＢないしＤの装置についての用途発明でもないから，同ＢないしＤの構造が周知であることをもって新規性を欠くとする被控訴人の主張は失当というほかなく，採用することができない。
争点３（差止請求の可否）について
（１）
特許法１００条１項の請求
被控訴人は，別紙取引一覧表（ただし，名古屋三伸取引分を除く。）のとおり，平成２１年９月９日取引開始分まで，本件発明の技術的範囲に属する被控訴人製品を保有して，これを第三者に賃貸してきたものである。
被控訴人は，被控訴人製品を回収して廃棄したと主張するが，その主張を直ちに首肯することができないことは上記説示のとおりであることに加え，被控訴人製品の製造それ自体は容易であるとも認められるのであって，被控訴人が，今後，被控訴人製品を製造して第三者に賃貸するおそれがないとまでいうことはできない。したがって，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人製品の製造，貸与，貸与のための展示又は貸与の申出の差止めを求める請求も理由がある。
（２）
特許法１００条２項の請求
被控訴人は，当審の口頭弁論終結期日に至って，被控訴人製品を回収して廃棄したと主張し，その証拠として，乙１２ないし１５を提出するが，これをもって，直ちに被控訴人製品が完全に回収され，かつ，その全部が廃棄済みになっているとまでは認めるのは困難であって，控訴人が，特許法１００条２項に基づき，被控訴人に対し，本件特許権の侵害品である被控訴人製品の廃棄を求める請求は理由がある。ただし，上記（１）のとおり，被控訴人製品の貸与の差止めが認められる以上，更に被控訴人製品の回収を認めるまでの必要はなく，同回収を求める請求は理由がない。
争点４（控訴人の被った損害額）について
（１）
被控訴人の売上額
被控訴人は，被控訴人製品を第三者に貸与してきたこと，被控訴人（ただし，被控訴人において，名古屋三伸取引分であると主張する分を含む。）が，製造した上で被控訴人製品を第三者に賃貸したことについての取引開始日，取引終了日及び売上高が別紙取引一覧表記載のとおりであって，本件請求に係る平成１７年７月１日から平成２１年９月９日までの被控訴人による被控訴人製品の貸与についての売上高合計は２２３万４５９６円となることは，当事者間に争いがない。
（２）
被控訴人主張に係る名古屋三伸取引分
証拠及び弁論の全趣旨によると，控訴人の関連会社として，名古屋市に本店を有する被控訴人とは独立した法人である名古屋三伸が存在すること（甲２６，２７），被控訴人は主として静岡県よりも東側を営業範囲とされ，それ以西は名古屋三伸の営業範囲とし，同社が被控訴人から貸与を受けた被控訴人製品を賃貸していること（乙６）が認められる。
以上によると，別紙取引一覧表の取引のうち，番号１ないし４，１１ないし１３及び２０の取引は名古屋三伸が行った取引であって，被控訴人が行った取引と認めることはできず，被控訴人の取引による売上高合計額は，これら名古屋三伸の取引分を控除した１３４万６１０６円（内訳として，原審における請求に係る平成２０年７月１３日までの取引分が７７万９４５５円，当審における追加請求に係る同月１４日以降の取引分が５６万６６５１円）となる。
なお，控訴人は，被控訴人と名古屋三伸との役員構成が代表取締役及び取締役とも同一であること（甲２６，２７），被控訴人製品のカタログには，被控訴人名古屋支店所在地として名古屋三伸の本店所在地が記載されており（甲３），被控訴人製品の賃貸事業においては，大阪及び名古屋地区の取引においても，被控訴人の支店名のみを社会的に表示して営業を行っていること，本件訴訟において，被控訴人が，控訴審における平成２２年１月１４日付け上申書を提出するまでは，名古屋三伸が存在し，特許権侵害に関する法的責任は別個であるとの主張を一切行ってこなかったことなどをもって，被控訴人製品の賃貸事業は，そのすべてを被控訴人が実施してきたものというべきであると主張するが，被控訴人と名古屋三伸とは別法人であり，また，名古屋三伸の法人格が否認されるべきほどに形骸化しているとか濫用されているとは認められず，被控訴人が，名古屋三伸の賃貸分に係る利益額から推定される損害額についても賠償義務を負うべきということができるものではなく，控訴人の主張は採用することができない。
（３）
必要経費の控除
ア
被控訴人が賃貸のために製造をさせて仕入れた被控訴人製品の総本数は，サンプル１本を除いて３８８本であり，また，その仕入単価は５３５０円であるから（乙１０），被控訴人製品の仕入額合計は２０７万５８００円となる。このうち，被控訴人が名古屋三伸のリース用に使用させている分については，被控訴人と名古屋三伸との売上高比率によることが相当であるから，別紙取引一覧表の売上げの比率に基づくと，被控訴人売上げに対応する経費としての仕入額は，上記仕入額合計２０７万５８００円のうち１２５万０４４８円（円未満四捨五入。以下同じ。）となる。
イ
なお，控訴人は，被控訴人による被控訴人製品の賃貸個数は，控訴人の本件特許実施製品の予備在庫の範囲において十分にまかなうことができた程度のものであったから，損害額算定において，被控訴人による被控訴人製品取得費用を必要経費として当然に控除すべきではないと主張する。しかしながら，控訴人は，特許法１０２条２項の規定によって，侵害者がその侵害の行為により受けた利益の額を損害の額と推定することを求めているのであって，侵害者の利益額を算定するにおいては，侵害品の製造に要した費用は控除されるべきであるから，控訴人の主張は採用することができない。
また，控訴人は，仮に被控訴人による被控訴人製品取得費用について必要経費性が認められるとしても，被控訴人製品の耐用年数は，その鉄材からなる構造の単純性に基づく堅牢性からすれば，少なくとも２０年はあるべきであって，被控訴人による本件特許権侵害行為期間である約４年間と対比すると，取得費の２０分の４に限って必要経費の控除が認められるべきであると主張する。しかしながら，被控訴人製品は，建築現場等の屋外の工事現場で使用されるものであること，使用を続けるに従ってボルトとナットとの接合部のねじ山が摩耗していくことなどが考えられることからすると，その耐用年数は，税務上の償却期間である３年（乙１１）とするのが相当であり，３年を超える本件訴訟における特許権侵害期間との関係においては，被控訴人製品の仕入額全額を必要経費として控除すべきことになる。また，仕入額のうち被控訴人の売上高比率に対応する１２５万０４４８円を，更に平成２０年７月１３日の前後の被控訴人の売上高の比率で分けると，同日までが７２万４０６５円，同月１４日以降が５２万６３８３円となる。
ウ
以上によると，被控訴人製品の賃貸によって被控訴人が受けた利益額は，被控訴人による売上高１３４万６１０６円から必要経費としての仕入価格１２５万０４４８円を控除した９万５６５８円（内訳として，平成２０年７月１３日までが５万５３９０円，同月１４日以降が４万０２６８円）となる。
（４）
本件特許権の共有者との関係
ア
本件特許は，控訴人と熊谷組との持分を各２分の１とする共有特許であるところ，控訴人のみが本件特許権を実施しており，熊谷組は本件特許権の実施をしておらず，第三者に実施許諾を行ったこともないことが認められる（甲２５）。イ
ところで，特許権の共有者は，持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから，特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく，実施の程度の比に応じて算定されるべきものである。そして，このことは，損害額の推定規定である特許法１０２条２項による場合も同様であるということができる。
ウ
もっとも，本件特許権を実施していない熊谷組も，被控訴人に対して，実施料相当額の損害賠償請求を行うことができるものであったが（特許法１０２条３項），熊谷組は，同損害賠償請求権を控訴人に譲渡し，その旨の対抗要件が具備されており（甲２４の１・２，甲２５），熊谷組から被控訴人に対して本件特許権侵害による損害賠償請求が行われることはもはやあり得ないことから，控訴人が，本件訴訟において，本件特許権侵害によって請求し得る損害額は，被控訴人が被控訴人製品を賃貸したことによって得た利益の全額ということになる。
（５）
小括
したがって，控訴人の損害額は９万５６５８円（内訳として，原審からの請求に係る平成２０年７月１３日までの分が５万５３９０円，当審からの請求に係る同月１４日以降の分が４万０２６８円）となる。
（６）
弁護士費用相当の損害
控訴人は，本件訴訟の提起・追行に伴う弁護士費用相当の損害賠償も併せて求めるところ，上記のとおり，被控訴人は，被控訴人製品を製造・貸与して本件特許権を侵害したものであり，その結果，控訴人は弁護士に依頼して本件訴訟を提起せざるを得なくなったものであると認められるので，上記損害賠償のほか，前記４のとおり差止請求が認められること，本件訴訟の難易，被控訴人の応訴の状況等，その他諸般の事情を考慮すると，弁護士費用相当の損害額は３０万円が相当である。結論
以上の次第であるから，控訴人の本訴請求を全部棄却した原判決を変更し，被控訴人製品の製造，貸与，貸与のための展示及び貸与の申出の差止め，被控訴人製品の廃棄を求める請求はいずれもこれを認容し，被控訴人製品の回収を求める請求はこれを棄却すべきものとし，損害賠償を求める請求については前記９万５６５８円に弁護士費用３０万円を加えた３９万５６５８円及びこれに対する遅延損害金（起算日は，原審からの損害賠償については，弁護士費用を含め，訴状送達の日の翌日である平成２０年７月１９日，当審からの損害賠償については，訴えの変更申立書が送達された日の翌日である平成２２年３月１２日）の支払を求める限度でこれを認容することとする。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官滝
澤孝臣
裁判官本
多知成
裁判官荒
井章光
（別紙）
被控訴人製品目録
三伸機材株式会社製柱脚用建起し装置（商品名「ＢＡＳＥ
ＪＡＣＫ
鉄人ベース
ジャッキ」）
以上
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/80160/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。