平成２４年１月２６日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２２年(ワ)第９１０２号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１０月１８日
判決
原告田岡化学工業株式会社
同訴訟代理人弁護士松本司
同田上洋平
被告大阪ガスケミカル株式会社
同訴訟代理人弁護士石川正
同畑郁夫
同重冨貴光
同黒田佑輝
同訴訟代理人弁理士北村修一郎
同東邦彦
同太田隆司
主文
１ 原告の請求をいずれも棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
(1) 被告は，別紙製品目録記載の製品を製造し，譲渡し又は譲渡の申出をしてはならない。
(2) 被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
(3) 被告は，原告に対し，３億円及びこれに対する平成２２年７月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(4) 訴訟費用は被告の負担とする。
(5) 仮執行宣言
２ 被告
主文と同旨
第２ 事案の概要
１ 前提事実（証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。）
（1） 本件特許権
原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許の【特許請求の範囲】【請求項１】に係る発明を「本件特許発明１」，同【請求項７】に係る発明を「本件特許発明２」といい，併せて「本件各特許発明」という。また，本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」といい，優先権主張に係る先の出願明細書を「本件基礎出願明細書」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。
特許番号４１４０９７５号
発明の名称フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法
出願日平成２０年２月８日
優先権主張番号特願２００７－３４３７０
（以下「本件基礎出願」という。）
優先日平成１９年２月１５日
登録日平成２０年６月２０日
特許請求の範囲
【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。」
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」
（2） ９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（甲２，３，乙１，２。以下「ＢＰＥＦ」という。）
ＢＰＥＦは，高耐熱性や優れた光学特性（高屈折率，低複屈折率），電気特性（低誘電率等）を有し，ポリマー（エポキシ樹脂，ポリエステル，ポリエーテル，ポリカーボネートなど）の原料として有用な物質である。
ポリマーは，光学レンズ，フィルム，プラスチック光ファイバー，光ディスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックなどの原料となる。
（3） 被告の行為
被告は，別紙製品目録記載の製品（以下「被告製品」という。）を製造し，譲渡し又は譲渡の申出を行っている。
被告製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するものである。
２ 原告の請求
原告は，被告に対し，被告の行為（前提事実(３)）が本件特許権を侵害するものであるとして，本件特許権に基づき，被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに，被告の行為により１１億０１００万円の損害を被ったとして，不法行為に基づき，上記損害の一部である３億円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成２２年７月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３ 争点
（1） 被告製品は，本件特許発明１の方法により生産したものであるか（争点１）
（2） 本件特許発明２は，特許無効審判により無効とされるべきものであるか
ア 本件特許発明２は，公然実施をされた発明（特許法２９条１項２号）であるか（争点２－１）
イ 本件特許発明２は，優先日前に頒布された特開平１０－４５６５５号公報（以下「乙１公報」という。）に記載された発明（以下「乙１発明」という。）又は特開２００５－１０４８９８号公報（以下「乙２公報」という。）に記載された発明（以下「乙２発明」という。）と同一のもの（特許法２９条１項３号）であるか（争点２－２）
ウ 本件特許発明２は，特開２００７－２３０１６号公報（以下「乙４１公報」という。）に記載された発明（以下「乙４１発明」という。）と，乙１発明又は周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるか（争点２－３）
（3） 被告は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか（争点３）
（4） 損害額（争点４）
第３ 争点に係る当事者の主張
１ 争点１（被告製品は，本件特許発明１の方法により生産したものであるか）について
【原告の主張】
本件特許発明１は，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを生産する方法の発明であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦは，優先日（平成１９年２月１５日）前に日本国内において公然知られた物ではない。そして，被告製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦと同一の物であるから，本件特許発明１の方法により生産したものと推定される（特許法１０４条）。
よって，被告製品は，本件特許発明１の方法により生産したものである。【被告の主張】
被告製品は，本件特許発明１の方法により生産したものではない。また，後記２のとおり，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦは，優先日前に日本国内において公然知られた物であるから，特許法１０４条による推定は及ばない。
２ 争点２（本件特許発明２は，公然実施をされた発明（特許法２９条１項２号）であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，公然実施をされた発明である。
（1） 原告による公然実施
ア 本件特許発明２に係る優先権主張の無効
(ア) 化学物質の構造が明細書に特定して記載されていたとしても，現実に製造できなければ，架空の化学物質にすぎない。
したがって，当該物質の製造方法が優先権主張に係る先の明細書に記載されていない限り，当該物質は先の明細書に記載された発明ではない。
(イ) 本件基礎出願明細書には，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦについて，結晶の析出開始温度や粗精製物の純度に関する記載は全くない。
(ウ) 原告は，審査官から，平成２０年４月１日付けで，特許法２９条１項３号及び同条２項を理由とする拒絶理由通知を受けており，本件明細書に記載されたＢＰＥＰの製造方法は，ほぼすべて公知文献に記載されていること，公知文献との相違点は本件明細書において析出開始温度が特定されている点のみであることを指摘された。
原告は，同年５月１５日，手続補正書及び意見書を提出し，新規な結晶多形体を見出して安定的に当該物質を得るには，結晶の析出開始温度と粗精製物の純度が重要な要因であるところ，公知文献には析出開始温度の記載がないと主張し，これにより本件特許について登録を受けることができた。
(エ) 以上のとおり，原告の主張によれば，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを製造するには，析出開始温度と粗精製物の純度が重要であるにもかかわらず，本件基礎出願明細書には，これらに関する記載や示唆が全くない。
そうすると，本件特許発明２は，本件基礎出願明細書に記載された発明ではなく，本件特許発明２に係る優先権主張は無効であるから，特許法２９条の適用に当たっては，実際の出願日である平成２０年２月８日が基準日となる。
イ 原告による公然実施
原告は，●●●●●●●●●●（以下「●●●●●●」という。）に対し，平成１２年ころ，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを譲渡した。
また，原告は，本件特許の出願日（平成２０年２月８日）より前の平成１９年４月から本件特許発明１の製造方法により製造した製品を譲渡していた。
したがって，本件特許発明２は，本件特許の出願日より前に原告によって公然実施をされたものである。
（2） 東京化成工業株式会社による公然実施
ア 本件特許発明２に係る優先権主張の無効
上記(１)アと同じ。
イ 東京化成工業株式会社による公然実施
東京化成工業株式会社は，遅くとも平成１９年１０月１７日ころまでに，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦの試薬に関する譲渡の申込みをしていた。
したがって，本件特許発明２は，本件特許の出願日より前に東京化成工業株式会社によって公然実施をされたものである。
（3） 大阪ガス及び被告による公然実施
ア 被告の親会社である大阪瓦斯株式会社（以下「大阪ガス」という。）は，遅くとも平成８年６月ころまでに，ＢＰＥＦの精製過程における溶媒としてトルエン及び水を利用する方法（以下「トルエン加水分解法」という。）を開発し，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦの製造・販売事業を継続していたが，被告は，大阪ガスから平成１１年４月に本件特許発明２に係る発明を知得するなどしてＢＰＥＦの製造・販売事業を行うようになった。
イ 被告製品の製造販売に関する具体的な状況は，以下のとおりである。
(ア) 大阪ガス及び被告は，平成１１年３月から４月までの間，Ｂ社に委託して合計１６６２.７６㎏の被告製品を製造した。
被告は，●●●●●●（●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。以下「●●●●」という。）に対し，平成１１年６月，上記被告製品のうち３００㎏を譲渡し，同年１１月，残りの一部を譲渡した。
(イ) 大阪ガスは，Ｂ社に委託して３９５１㎏の被告製品を製造し，●●●●●●に対し，平成１４年３月２９日，このうち合計２７００㎏の被告製品を譲渡した。
(ウ) 被告は，平成１４年３月６日から同年４月１３日までの間，Ａ社に委託して合計８３３０㎏の被告製品を製造した。
被告は，三菱ガス化学株式会社（以下「三菱ガス化学」という。）に対し，同年７月３０日，上記被告製品のうち１００㎏を譲渡した。また，●●●●●●に対し，同年８月１２日，上記被告製品のうち４５００㎏を譲渡した。
(エ) 被告は，●●●●●●●●●●●●●（以下「●●●●●●●●●」という。）に対しても，平成１４年ころから被告製品を譲渡していた。
(オ) 被告は，平成１４年１０月ころ，Ａ社に委託して合計８４１３㎏の被告製品を製造し，●●●●●●に対し，平成１５年６月５日，このうち合計４１４０㎏の被告製品を譲渡した。
(カ) 被告は，平成１５年２月２７日までに，Ａ社に委託して合計８０１９㎏の被告製品を製造し，●●●●●●に対し，同年８月１９日，上記被告製品を含む合計９９１０㎏のＢＰＥＦを譲渡した。
(キ) 被告は，平成１６年以降，株式会社フルファイン（以下「フルファイン」という。）に委託して被告製品を製造し，化学メーカーに販売していた。
例えば，●●●●●●に対し，平成１７年５月１７日ころ，合計６７５０㎏の被告製品を譲渡し，●●●●●●●●●●●●●●●●●（●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●）に対し，平成１９年２月１日，合計５１００㎏の被告製品を譲渡した。
ウ 上記のとおり，大阪ガス及び被告は，累計１００トン以上の被告製品を製造して化学メーカーに譲渡しており，その出荷量は一回当たり約１０トンにも上っていた。そして，譲受人である化学メーカーが被告製品に関する秘密保持義務を負っていなかったことからすれば，本件特許発明２は本件特許の優先日前に被告によって公然実施をされたものである。
【原告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，公然実施をされた発明ではない。
（1） 原告による公然実施について
ア 本件特許発明２に係る優先権主張の有効
析出開始温度や粗精製物の純度は，本件特許発明１に係るものである。本件特許発明２に係る製造方法については本件基礎出願明細書に具体的に記載されており，本件特許発明２の化合物に係る示差走査熱量測定曲線，融解吸熱最大値，粉末エックス線回折パターン及び嵩密度等の物性についても具体的に記載されている。
したがって，本件特許発明２は，本件基礎出願明細書に記載されたものであり，仮に本件特許発明１に係る基準日が実際の出願日となるとしても，本件特許発明２に係る基準日が実際の出願日となることはない。
イ 原告による公然実施
ＢＰＥＦは，ポリマーの原料（モノマー）であり，ポリマーが合成された後は，ＢＰＥＦの結晶形を特定することは不可能であるから，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを譲渡したからといって，公然実施には当たらない。
また，原告がＢＰＥＦを譲渡した相手方は，信義則上，原告製品に関する秘密保持義務を負うから，原告が本件特許の出願日より前に本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを譲渡していたとしても，公然実施には当たらない。
（2） 東京化成工業株式会社による公然実施について
上記(１)イと同様に，同社がＢＰＥＦを譲渡した相手方は，ＢＰＥＦに関する秘密保持義務を負うことなどからすれば，同社による実施は公然実施に当たらない。
（3） 大阪ガス及び被告による公然実施について
上記(１)イと同様に，被告が被告製品を譲渡した相手方は，ＢＰＥＦに関する秘密保持義務を負うことなどからすれば，被告による実施は公然実施には当たらない。
３ 争点２－２（本件特許発明２は，乙１発明又は乙２発明と同一のもの（特許法２９条１項３号）であるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙１公報又は乙２公報に記載された製造方法により製造されたＢＰＥＦについて，示差走査熱分析による融解吸熱最大という特性を特定したものにすぎない。
したがって，乙１発明又は乙２発明と同一のものである。
（1） 乙１発明について
ア 乙１公報の内容
乙１公報には，以下の発明（乙１発明）が記載されている。
「【００２４】
【実施例】
実施例１
攪拌機，冷却管及び滴下ロートを備えた内容積１０００ｍｌの４つ口フラスコに，純度９９.５重量％のフルオレノン（フルオレンを液相空気酸化して得たもの）４５ｇ（０.２５ｍｏｌ）とフェノキシエタノール（四日市合成株式会社製，ＰＨＥ－Ｇ）１３８ｇ（１.００ｍｏｌ），β－メルカプトプロピオン酸０.２ｍｌを仕込み，均一に溶解させてから９５％硫酸４５ｍｌを３０分かけて滴下した後，反応温度を６５℃で４時間保温し，反応を続けて完結させた。
【００２５】
次いで，反応液に水９０ｍｌ，トルエン４５０ｍｌを加え，８０～８５℃で３０分間攪拌，水洗後，３０分間静置して，下層の水層を分離した。更に２回同量の水を加えて水洗を繰り返し，硫酸を除去した。反応液を室温まで冷却して結晶を析出させ，濾過後，７０℃で１日間減圧乾燥した。得られた粗結晶（９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの純度は９８.５％，収量は８２.３ｇ，収率７４.５％であった。また，結晶中の残存硫酸は６００ｐｐｍであった。【００２６】
得られた上記粗結晶５０ｇをトルエン４００ｍｌからなる混合溶媒に攪拌，加熱下に溶解させた後，室温まで徐々に冷却して結晶を析出させる。該結晶を濾過し，７０℃で１日間減圧乾燥した。得られた結晶（９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの純度は９９.５％，収量は４３.８ｇ，収率６５.９％であった。また，結晶中の残存硫酸は１５０ｐｐｍであった。」
イ 本件特許発明２との対比
次のとおり，本件特許発明２は，乙１発明と同一のものである。
(ア) 一致点
乙１発明は，ＢＰＥＦの製造方法に関する発明であり，本件特許発明２も，ＢＰＥＦに関する発明である。
(イ) 形式上の相違点１
乙１公報にはＢＰＥＦの「結晶」は記載されているものの，「結晶多形体」は記載されていない。
しかし，本件明細書では，「結晶多形体」について，異なる結晶形が存在することを前提として，そのうちの特定の結晶をいうものとして用いられているから，本件特許発明２の「結晶多形体」は「結晶」と同義のものである。
(ウ) 形式上の相違点２
乙１公報には，本件特許発明２に係るＢＰＥＦの特質である「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である」については，記載されていない。
しかし，乙１公報に記載された製造方法（乙１発明）により製造したＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，１６０.９℃ないし１６１.０℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものである。
（2） 乙２発明について
ア 乙２公報の内容
乙２公報には，以下の発明（乙２発明）が記載されている。
「【００６１】
実施例１
攪拌機，冷却管及びビュレットを備えたガラス製反応器に，純度９９.５重量％のフルオレノン３５０ｇ（１.９４モル）とフェノキシエタノール１０７０ｇ（７.７８モル）を仕込み，β－メルカプトプロピオン酸２.３ｇを加えて撹拌した混合液に，反応温度を５０℃に保持しつつ，９８重量％の硫酸５７０ｇを６０分かけて滴下した。滴下終了後，反応温度を５０℃に保ち，さらに５時間撹拌することにより反応を完結させた。
【００６２】
反応終了後，反応混合液に４８重量％水酸化ナトリウム水溶液９２０ｇを温度８０℃を保持しつつ滴下した。滴下終了後のｐＨは約８であった。メタノール２.５㎏を加えて，１０℃まで冷却したところ，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンと硫酸ナトリウムの混合結晶が析出した。ろ過により混合結晶を取り出したのち，トルエン３.５㎏，水１.０㎏を加えて８５℃に加熱して硫酸ナトリウムを溶解させた。水相を除去したのち，有機相をさらに８５℃の水で２回洗浄した。トルエン相を１０℃に冷却することにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン７００ｇ（使用したフルオレノンに対する収率８２％）が得られた。生成物を１５０℃に溶融させて，着色度を測定したところ，ＡＰＨＡ値は１０であり，光学樹脂原料として使用できる高い透明性を有することを確認した。」
イ 本件特許発明２との対比
次のとおり，本件特許発明２は，乙２発明と同一のものである。
(ア) 一致点
乙２発明は，ＢＰＥＦの製造方法に関する発明であり，本件特許発明２も，ＢＰＥＦに関する発明である。
(イ) 形式上の相違点１
乙２公報にはＢＰＥＦの「結晶」は記載されているものの，「結晶多形体」は記載されていない。
しかし，上記(１)イ(イ)のとおり，本件特許発明２の「結晶多形体」は「結晶」と同義のものである。
(ウ) 形式上の相違点２
乙２公報には，本件特許発明２に係るＢＰＥＦの特質である「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である」について，記載されていない。
しかし，乙２公報に記載された製造方法（乙２発明）により製造したＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，１６１.０℃ないし１６３.３℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものである。【原告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙１発明又は乙２発明と同一のものではない。
（1） 乙１発明について
ア 相違点１について
「結晶多形体」とは，異なる結晶形が存在することを前提として，そのうちの特定の結晶をいうことについては認める。
イ 相違点２について
乙１公報に記載された製造方法（乙１発明）により製造したＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，追試した結果によると，１０８.４℃ないし１０８.５℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものではない。
（2） 乙２発明について
ア 相違点１について
上記(１）アと同じ。
イ 相違点２について
乙２公報に記載された製造方法（乙２発明）により製造したＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，追試した結果によると，１０７.１℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものではない。
４ 争点２－３（本件特許発明２は，乙４１発明と，乙１発明又は周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるか）について【被告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙４１公報に記載された発明（乙４１発明）と，乙１発明又は周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものである。
（1） 乙４１発明の内容
乙４１公報には，【発明の名称】を「フルオレン誘導体の製造方法」とする発明（乙４１発明）が記載されている。
乙４１発明の具体的内容は，ケイタングステン酸の存在下，フルオレノンとフェノキシエタノールを反応させて，ＢＰＥＦの粗結晶を得るというものである。
（2） 本件特許発明２と乙４１発明の対比
ア 本件明細書には以下の記載がある。
「【実施例４】
【００３８】
粗精製物の製造
攪拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反応器に，フルオレノン８６.４ｇ（０.４８モル），フェノキシエタノール６６３.２ｇ（４.８０モル），トルエン３５０ｇおよび１００℃で減圧乾燥し結晶水を除いたケイタングステン酸［（Ｈ４ＳｉＷ１２Ｏ４０）］４.３ｇを加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら８時間攪拌した。得られた反応液を高速液体クロマトグラフィ－で分析した結果，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンが２０１.５ｇ（０.４６モル）生成していた。この反応液にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗をおこなった。得られた有機層を減圧濃縮してトルエンおよび過剰のフェノキシエタノールを除去した。得られた混合物にトルエン６００ｇを加え，８０℃で約１時間加熱攪拌して均一溶液とした後，徐々に冷却したところ，３８℃で結晶が析出し始め，そのまま室温まで冷却した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物の白色結晶１６２.１ｇ（収率９２.０％，ＬＣ純度９６.２％）を得た。得られた結晶の融点（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１０４℃，嵩密度は０.２３ｇ／㎝３であった。【実施例５】
【００３９】
多形体Ｂの製造
実施例４で得た９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温度で１時間攪拌して均一な溶液とした。この溶液を徐々に冷却したところ，６５℃で結晶が析出し始め，そのまま３０℃まで冷却し，同温度で１時間保温攪拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７０.４ｇ（収率８８.０％，純度９８.２％）を得た。得られた結晶の融点（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３.５℃，嵩密度は０.７０ｇ／㎝３であった。」
イ 一致点
上記アによれば，本件特許発明２と乙４１発明とは，ケイタングステン酸の存在下，フルオレノンとフェノキシエタノールを反応させて，ＢＰＥＦの粗結晶を得る点で一致する。
ウ 相違点
上記アによれば，本件特許発明２では，粗結晶の析出開始温度が３８℃とされているのに対し，乙４１公報では粗結晶の析出開始温度が記載されていない（相違点１）。
また，本件特許発明２では，粗精製物をトルエンに溶解し，冷却してＢＰＥＦの結晶を析出させる工程が記載されているのに対し，乙４１公報には記載されていない（相違点２）。
（3） 乙１発明及び周知技術
上記３【被告の主張】（１）のとおり，乙１公報には，トルエンにＢＰＥＦの粗精製物を溶解し，冷却してＢＰＥＦを精製する発明（乙１発明）が記載されている。また，トルエンをＢＰＥＦの結晶の析出溶媒として用いることは周知技術でもある。
（4） 容易想到性
ア 相違点１について
乙４１公報の記載と上記(２)アの本件特許発明２に係る実施例の記載とを対比すると，フルオレノンとフェノキシエタノールの仕込量から反応の諸条件及びＢＰＥＦの収量まで，すべての数値が完全に一致している。このことからすれば，乙４１公報には，粗結晶の析出開始温度が記載されていないものの，その温度が３８℃であることには疑いの余地がない。したがって，相違点１は実質的には相違点ではない。
イ 相違点２について
当業者が乙４１発明によりＢＰＥＦの粗精製物を製造した上，これに前記(３)で述べた周知技術ないし乙１発明を組み合わせるなどして，周知の溶媒であるトルエンを用いてＢＰＥＦを精製することは，容易に発明することができたことである。
本件特許発明２は，このように容易に発明できた方法で製造されたＢＰＥＦについて，その物性値である示差走査熱分析による融解吸熱最大を測定し，特定しただけのものにすぎないから，当業者が容易に発明することができたものである。
【原告の主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙４１発明と，乙１発明又は周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものではない。
（1） 本件特許発明２と乙４１発明の対比について
本件基礎出願明細書には，粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し溶解させた後同温で１時間攪拌し，この液を３０℃まで徐冷して結晶を析出させ，同温度で１時間保温攪拌し，析出した結晶を濾過後減圧乾燥する工程が記載されている。これに対し，乙４１公報には，この工程が記載されていない。
被告は，上記相違点を抽象化して，再結晶化の溶媒のみを相違点として主張しているが，結晶多形の析出条件は様々な要素により異なりうるものであり，当業者の知見に反する主張である。
（2） 乙１発明及び周知技術について
乙１公報や被告が周知技術に関するものとして引用する各文献には，トルエンをＢＰＥＦの再結晶化溶媒として用いる旨の記載はあるものの，上記(１)の相違点に係る溶解温度や，冷却工程において３０℃で１時間保温攪拌することなどに関する記載はない。
（3） 容易想到性について
乙１公報や被告が周知技術に関するものとして引用する各文献には，上記(１)の相違点に係る記載や示唆がないから，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦは，当業者が乙４１発明に乙１発明ないし周知技術を組み合わせることにより容易に発明することができたものではない。
５ 争点３（被告は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか）について
【被告の主張】
以下のとおり，被告は，本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して，優先権主張に係る先の出願の際現に日本国内において本件特許発明２の実施である事業をしていたから，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有する。
（1） ＢＰＥＦを合成する過程は，原料となる化学物質からＢＰＥＦの粗結晶を合成する過程と，製造されたＢＰＥＦの粗結晶を基に純度の高いＢＰＥＦを精製する過程の２つに分けられる。
前記２【被告の主張】(３)アのとおり，被告の親会社である大阪ガスは，遅くとも平成８年６月ころまでに，トルエン加水分解法を開発した。本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦは，トルエン加水分解法により得ることができるものであるから，本件特許発明２は同月時点で完成していたものである。
大阪ガスは，同月，トルエン加水分解法を利用したＢＰＥＦの量産に向けた準備として，Ａ社に３種類の実験を行わせ，大規模製造が可能であるかを確認した。その後，同年７月及び１０月の２回にわたり，Ａ社に委託して製造のための予備試験を行った上，同年１２月から平成９年２月までの間，Ａ社に委託して合計約１４トンの被告製品を製造した。
したがって，大阪ガスは，遅くとも平成９年２月までに本件特許発明２の実施である事業をしていたものである。
その後も，大阪ガスは，ＢＰＥＦの製造・販売事業を継続しており，被告は，大阪ガスから平成１１年４月に本件特許発明２に係る発明を知得するなどしてＢＰＥＦの製造・販売事業を承継して行うようになったものである。
（2） 前記２【被告の主張】(３)イのとおり，大阪ガス及び被告は，本件特許の優先日前から本件特許発明２の実施である事業をしていた。
したがって，被告は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有する。
【原告の主張】
（1） 大阪ガス又は被告による本件特許発明２の実施について先使用が成立するには，優先日前に本件特許発明２に係る発明を完成したことが必要である。発明の完成とは，その技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで，具体的・客観的なものとして構成されていることを要する。
被告が本件特許の優先日前に本件特許発明２の技術的範囲に属さないＢＰＥＦも製造販売していたことからすれば，大阪ガス又は被告は，本件特許の優先日前に本件特許発明２に係る発明を完成してはいなかった。
（2） 先使用が成立するには，発明の実施である事業をし，又は事業の準備をしていた必要もある。
被告が本件特許の優先日前に「事業」に当たる程度まで，被告製品を製造，販売していたことは否認する。ＢＰＥＦを原材料とするポリマーの商業的製造には，年間１００ないし１０００トン以上のＢＰＥＦが必要であるところ，被告が主張する被告製品の製造・販売量は，これを下回るものである。また，被告はサンプルとして被告製品を販売していたものであり，これは事業には当たらない。
事業の準備とは，事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることをいうものであるところ，上記（１）のとおり，被告が優先日前に本件特許発明２の技術的範囲に属さないＢＰＥＦも製造販売していたことなどからすると，本件特許の優先日前には事業の準備の段階にも至っていなかったものである。
６ 争点４（損害額）について
【原告の主張】
被告は，平成２０年６月２１日から平成２２年６月２０日までの間に，少なくとも７３４トンの被告製品を製造し，１㎏当たり３０００円で販売しており，その利益率は５０％であったから，少なくとも１１億０１００万円の利益を受けている。
これにより，原告は，同額の損害を被った（特許法１０２条２項）。【被告の主張】
否認し又は争う。
第４ 当裁判所の判断
１ はじめに
本件事案の内容に鑑み，まず，争点３について検討すると，被告は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するものと認めることができる。
そうすると，本件特許発明１に係る本件特許権の侵害（争点１）を認めることもできない。
以下，詳述する。
２ 争点３（被告は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか）について
（1） 前提事実に加え，弁論の全趣旨及び後掲各証拠によれば，以下の各事実が認められる。
ア トルエン加水分解法の開発と量産計画
大阪ガスは，コールタールの有効利用をするため，コールタール中の成分であるフルオレンを使用してＢＰＥＦを製造していたところ，平成８年６月ころまでに，ＢＰＥＦの精製過程における溶媒としてトルエン及び水を利用する方法（トルエン加水分解法）を開発した。
大阪ガスは，トルエン加水分解法を利用したＢＰＥＦの量産を計画し，Ａ社に委託して，合計約１４トンのＢＰＥＦを試作した（乙１４）。
イ Ｂ社への委託による製造
大阪ガスと被告は，複数会社にＢＰＥＦの製造を委託することが望ましいと考え，次のとおり，Ｂ社に対しても，ＢＰＥＦの製造を委託した。
(ア) 大阪ガスは，平成１１年３月ころ，Ｂ社に委託して合計１６６２.７６㎏のＢＰＥＦを製造した（乙１７）。
その際に行われた測定の結果（乙１５の２）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.５℃ないし１６３.８℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった（乙１６，４７）。
被告は，同年６月，上記ＢＰＥＦのうち３００㎏を大阪ガスから購入した上，●●●●に譲渡し（乙５１の１・２），同年１１月にも，上記ＢＰＥＦのうち５０㎏をサンプルとして譲渡した（乙５０の１～４）。
(イ) 大阪ガスは，平成１４年３月ころ，Ｂ社に委託して合計３９５１㎏のＢＰＥＦを製造した（乙５６の４）。
その際に行われた測定の結果（乙５６の３）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.８℃ないし１６３.２℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。被告は，平成１４年３月ころ，このうち合計２７００㎏を大阪ガスから購入した上，●●●●●●に譲渡した（乙５６の５）。
ウ Ａ社への委託による製造
被告は，次のとおり，再びＡ社にＢＰＥＦの製造を委託することとした。
(ア) 被告は，平成１４年３月６日から同年４月１３日までの間，Ａ社に委託して合計８３３０㎏のＢＰＥＦを製造した（乙２０）。
その際に行われた測定の結果（乙２０）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.３℃ないし１６３.８℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
被告は，三菱ガス化学に対し，同年７月ころ，上記ＢＰＥＦのうち１００㎏を譲渡した（乙２１の１～５）。
また，被告は，●●●●●●に対し，同年８月ころ，上記ＢＰＥＦのうち４５００㎏を譲渡した（乙５２の１～３）。
(イ) 被告は，平成１４年１０月ころ，Ａ社に委託して合計８４１３㎏のＢＰＥＦを製造した。
その際に行われた測定結果（乙５７の３）によると，上記ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６１.９℃ないし１６２.８℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった（乙５７の１～４）。
被告は，●●●●●●に対し，平成１５年５月ころ，上記ＢＰＥＦのうち合計４１４０㎏を譲渡した（乙５７の５～７）。
(ウ) 被告は，平成１５年２月ころ，Ａ社に委託して合計８０１９㎏のＢＰＥＦを製造した（乙２３，２４）。
その際行われた測定結果（乙２５，２６）によると，上記ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.１℃ないし１６４.６℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
被告は，●●●●●●に対し，同年８月１９日，上記ＢＰＥＦのうち１５１０㎏を含む合計９９１０㎏のＢＰＥＦを譲渡した（乙５３の１・２）。
エ ●●●●●●●●●に販売したＢＰＥＦについて
被告は，●●●●●●●●●に対し，ＢＰＥＦを譲渡していたが，平成１４年５月，同年１０月ころ，平成１５年３月ころ，ＢＰＥＦのサンプル（これらのＢＰＥＦの製造元は，その時期から考えて，Ａ社であると推定される。）をそれぞれ送付した（乙５９，乙６０の１，乙６１の１，乙６２）。上記送付されたサンプルのうち残っていたものを，平成２３年６月２８日，改めて測定したが，その測定結果（乙６３）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，１６０℃から１６６℃の範囲内であり，いずれも本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
オ フルファインへの委託による製造
被告は，平成１６年ころ，ＪＦＥケミカル株式会社との合弁でフルファインを設立し，同社による量産をすることとなった。
被告は，フルファインに委託して合計６７５０㎏のＢＰＥＦを製造し，●●●●●●に対し，平成１７年５月１７日ころ譲渡した（乙５８の４）。これに先立って，●●●●●●に送付したサンプルの測定結果（乙５８の３）によると，上記サンプルの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.９℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
（2） 測定結果の信用性
被告は，先使用の根拠である，優先日（平成１９年２月１５日）以前から，被告が，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを製造，販売していた証拠として，上記ＢＰＥＦの測定結果を提出したところ，当初提出した測定結果にかかる証拠は，乙１５の２と乙２０，２６のみであった。これらは，Ａ社，Ｂ社，またはこれらの業者から委託を受けて測定を行った業者が測定した結果を記載したものであるところ，被告は，業者の情報は，重要な営業秘密であるとして，作成名義を黒塗りにして提出した。原告は，上記各乙号証が真正に成立したことを争い，上記各乙号証には形式的証拠力がなく，上記先使用は立証されていないと主張していた。
たしかに，上記各乙号証（乙１５の２，乙２０，２６）は，いずれも作成名義が開示されていない。しかし，上記書証は，いわゆる処分証書とは異なり，被告が譲渡するＢＰＥＦについて，示差走査熱分析による融解吸熱最大を測定した結果を報告する文書であり，その文書の内容及び体裁自体から，その測定した者が作成した文書であることを十分に認めることができる。また，上記書証の作成者が特定されていないため，上記書証の作成者に対する反対尋問も実施することができない。しかし，これらの書証は，相互に内容を補強しているということができ，その後，提出された同様の測定結果（乙５６の３，乙５７の３，乙６３。いずれも作成者が明記されており，原告は，真正に成立したことを争っていない。また，その信用性を疑わせる事情も見あたらない。）とも符合する。さらに，上記(１)イ(ア)，同ウ(ア)及び(ウ)のとおり，上記各乙号証（乙１５の２，乙２０，２６）に係るＢＰＥＦについては，上記書証が提出されてから相当期間を経た後，譲渡先の了解を得られたことから譲渡に係る書証が提出されており，このような提出の経過等も考慮すれば，これらの測定結果は，いずれも，実質的証拠力を認めることができ，上記(１)において，大阪ガス又は被告が製造に関与したＢＰＥＦが，いずれも本件特許発明２の技術的範囲に属することを認めることができる。
他に，上記(１)の事実認定を左右する証拠はない。
（3） 先使用の成否
上記(１)のとおり，大阪ガスは，遅くとも平成１１年３月からは本件特許発明２の技術的範囲に属する被告製品を製造していたこと，その後も，大阪ガス及びその事業を承継した被告は，複数の譲渡先に対し，反復，継続して被告製品を譲渡してきたこと，本件特許の優先日前に，被告らが委託するなどして製造した被告製品の数量は少なくとも合計約４０トンを超えており，譲渡した数量も少なくとも約２５トンを超えることが認められる。これらのことからすれば，被告は，本件特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者に当たると優に認めることができる。
なお，原告は，被告がこれまで本件特許発明２の技術的範囲に属しないＢＰＥＦも製造していたことからすれば，被告において本件特許の優先日前には本件特許発明２に係る発明を完成していなかったし，事業又は事業の準備の程度には至っていなかったなどと主張する。しかしながら，大阪ガス又は被告が，本件特許発明２の技術的範囲に属しないＢＰＥＦを，被告製品と平行して製造・販売していたとしても，そのことのみをもって，被告が本件特許発明２に係る発明を完成していなかったとか，被告製品について本件特許発明２に係る発明を反復実施することができなかったなどと推認するべき事情は見当たらない。むしろ，上記(１)のような被告製品の製造数量や譲渡数量からすれば，被告らは，本件特許発明２について反復・継続して実施してきたものというほかない。
また，大阪ガスが本件特許の優先日より約８年も以前から被告製品を製造してきたことなどからすれば，大阪ガスは本件特許発明２の内容を知らないで自らその発明をしたものであること，被告は，大阪ガスから被告製品に係る発明の内容を知得したものであることについても優に認めることができる。したがって，被告は，本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し，優先権主張に係る先の出願の際現に日本国内において本件特許発明２の実施である事業をしていたことが認められるから，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有するものというべきである。
３ 争点１（被告製品は，本件特許発明１の方法により生産した物であるか）について
仮に，被告製品について特許法１０４条に基づく推定が及ぶとすると，上記１で検討したところによれば，被告は，本件特許発明１に係る本件特許権についても，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有することになるというべきである。
逆に，この推定が及ばないとすると，本件では，他に，被告製品が本件特許発明１の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから，被告製品が本件特許発明１の方法により生産した物であるとは認めることができない。
そうすると，いずれにしても，被告の行為について，本件特許発明１に係る本件特許権の侵害が成立するとは認めることができない。
第５ 結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求にはいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 達野ゆき
裁判官 西田昌吾
（別紙）
製品目録
示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０℃ないし１６５℃のビスフェノキシエタノールフルオレン（ＢＰＥＦ）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/81975/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。