平成２４年７月１８日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２４年（ネ）第１００１６号特許権侵害差止等請求控訴事件
原審・大阪地方裁判所平成２２年（ワ）第９１０２号
口頭弁論終結日平成２４年６月１３日
判決
控訴人田岡化学工業株式会社
同訴訟代理人弁護士松本司
田上洋平
同訴訟復代理人弁護士大江哲平
被控訴人大阪ガスケミカル株式会社
同訴訟代理人弁護士石川正
畑郁夫
重冨貴光
黒田佑輝
同弁理士北村修一郎
東邦彦
太田隆司
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，原判決別紙製品目録記載の製品を製造し，譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。
３ 被控訴人は，前項記載の製品を廃棄せよ。
４ 被控訴人は，控訴人に対し，３億円及びこれに対する平成２２年７月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５ 訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
６ 仮執行宣言
第２ 事案の概要（略称は，審級に応じた読替えをするほか，原判決に従う。）
１ 本件は，控訴人が，原判決別紙製品目録記載の製品（被控訴人製品）を製造し，譲渡し又は譲渡の申出をしている被控訴人の行為は，控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して，被控訴人に対し，(ア)特許法１００条１項に基づき，被控訴人製品の製造等の差止め，(イ)同条２項に基づき，被控訴人製品の廃棄，(ウ)不法行為に基づき，１１億０１００万円の損害の一部として３億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２２年７月３日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は，①被控訴人は，本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し，本件特許の優先権主張日に現に日本国内において本件特許発明２の実施である事業をしていたことが認められるから，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有するものというべきである，②仮に，被控訴人製品について特許法１０４条に基づく推定が及ぶとすると，被控訴人は，本件特許発明１に係る本件特許権についても，先使用による通常実施権を有することになるというべきであり，逆に，この推定が及ばないとすると，本件では，他に，被控訴人製品が本件特許発明１の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから，いずれにしても，被控訴人製品が本件特許発明１の方法により生産した物であるとは認めることができないと判示して，控訴人の請求を全部棄却した。このため，控訴人が原判決を不服として，控訴した。
２ 前提となる事実
本件請求に対する判断の前提となる事実は，原判決３頁２３行目の「原料となる。」の後に，改行の上，「以下，融解吸熱最大が示差走査熱分析で１００ないし１３０℃である結晶多形体を「多形体Ａ」といい，１５０ないし１８０℃である結晶多形体を「多形体Ｂ」という。」と付加するほかは，原判決の事実及び理由の第２の１(1)ないし(3)（原判決２頁１３行目～４頁１行目）のとおりであるから，これを引用する。
３ 本件訴訟の争点
(1) 被控訴人製品は，本件特許発明１の方法により生産したものであるか（争点１）
(2) 本件特許発明２は，特許無効審判により無効とされるべきものであるか
ア 本件特許発明２は，公然実施をされた発明（特許法２９条１項２号）であるか（争点２－１）
イ 本件特許発明２は，乙４１発明と，乙１発明又は周知技術に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるか（争点２－２）
(3) 被控訴人は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか（争点３）
(4) 損害額（争点４）
第３ 当事者の主張
１ 原審における主張
原審における当事者の主張は，原判決１０頁７行目ないし１４頁１７行目を削除し，同１８行目の「争点２－３」を「争点２－２」と訂正するほか，原判決の事実及び理由の第３（原判決５頁１行目～２０頁２３行目）のとおりであるから，これを引用する。
２ 争点３に係る当審における主張
〔控訴人の主張〕
(1) 先使用に係る発明の成否について
本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権が成立するには，被控訴人において本件特許発明２と同じ発明が完成されていたことが必要である。
しかるに，被控訴人が提出した証拠は，いずれもＡ社，Ｂ社又はフルファイン等のモノマーのメーカーが，本件特許の優先権主張日前に，融点が１６０ないし１６６℃の範囲内にある多形体Ｂを得たことを示すだけであって，本件特許発明２と同じ発明を完成したことまで裏付けるものではない。すなわち，発明の完成とは，その技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要するところ，被控訴人において，本件特許発明２の多形体Ｂを他の当業者が製造可能なまでに，その製法が確立していたことは証明されていない。かえって，大阪ガスが平成１５年９月３０日に出願した乙２発明の明細書には，「生成物を１５０℃に溶融させて，着色度を測定した」（【００６２】）と記載されているように，融点が１５０℃未満のＢＰＥＦに係る発明しか完成していない。また，被控訴人のホームページ（甲２８）では，平成１９年１２月頃まで，融点が１２４ないし１２６℃のＢＰＥＦが製品として記載されていた。さらに，乙４８（ A の陳述書）では，「ＢＰＥＦの場合，融点はそれ自体としては工業的には重要な意味を持つものではありません」と記載され，被控訴人においてＡ社が製造したと主張するＢＰＥＦ（多形体Ｂ）に関するＢＰＥＦ実機製造結果報告書（乙２０）でも，融点は，その他の試験項目と異なり，「規格値」ではなく，特に必須とされない条件であるところの「参考値」とされているなど，多形体Ｂの有用性を認識せず，その技術開発に傾注しているとはいえない。
以上のとおり，被控訴人において，本件特許の優先権主張日前に本件特許発明２と同じ発明が完成されていたことについて，証拠による裏付けはない。
(2) 事業の実施について
原判決は，大阪ガスと被控訴人が委託するなどして製造した被控訴人製品の数量は少なくとも合計約４０トンを超えており，譲渡した数量も少なくとも約２５トンを超えていると認定し，これらの事実に基づき，被控訴人には，本件特許の優先権主張日前に先使用に係る事業の実施があると判断した。
しかし，特許法７９条にいう事業の実施とは，商業的実施をいうところ，被控訴人が本件特許の優先権主張日前に被控訴人製品についてした行為は，その商業的実施ではなく，少なくとも被控訴人が提出した証拠では商業的実施であることを裏付けることはできない。
すなわち，平成１９年１２月頃まで，被控訴人のホームページでは，融点が１２４ないし１２６℃の多形体Ａが製品として記載されていた（甲２８）。また，平成５年７月頃から平成７年１１月頃まで，控訴人，被控訴人，大阪ガス及び●●●●との間で，ＢＰＥＦの共同開発が行われていたところ，その際，●●●●が提出した「ＢＰＥＦ使用樹脂の将来構想について」と題する書面（甲２７）では，商業的製造の段階に至る平成１６年には，年間１６００トンの消費があることを予定していたが，被控訴人がポリマーのメーカー（以下「ポリマー合成会社」という。）に供給したＢＰＥＦの量はわずか１３トンである。
さらに，本件各特許発明の技術分野では，製造する製品についてより適切な構造を選択するためには，一般的にポリマー合成会社の協力（情報のフィードバック）が必要とされているところ，原判決が認定した被控訴人によるＢＰＥＦ（多形体Ｂ）の供給は，いずれもポリマー合成会社の研究開発部門に対し，商業的実施の前段階である共同開発のための「サンプル」として納入されたものであるにすぎない（乙２１の４，５０の３，５１の１，５２の１，５３の１，５６の１，５７の１，５８の４，６０の１・２，６１の２，６２）。
(3) 事業の準備について
先使用にいう「事業の準備」とは，「事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていること」を意味するが，特定の発明を用いた事業について，即時実施の意図を有しているというためには，少なくとも，当該事業の内容が確定していることが必要である。
しかし，被控訴人が，ポリマー合成会社に供給したとするＢＰＥＦ（ＬｏｔＮｏ．０６１０２０８）（乙２８）と，控訴人が三菱ガス化学から提供された「サンプル入手経緯報告書」（甲７の２）記載の「ＬｏｔＮｏ．０６１０２０９」のＢＰＥＦは，ロット番号が連続しているから同時期に製造されたものと考えられるところ，前者の融点は１６０．９℃であるのに対し，後者は，１１７．９℃，１２７．６℃又は１５２．９℃にピークを有する数種の結晶体が混在するＢＰＥＦである。このように，被控訴人は，ポリマー合成会社に対し，多形体Ｂだけでなく，多形体Ａ又はその混合物等を区別することなく同じ製品名「ＢＰＥＦ」として納入しているのである。この関係は，控訴人，被控訴人・大阪ガス及び●●●●との共同開発中に，控訴人が，被控訴人を介して，多形体Ｂを多形体Ａとともに●●●●に納入していたことと同じであり，他のポリマー合成会社に対する納入でも同様であると考えられる。
以上のとおり，被控訴人がポリマー合成会社に納入するＢＰＥＦは，一義的に確定しておらず，事業の内容が確定していたということはできない。
したがって，被控訴人が，即時実施の意図を有しているということはできず，被控訴人の行為は，事業の準備にも該当しないものである。
〔被控訴人の主張〕
(1) 発明の完成について
被控訴人は，トルエン加水分解法を完成させた平成８年の時点で，被控訴人製品に係る発明を完成させ（乙１３，１５，１６），その後，平成１１年から平成１９年までの約８年間に，Ａ社，Ｂ社及びフルファインに委託して，合計約３４トン製造している。
(2) 事業の実施について
ア 被控訴人は，平成１２年４月１日に大阪ガスからＢＰＥＦに関する事業移管を受け，ファイン材料部を設立して事業を開始して以降，順次体制を拡大し，平成１６年度にはフルファイン製造委託分だけでも合計７５．３トンのＢＰＥＦを製造している（乙７８）。
イ また，被控訴人は，平成１５年の時点で，ＢＰＥＦを原料としてポリマーであるＯＫＰ４を製造，販売し，ＯＫＰ４は最終製品である携帯電話用のカメラレンズ等として加工され，広く一般に流通するに至っていた（乙７９，８０）。そして，乙５８の１のサンプル出荷依頼書の特記事項欄には，出荷するＢＰＥＦについて，「ＯＫＰ４原料先行サンプルとして」と記載されているところ，同依頼書で提供されたＢＰＥＦのうち，ＬｏｔＮｏ．０４１００１０の融点は１６２．９℃であった（乙５８の３）。また，乙８３の１のサンプル出荷依頼書の特記事項欄にも，出荷するＢＰＥＦについて，「ＯＫＰ４原料先行サンプルとして」と記載されているが，同依頼書で出荷された３つのロットのＢＰＥＦの融点は，それぞれ１６２．９℃，１６２．９℃，１６３．０℃であった（乙８３の２）。したがって，ＯＫＰ４の原料として，被控訴人製品が使用されていたことは明らかである。
第４ 当裁判所の判断
１ 争点３（被控訴人は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権（特許法７９条）を有するか）について
事案に鑑み，まず，争点３から判断を進めることとする。
(1) 先使用に係る発明の成否について
先使用による通常実施権が成立するには，まず，これを主張する者が特許出願に係る発明の内容を知らないで，当該特許出願に係る発明と同一の発明をしていること，あるいは，発明をした者から知得することが必要である（特許法７９条）。そして，発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作であり（同法２条１項），一定の技術的課題（目的）の設定，その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが，発明が完成したというためには，その技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復継続して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し，またこれをもって足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和４９年（行ツ）第１０７号同５２年１０月１３日第一小法廷判決・民集３１巻６号８０５頁参照）。
(2) そこで，以上の観点から，被控訴人製品に係る発明が完成していたか否かを検討すると，前記前提となる事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨によれば，以下の各事実が認められる。
ア トルエン加水分解法の開発等について
(ア) 大阪ガスは，コールタールの有効利用をするため，コールタール中の成分であるフルオレンを使用してＢＰＥＦ（９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン）の開発をしていたところ，平成５年１０月頃，ＢＰＥＦの合成過程を効率化させるＢＰＥＦ一段合成法を開発し，また，平成８年６月頃には，ＢＰＥＦの精製過程において，溶媒としてトルエン及び水を利用するトルエン加水分解法を開発した（乙１０，１３，４８）。トルエン加水分解法は，ＢＰＥＦの粗結晶を水とトルエンに溶かした後，不純物が溶けた水を取り除くと，ＢＰＥＦのみが溶けたトルエンが得られ，これを精製して純度の高いＢＰＥＦを得るという方法であり，本件特許発明１とは異なるＢＰＥＦの製造方法である（乙１３，１５，４８）。
なお，平成５年７月頃から平成 7 年１１月頃まで，控訴人，被控訴人，大阪ガス及び●●●●との間で，ＢＰＥＦの製造について，共同開発が行われていた（甲２２～２５。甲２３～２５は，枝番を含む。）。
(イ) 大阪ガスは，平成８年１１月から翌年にかけて，トルエン加水分解法を利用したＢＰＥＦの量産を計画し，Ａ社に委託して，合計約１４トンのＢＰＥＦを試作した（乙１４，４８）。
(ウ) 平成１１年４月頃，被控訴人は，関連会社である大阪ガスから，トルエン加水分解法を含む，ＢＰＥＦの製造方法について開示を受けた。なお，被控訴人は，その後の平成１２年４月には，機能材料部からファインケミカルに関する事業を分離し，新たにファイン材料部を設置している（乙７７）。
イ Ｂ社への委託による製造
大阪ガスと被控訴人は，トルエン加水分解法を利用したＢＰＥＦの製造については，複数の会社に製造を委託することが望ましいと考え，次のとおり，Ｂ社に対しても，ＢＰＥＦの製造を委託した（乙４８）。
(ア) 大阪ガスは，平成１１年３月頃，Ｂ社に委託して合計１６６２.７６㎏のＢＰＥＦを製造した（乙１７）。測定の結果，このうち少なくとも１１７７．４４㎏分（ＳＰ（Ｌｏｔ０１０－２）及びＧ（Ｌｏｔ．００９））のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２．５ないし１６３．６℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった（乙１５～１７，４７）。
被控訴人は，同年１１月，本件特許発明２の技術的範囲の属する上記ＢＰＥＦのうち５０㎏を大阪ガスから購入した上，●●●●にサンプルとして譲渡した（乙４８，５０の１～４）。
(イ) 大阪ガスは，平成１４年３月頃，Ｂ社に委託して合計３９５１㎏のＢＰＥＦを製造した（乙５６の４）。
その際に行われた測定の結果（乙５６の３）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.８ないし１６３.２℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
被控訴人は，平成１４年３月頃，このうち合計２７００㎏を大阪ガスから購入した上，●●●●●●に譲渡した（乙５６の５）。
ウ Ａ社への委託による製造
被控訴人は，次のとおり，再びＡ社にＢＰＥＦの製造を委託することとした。
(ア) 被控訴人は，平成１４年３月６日から同年４月１３日までの間，Ａ社に委託して合計８３３０㎏のＢＰＥＦを製造した（乙２０）。
その際に行われた測定の結果（乙２０）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.３ないし１６３.８℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
被控訴人は，三菱ガス化学に対し，同年７月頃，上記ＢＰＥＦのうち１００㎏を譲渡した（乙２１の１～５）。
また，被控訴人は，●●●●●●に対し，同年８月頃，上記ＢＰＥＦのうち４５０㎏（ＬｏｔＮｏ．４２０５０６）を譲渡した（乙２２の２）。
(イ) 被控訴人は，平成１４年１０月頃，Ａ社に委託して合計８４１３㎏のＢＰＥＦを製造した（乙４８，５７の４）。
その際に行われた測定結果（乙５７の３）によると，上記ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６１.９ないし１６２.８℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった（乙５７の１～４）。
被控訴人は，●●●●●●に対し，平成１５年５月頃，上記ＢＰＥＦのうち合計４１４０㎏を譲渡した（乙５７の５～７）。
(ウ) 被控訴人は，平成１５年２月頃，Ａ社に委託して合計８０１９㎏のＢＰＥＦを製造した（乙２３，２４）。
その際行われた測定結果（乙２５，２６）によると，上記ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.１ないし１６４.６℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
被控訴人は，●●●●●●に対し，同年８月１９日，上記ＢＰＥＦのうち１５１０㎏を含む合計９９１０㎏のＢＰＥＦを譲渡した（乙５３の１・２）。
エ ●●●●●●●●●に販売したＢＰＥＦについて
被控訴人は，●●●●●●●●●に対し，ＢＰＥＦを譲渡していたが，平成１４年５月，同年１０月頃，平成１５年３月頃，ＢＰＥＦのサンプルをそれぞれ送付した（乙５９，６０の１，６１の１，６２）。
上記送付されたサンプルのうち残っていたものを，平成２３年６月２８日，改めて測定したが，その測定結果（乙６３）によると，これらのＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は，１６０℃から１６６℃の範囲内であり，いずれも本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
オ フルファインへの委託による製造
被控訴人は，平成１６年頃，ＪＦＥケミカルとの合弁でフルファインを設立し，同社による量産をすることとなった（乙４８）。
被控訴人は，フルファインに委託して合計６７５０㎏のＢＰＥＦを製造し，●●●●●●に対し，平成１７年５月１７日頃譲渡した（乙５８の４）。
これに先立って，●●●●●●に送付したサンプルの測定結果（乙５８の３）によると，上記ＢＰＥＦのうち，少なくとも７５０㎏分（ＬｏｔＮｏ．０４１００１０）のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６２.９℃であり，本件特許発明２の技術的範囲に属するものであった。
カ なお，①平成１１年３月頃に大阪ガスがＢ社に委託して製造した１６６２．７６㎏のＢＰＥＦのうち，ＳＰ（Ｌｏｔ．０１０）の合計３８５．３２㎏分（乙１７参照），②平成１４年８月頃に被控訴人が●●●●●●に譲渡した合計４５００㎏（乙５２の１～３）のうち，ＬｏｔＮｏ．４２０５０６の４５０㎏分を除いた部分，③平成１７年５月１７日頃に被控訴人が●●●●●●に譲渡した合計６７５０㎏のＢＰＥＦのうち，ＬｏｔＮｏ．０４１００１０の７５０㎏分を除いた部分が，それぞれ本件特許発明２の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はない。
(3) 以上のとおり，大阪ガスが開発したトルエン加水分解法は，ＢＰＥＦの粗結晶を水とトルエンに溶かした後，不純物が溶けた水を取り除くと，ＢＰＥＦのみが溶けたトルエンが得られ，これを精製して純度の高いＢＰＥＦを得るという方法であり，本件特許発明１とは異なるＢＰＥＦの製造方法であるところ，大阪ガス及び同社から平成１１年４月頃にトルエン加水分解法を含んだＢＰＥＦの製造方法について開示を受けた被控訴人は，本件特許の優先権主張日である平成１９年２月１５日前に，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを少なくとも約３０トン委託製造しているのであるから，被控訴人製品に係る発明は，その技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復継続して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的，客観的なものとして構成されていたということができる。
したがって，被控訴人製品に係る発明は完成していたものと認められる。
(4) 事業の実施について
ア 前記(2)で認定したとおり，被控訴人は，平成１１年１１月，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦ５０㎏を大阪ガスから購入した上，これを●●●●にサンプルとして譲渡した，また，平成１２年４月に機能材料部からファインケミカルに関する事業を分離し，新たにファイン材料部を設置した後である平成１４年３月頃にも，合計２７００㎏のＢＰＥＦを大阪ガスから購入した上，これを●●●●●●に譲渡している。さらに，平成１４年から平成１７年にかけて，被控訴人は，自らＡ社やフルファインに委託して，被控訴人製品を少なくとも合計２５トン以上製造し，●●●●●●や三菱ガス化学に対し，少なくとも合計６トン以上を譲渡している。
以上の事実からすると，被控訴人による被控訴人製品の製造，販売は，その事業の実施に当たるものと認めるのが相当である。
なお，被控訴人は，ＢＰＥＦを原料とするＯＫＰ４の製造，販売もしていると主張するところ，ＯＫＰ４の原料のサンプルとされたＢＰＥＦに本件特許発明２の技術的範囲に属すものが含まれていることは認められるものの（乙５８の３，８３の２），当該サンプルが実際にＯＫＰ４の製造に使用されていることを客観的に裏付ける証拠はなく，上記主張を採用することはできない。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，被控訴人のホームページ上では，平成１９年１２月頃まで，融点が１２４ないし１２６℃である多形体Ａが製品として記載されていたと主張する。しかし，被控訴人において，被控訴人製品の製造，販売する一方で，多形体Ａに係る製品の販売をしていたとしても，被控訴人製品の製造，販売が被控訴人の事業の実施に該当しないことの理由とはならない。
(イ) 控訴人は，控訴人，被控訴人，大阪ガス及び●●●●との間でＢＰＥＦの共同開発が行われていた際に，●●●●から提出された「ＢＰＥＦ使用樹脂の将来構想について」と題する書面（甲２７）では，商業的製造の段階に至る平成１６年には，年間１６００トンの消費を予定していたが，被控訴人が本件特許の優先権主張日前にポリマー合成会社に対して供給した被控訴人製品の量は１３トンにすぎないと主張する。
上記認定のとおり，被控訴人が第三者に譲渡したＢＰＥＦのうち，本件発明２の技術的範囲に属することが証拠上裏付けられているのは，約９トンに止まる。しかしながら，被控訴人においては，平成１２年４月にファイン材料部が設立され，その後，平成１４年から１７年にかけて，前後少なくとも４回にわたり，委託による製造とその製品の譲渡が反復継続されているのであり，これらの行為が被控訴人の事業の実施に該当しないものというべき理由はない。ポリマー合成会社に対する被控訴人製品の供給量が，かつて，控訴人，被控訴人，大阪ガス及び●●●●とがＢＰＥＦの共同開発をしていた際に，商業的製造の段階で予定していた数量に至らないものであるからといって，被控訴製品の供給が被控訴人の事業の実施として行われたものであることを否定することにはならない。
(ウ) 控訴人は，被控訴人のＢＰＥＦ（多形体Ｂ）の供給は，いずれもポリマー合成会社の研究開発部門への共同開発のために使用するＢＰＥＦ「サンプル」としての供給であると主張する。
確かに，被控訴人からポリマー合成会社の研究開発部門に対し，「サンプル」としてＢＰＥＦが譲渡された事実があることは認められるものの（乙２１の４，５０の２，５３の１，５６の１，５７の 1，５８の１，６０の１，６１の１，６２），その多くは数百ｇから１㎏程度の提供であり，その後には，数百㎏単位の譲渡が行われているのであるから（乙５３の２，５６の５，５７の２，５８の４），被控訴人からポリマー合成会社に対する被控訴人製品の譲渡の全てがサンプルとしてのものではない。また，原告が主張するとおり，本件各特許発明の技術分野においては，製造する製品についてより適切な構造を選択するためには，ポリマー合成会社の協力（情報のフィードバック）が必要とされるものであり，上記認定したサンプルの提供が被控訴人とモノマー合成会社との間の共同開発と位置付けられるものであったとしても，そのようなサンプルの提供そのものが被控訴人の事業として行われているのであって，モノマーを原料とするポリマーの製造がいまだ開発段階にあるという事実は，被控訴人の上記行為の事業性を否定する根拠となるものではない。
(5) 通常実施権の成否について
前記(2)イ(ア)のとおり，大阪ガスは，遅くとも，本件特許の優先権主張日の約８年前である平成１１年３月頃から，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを製造していることからすれば，大阪ガスは本件特許発明２の内容を知らないで自らその発明をしたものであることは明らかであるということができる。また，前記(2)ア(ウ)のとおり，被控訴人は，大阪ガスから被控訴人製品に係る発明の内容を知得したものであることについても優に認めることができる。
したがって，被告は，本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し，優先権主張に係る先の出願の際現に日本国内において本件特許発明２の実施である事業をしていたことが認められるから，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有するものというべきである。
(6) 以上によれば，本件特許発明２に係る本件特許権に基づく原告の請求は理由がない。
２ 争点１（被控訴人製品は，本件特許発明１の方法により生産したものであるか）について
控訴人は，本件特許発明１は本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦを生産する方法の発明であるところ，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦは，本件特許に係る優先権主張日（平成１９年２月１５日）前に日本国内において公然知られたものではなく，被控訴人製品は，本件特許発明２の技術的範囲に属するＢＰＥＦと同一の物であるから，特許法１０４条の規定により，本件特許発明１の方法により生産したものと推定されるものと主張する。
しかしながら，被控訴人製品が，本件特許発明１の方法により生産したものと推定される場合には，前記１のとおり，被控訴人製品は，本件特許の優先権主張日前から，被控訴人の事業として実施されていたのであって，被控訴人は，本件特許発明２に係る本件特許権について，先使用による通常実施権を有する以上，本件特許発明１に係る本件特許権についてもまた，先使用による通常実施権を有するものというべきである。
他方，被控訴人製品が，本件特許発明１の方法により生産したものと推定されない場合にあっては，被控訴人製品が本件特許発明１の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから，これを認めることはできない。
そうすると，被控訴人製品が本件特許発明１の方法により生産したものであると推定されるか否かにかかわらず，いずれにしても，本件特許発明１に係る本件特許権に基づく原告の請求は理由がないこととなる。
３ 結論
以上の次第であるから，控訴人の本訴請求にいずれも理由がないとした原判決は相当であって，本件控訴は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官 髙部眞規子
裁判官 齋藤巌
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/82489/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。