平成２６年９月１７日判決言渡
平成２５年(ネ)第１００９０号特許権侵害差止等請求控訴事件
（原審東京地方裁判所平成２２年（ワ）第４２６３７号）
口頭弁論終結日平成２６年７月７日
判決
控訴人 ( 原告 ) レニショウパブリック
リ ミテッドカンパニー
控訴人（原告）レニショウトランスデューサ
シ ステムズリミテッド
両名訴訟代理人弁護士上山浩
中川直政
同訴訟復代理人弁護士塚原朋一
同訴訟代理人弁理士谷義一
新開正史
窪田郁大
同補佐人弁理士梅田幸秀
被控訴人 (被告 ) ナノフォトン株式会社
訴訟代理人弁護士生田哲郎
森本晋
佐野辰巳
中所昌司
弁理士小野尚純
奥貫佐知子
主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニーに対
し，３億３６００万円及びこれに対する平成２２年１２月９日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
３ 被控訴人は，控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド
に対し，８０００万円及びこれに対する平成２２年１２月９日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
４ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
５ 仮執行宣言。
第２ 事案の概要
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従い，原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に，「被告」とあるのを「被控訴人」と読み替えるほか，適宜これに準じる。
１ 事案の要旨
(1) 本件請求の要旨
本件は，名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許（特許第３３７７２０９号）の①特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシ
ステムズリミテッド（控訴人ＲＴＳ）及び②特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー（控訴人レニショウ）が，被控訴人に
対し，被控訴人が製造，販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置（被控訴人製品）が本件発明の技術的範囲に属すると主張して，①控訴人ＲＴＳにおいては，その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて，損害賠償金８０００万円（特許法１０２条３項）及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成２２年１２月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合により遅延損害金を，②控訴人レニショウにおいては，一般不法行為（控訴人ＲＴＳが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。）に基づいて，損害賠償金３億３６００万円及び①と同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
なお，本件特許権は，平成２４年６月８日の経過をもって，存続期間満了により消滅している。
(2) 本件発明の内容（構成要件分説後のもの）
ア 本件発明７
【Ａ】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
【Ｂ】前記スペクトルを分析する手段と，
【Ｃ】光検出器と，
【Ｄ】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と
【Ｅ】を具備する分光分析装置であって，
【Ｆ】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，
【Ｇ－１】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，
【Ｇ－２】前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており，
【Ｇ－２①】前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず，
【Ｇ－２②】前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ，
【Ｇ－２③】前記光検出器は電荷結合素子であること
【Ｈ】を特徴とする分光分析装置。
イ 本件発明８
【Ｉ】前記光検出器の前記所与の領域が細長いこと
【Ｊ】を特徴とする請求項７に記載の分光分析装置。
ウ 本件発明９
【Ｋ】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していること
【Ｌ】を特徴とする請求項７または請求項８に記載の分光分析装置。
エ 本件発明１０
【Ｍ】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたこと
【Ｎ】を特徴とする請求項７から請求項９の何れかに記載の分光分析装置。
オ 本件発明１３
【Ｏ】前記スペクトルがラマン散乱光のスペクトルであること
【Ｐ】を特徴とする請求項７から請求項１２の何れかに記載の分光分析装置。
(3) 原審の判断
原審は，平成２５年８月３０日，被控訴人製品は，スポット照明モードにおいて特定の設定（本件設定）をした場合には，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３（本件発明）の各技術的範囲のいずれにも属するが，本件発明は，いずれも，「高感度ラマン分光法の最近の動向と半導体超薄膜への応用」に記載された発明（乙１６発明）に基づいて容易に想到することができるから，本件発明に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものであるとして，控訴人らの請求を全部棄却する判決を言い渡した。
２ 前提となる事実
本件の前提となる事実は，原判決６頁１７行目の「上記訂正」の次に「（以下「本件訂正」という。）」を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１に記載のとおりである。
第３ 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は，下記１のとおりに補正し，下記２に控訴人らの，下記３に被控訴人の主張をそれぞれ加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２，２及び３に記載のとおりである。
１ 原判決の補正
(1) 原判決１３頁２０行目の「３０行」を「２８行」に改める。
(2) 原判決１４頁１６行目の「２５」を「２７」に改める。
(3) 原判決１７頁１２行目の「３２」を「３２～３３」に改める。
(4) 原判決２９頁５行目の「『超解像の光学』（乙１３）の」の次に「４１頁」を加える。
(5) 原判決３４頁２０行目冒頭に「スライド」を加える。
(6) 原判決４２頁５行目の「ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ１９９０」の次に「３０１－３０３頁」を加える。
(7) 原判決５６頁３行目の「置く。」の次に「…」を加える。
(8) 原判決５７頁８行目の「２行目」の次に「以下」を加える。
(9) 原判決５８頁１行目の「１９行目」を「１７行目」に改める。
(10) 原判決６５頁７行目の「乙７発明」の次に「」」を，同１０行目の「赤外・ラマン・振動[Ⅱ]」の次に「，１３３－１４５頁」をそれぞれ加える。
(11) 原判決７２頁１８行目の「１０」を「１３」に改める。
(12) 原判決７５頁１３行目の「発行された論文である」を「頒布された刊行物である」に，同１８行目の「Ａｒ＋」を「Ａｒ＋」に，同１９行目から同２０行目にかけての「５２０ｃｍ－１」を「５２０ｃｍ－１」にそれぞれ改める。
(13) 原判決８３頁１０行目の「ことなって」を「異なって」に，同１２行目から同１３行目にかけての「『位置検出光電子倍増管』」を「『位置検出型光電子増倍管』」にそれぞれ改める。
(14) 原判決１０１頁２２行目の「Ａｒ＋」を「Ａｒ＋」に改める。
２ 控訴人ら
(1) ライン照明における第二の次元の共焦点作用（当審における補充主張）共焦点作用を有無を決定するためには，ライン照明により照明されたラインの真上又は真下の点からの散乱光に加えて，ラインの外側の点からの散乱光による寄与（斜方寄与）も考慮されなければならない。この斜方寄与としての光の多くは，スリット（第一の次元）及び光検出器の読取制限（第二の次元）によってブロックされ，結果として，Ｚ方向の分解能は向上することになる。
したがって，スポット照明と比べると低下はするものの，共焦点作用は，ライン照明の場合にあっても有意なものがもたらされている。
(2) 乙１６発明に対する進歩性について（当審における補充主張）
原判決認定に係る相違点を前提とした場合の控訴人らの主張は，次のとおりである。
ア 相違点２につき
(ｱ) 共焦点作用の記載・示唆について
① 乙１６発明は，共焦点作用に関するものではなく，仮に１００倍のレンズと１００μｍの幅のスリット等を用いたある特定の状況において共焦点作用が生じるとしても，それは，乙１６発明がカバーする多くのあり得る状況の 1 つに共焦点作用が内在しているというにすぎず，乙１６も，この 1 つの状況において共焦点作用をもたらすことを指摘していない。このような共焦点作用は，乙１６発明の目的とは関係なく偶然に生じたものであるから，これをもって，乙１６発明において，その入射スリットにおいて共焦点作用がもたらされる，あるいは，当業者において共焦点作用がもたらされていると認識するということはできない，
② 乙１６発明の入射スリットは，共焦点作用（光軸方向の空間分解能を向上）をもたらすためのものではなく，波長分解能を調整するためのものである（スリット幅の広狭に従い，波長分解能と検出器に到達する光量がトレードオフ関係に立つ。）。そして，分光器の入射スリットにより波長分解能を調整することができることは，本件特許の優先日前の技術常識であるが，他方，分光器の入射スリットが共焦点作用をもたらすことは，本件特許の優先日前の技術常識ではなかった。
したがって，乙１６に接した当業者は，乙１６発明の入射スリットが共焦点作用をもたらすとは認識しない。
(ｲ) シリンドリカル・レンズの作用について
乙１６発明では，試料の所与の面の焦点からの光（散乱光）は，分光器（トリプル・ポリクロメータ）の入射スリットの位置において，点状にはならず，線状になっている。
これは，乙１６発明が，分光器（トリプル・ポリクロメータ）によって検出器上においてスペクトルが各波長でＹ軸方向に広がることから（５頁８～１１行目によれば，２００～４００ピクセル分），この非点収差を補正するために，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズを置いて意図的に非点収差を導入し（４頁１０～１２行目，６頁３～４行目），検出器上での光のＹ軸方向への広がりを抑えているからである（６頁３５～３６行目によれば，３～４ピクセル分に留まる。）。すなわち，シリンドリカル・レンズによりあらかじめ導入した非点収差によって，上記分光器内で生じる非点収差を打ち消そうとしている。このシリンドリカル・レンズにより導入された非点収差により，入射スリットにおいては，単一の合焦面における単純なエアリーディスクの代わりに，非常に複雑な細長い光のパターンが生成される。また，サンプルの他の面からの光が存在するとすれば，その光も入射スリットの位置において極めて複雑なパターンを形成し，かかる他の面からの光に対して，入射スリットは，通常の共焦点作用をもたらすような態様で機能しなくなる。
そうすると，この点を無視して，入射スリットに単純な円形のエアリーディスクがあるものとして，エアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎを計算するのは誤りであり，乙１６発明の入射スリットの位置において，第一の次元の共焦点作用が生じているとはいえない。
(ｳ) 小括
以上から，相違点２は，容易想到ではない。
イ 相違点３につき
上記アのとおり，入射スリット位置におけるエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎの計算方法は誤りであるから，この計算結果を前提とする光検出器の位置におけるエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎの計算方法も，誤りである。
したがって，相違点３は，容易想到ではない。
ウ 相違点４につき
(ｱ) 阻害要因
① 乙１６には，光検出器の手前に非点収差補正光学系を配置することは，記載も示唆もない。
② 光検出器の手前に非点収差補正光学系を配置した場合，この位置調整を行うＣＣＤカメラが非点収差補正光学系よりも手前に来てしまうため，その調整ができなくなってしまう。
③ 光検出器の手前は，トリプル・ポリクロメータ内部であるが，トリプル・ポリクロメータ内の凹面鏡からの出射ビームと入射ビームは，それぞれ幅があるとともに，両者は近接している。このような内部に，出射ビームがシリンドリカル・レンズを通過するようにした場合，シリンドリカル・レンズによって入射ビームの一部までブロックしてしまうおそれがある。また，トリプル・ポリクロメータ内部に非点収差補正光学系があった場合，これにアクセスしてこれを調整することも困難又は不可能になってしまう。
④ 乙１６発明のトリプル・ポリクロメータは市販の装置であり，当業者が，かかる市販装置の内部に非点収差補正光学系を配置しようとは考えない。
⑤ 乙３１発明は，宇宙線事象検出の可能性を最小化するための技術であるが，乙１６発明が用いるＰＳ－ＰＭＴでは，宇宙線事象検出の可能性を最小化する必要性はない。むしろ，乙１６には，アナログ検出器であるＩＰＤＡやＣＣＤを用いた場合には，主として宇宙からの高エネルギー粒子線によるパルス・ノイズが問題となるが，デジタル検出器であるＰＳ－ＰＭＴを用いた場合には，かかるパルス・ノイズは問題にならない旨の記載がある（３頁１３行～４頁８行目，５頁３～５行目，１９～２２行目）。
そうすると，乙１６発明に，シリンドリカル・レンズをＣＣＤカメラの前に配置する乙３１発明を適用する動機付けはない。
⑥ 乙３１発明では，ピンホールが用いられており（乙３１のＦｉｇｕｒｅ1），本来ピンホールを通過すべき光がピンホールによってブロックされてしまわないために，シリンドリカル・レンズをピンホールの前に配置することはできない。そのため，乙３１発明においては，シリンドリカル・レンズをＣＣＤカメラの前に配置せざるを得ない。
一方，乙１６発明では，スリットが用いられているから（６頁３～４行目），非点収差補正光学系（ないしシリンドリカル・レンズ）をスリットの前に配置することができ，ＰＳ－ＰＭＴの前に配置する必要性はない。
そうすると，乙１６発明に対して，シリンドリカル・レンズをＣＣＤカメラの前に配置する乙３１発明を適用する動機付けはない。
(ｲ) 小括
以上から，相違点４は，容易想到ではない。
エ 相違点５につき
ラマン分光装置において，サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている照明系を採用することが，周知であったとしても，この技術を他の技術ないし発明に適用することが容易に想到できたといえるためには，それなりの動機付けが必要である。
しかしながら，上記周知技術を乙１６発明に適用する動機付けは存在しない。
したがって，相違点５は，容易想到ではない。
オ 相違点６につき
電荷結合素子である光検出器が本件特許の優先日前周知であったとしても，この技術を他の技術ないし発明に適用することが容易に想到できたといえるためには，それなりの動機付けが必要である。先行技術文献のいずれにも，上記周知技術を乙１６発明に適用することを動機付ける記載は見当たらない。
乙１６には，「…これまで特にＰＳ-ＰＭＴが他よりもとりわけて超高感度であるとは考えられていなかったのはうなずける。ところがもし，スペクトルのＹ軸方向への広がりを極端にせばめることができたとしたら，チャンネルあたりのノイズは著しく減少するはずである。たとえばＹ軸方向への広がりを５ピクセル以下にすることができれば，チャンネルあたり毎秒５－１０×１０－５カウントのノイズ・レベルとすることができ，ＩＰＤＡやＣＣＤにおける毎秒０.００１－０.０１カウントのパルス・ノイズも存在しないことから，極限的な微弱光の高感度ラマン分光が可能となる。」と記載されており（５頁１５～２２行目），乙１６発明は，ＰＳ－ＰＭＴを用いるからこそ，その目的（極限的な微弱光の高感度ラマン分光）を達成できると考えられる。
したがって，相違点６は，容易想到ではない。
(3) 訂正の再抗弁（当審における新たな主張）
ア 訂正審判請求又は訂正請求の必要性につき
① 訴訟の当事者が無効の抗弁を提出するに際しては，無効審判請求がされているまでの必要性はなく，無効審判請求がされた場合に当該特許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りる。そうであれば，これと同様に，その相手方において訂正の再抗弁を提出するに際しては，訂正審判請求又は訂正請求を行っているまでの必要性はないというべきである。
② そうでないとしても，訴訟の当事者（特許権者）が訂正審判請求又は訂正請求を行いたくても行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば，当該当事者の権利を不当に害することになる。
本件においては，平成２４年１１月５日に被控訴人が無効審判（無効２０１２－８００１８３）を請求し（乙３７），平成２５年７月２日に請求不成立の審決がされ（甲３０），その審決の取消訴訟（平成２５年(行ケ)第１０２２７号）が知的財産高等裁判所に係属している。その後，平成２５年８月３０日に無効の抗弁を認めて控訴人らの請求をいずれも棄却する原判決がされた。そのため，控訴人らは，特許法１２６条２項・１３４条の２第 1 項により，訂正審判請求又は訂正請求を行うことができない状況にあり，しかも，控訴人らにおいて訂正審判請求又は訂正請求を行う機会があったともいえない（請求不成立審決であったため，特許法１６４条の２の予告審決もされていない。）。
したがって，訂正の再抗弁を提出するに際して訂正審判請求又は訂正請求をしていることは，本件においては，要件として不要と解するべきである。
イ 訂正の適法性
(ｱ) 訂正事項 1
ａ 訂正の内容
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項７に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置。」に訂正する（請求項７の記載を引用する請求項８～１３も同様に訂正する。）。
ｂ 訂正の目的
訂正事項 1 は，発明特定事項を追加するものであるから，特許法１２６条 1 項ただし書 1 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
ｃ 実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないこと
訂正事項 1 は，発明特定事項を直列的に付加するものであり，カテゴリーや対象，目的を変更するものではないから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当せず，特許法１２６条６項に適合する。
ｄ 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正
本件訂正に係る審判請求書（甲２７）に添付された明細書（以下「訂正明細書」という。）の「発明の名称」及び本件明細書の第１図，第４図には，共焦点分光分析を行う装置が記載され，上記訂正明細書７頁１７～２１行目には「レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。」との記載がある。
したがって，訂正事項 1 は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり，特許法１２６条５項に適合する。
(ｲ) 訂正事項２
ａ 訂正の内容
訂正明細書５頁１７行～６頁２行目に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」に訂正する。
ｂ 訂正の目的
訂正事項２は，訂正事項１に係る訂正に伴って，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために行う訂正である。
よって，訂正事項２は，特許法１２６条１項ただし書３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする。
ｃ 実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではないこと
訂正事項２は，訂正事項１に係る訂正に伴って，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために行う訂正である。
よって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更する訂正ではなく，特許法１２６条６項に適合する。
ｄ 願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正
訂正事項２は，訂正事項１に係る訂正に伴って，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために行う訂正である。
よって，訂正事項２も，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり，特許法１２６条５項に適合する。
(ｳ) 一群の請求項
特許法１２６条３項，特許法施行規則４６条の２の規定により，訂正後の請求項７～１３は，一群の請求項となる。
訂正事項１は，請求項７～１３のすべてを訂正するものであり，訂正事項２に関連する請求は，請求項７～１３である。
よって，訂正事項１及び訂正事項２は，特許法１２６条３項及び４項に適合する。
ウ 無効事由の解消
訂正後の本件発明７は，「前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であること」という構成要件（構成要件Ｇ－２④）を備える。すなわち，訂正後の本件発明７は，サンプルの深さ方向（光軸方向）に垂直な異なる面を分析するための装置である。
これに対し，乙１６発明は，①共焦点分光分析装置ではなく，②サンプルの深さ方向に垂直な異なる面を分析する発明でもない。すなわち，乙１６発明は，構成要件Ｇ－２④を備えていない。
したがって，訂正後の本件発明７と乙１６発明とは，構成要件Ｇ－２④の点において相違する。
また，訂正後の本件発明８～本件発明１３と乙１６発明とは，構成要件Ｇ－２④の点において相違する。
エ 訂正後の構成要件充足
(ｱ) 構成要件Ｇ－４④を除く構成要件
原判決に記載されたとおりである。
(ｲ) 構成要件Ｇ－４④について
被告製品のブローシャ（甲３）の１１頁下部には，次の記載がある。
上記記載中には「スリット・コンフォーカル（共焦点）」との記載や「断層・断面観察などの３次元観察も可能」と記載があり，被控訴人製品は，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）に垂直な異なる面を分析することができる。
そうすると，被告製品は，サンプルの所与の面をサンプルの第１の面として，サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，サンプルの所与の面をサンプルの第２の面として，サンプルの当該第２の面の焦点を分析するという処理を行っている。したがって，被告製品（ライン照明モード及びスポット照明モード）は，構成要件Ｇ－２④を充足する。
(4) 無効の再々抗弁に対して
ア 明確性要件違反に対して
構成要件Ｇ－２④は，サンプルの所与の面をサンプルの第１の面（例えば，サンプルの表面）として，サンプルの第１の面の焦点を分析し，かつ，サンプルの所与の面をサンプルの第２の面（例えば，サンプル内の面）として，サンプルの第２の面の焦点を分析することを表している。つまり，「サンプルの所与の面」（サンプルの深さ方向に垂直な面であって，分析しようする点を含む面）を光軸方向に移動させて分析を行うことを表している。「サンプルの第１の面」及び「サンプルの第２の面」はそれぞれ，例えば，サンプルの表面及びサンプル内の 1 つの面としてもよいし，サンプル内のある面及びサンプル内の別の面としてもよい。
そうすると，訂正後の特許請求の範囲の記載において，特許を受けようとする発明は明確である。
したがって，訂正後の特許請求の範囲の記載は，明確性要件を満たしている。
イ 進歩性欠如に対して
仮に，共焦点顕微鏡において，サンプルの所与の面（焦点を合わせる面）を深さ方向に調節し得ることや，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察することが極めて当然のことであったとしても，当業者が，それを乙１６発明に適用する動機付けはない。
したがって，訂正後の本件発明は容易に想到し得たものではない。
３ 被控訴人
(1) 「ライン照明における第二の次元の共焦点作用」に対して
任意のｌとｄについて，所与の面から距離 l 離れた他の面のライン照明の真上から距離ｄ離れた位置からの散乱光は，ＣＣＤ面において連続した分布になる。ライン照明の場合においてＣＣＤの読み出し領域の幅を制限しても，「サンプルの所与の面からの光の強度」と「サンプルの他の面のライン照明の真上から距離ｄ離れた位置からの光の強度」の比は変わらない。
そうすると，ライン照明の場合，ｚ方向の分解能はＣＣＤの読取領域の幅に依存しない。
したがって，ライン照明の場合には，ＣＣＤの読取領域の幅を制限しても，第二の次元の共焦点作用は生じない。控訴人が主張しているのは，たまたま２次元の共焦点作用を生じるよう恣意的に選択された特定の点に関するものにすぎない。
(2) 乙１６発明に対する進歩性に対して
ア 相違点２につき
(ｱ) 共焦点作用の記載・示唆について
共焦点作用は，用語が異なることはあっても，本件特許の優先日前における周知の作用である。乙１８に記載のとおり，ピンホールによる共焦点作用を，第一の次元の共焦点作用と第二の次元の共焦点作用に分けるという考え方も公知である。したがって，乙１６発明において，第一の次元の共焦点作用及び第二の次元の共焦点作用が生じていることは，当業者が見れば，乙１６に記載されているに等しい事項といえる。加えて，乙１６には，サンプルからスリットまでの倍率Ｍが１００倍であること（７頁８行目），Ａｒ
＋レーザの波長が５１５ｎｍであること（６頁３１行目），
スリット幅が１００μｍであること（６頁３６行目），入射スリットの位置から検出器の位置までの倍率が１.２倍であること（５頁２７～２８行目），検出器の読取領域の幅が１２５μｍ（２５μｍ×５ピクセル）であること（６頁９行目，７頁１行目）が記載されており，これら設定条件は，乙１６発明そのものとして明記されている条件である。
(ｲ) シリンドリカル・レンズの作用について
① 後記イのとおり，スリット幅がエアリーディスクの直径の２.５倍までであれば，共焦点作用が生じる。
乙１６発明のスリット幅は，１００μｍである。また，サンプルからスリットまでの倍率Ｍは１００倍である。後記イのとおり，エアリーディスク径（直径）ｄは，ｄ＝(１.２２×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
λ：波長ＮＡ：開口数Ｍ：対物レンズの倍率
であるから，乙１６発明のＡｒ
＋レーザの５１５ｎｍ線のスリット上でのエアリーディ
スク径の最小値ｄｍｉｎ（ラマン散乱光の波長λ´は光源光の波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成されるスリット上でのエアリーディスク径の最小値は，ｄｍｉｎよりも大きくなる。）は，次のとおりである（ＮＡ物体側は空気中では１を超えない。）。
ｄｍｉｎ＝(１．２２×０.５１５/１）×１００
＝６３［μｍ］
そうすると，スリット幅が１００μｍの場合において，スリット幅と，ラマン散乱光によってスリット上で形成されるエアリーディスク径との比は，１.５９（１００/６３）よりも大きくなることはない。
したがって，スリット上では，共焦点作用が生じている。
② 乙１６発明のシリンドリカルレンズは，非点収差を補正するためのものであるため，焦点距離が長く光を屈折させる力が弱いレンズが用いられている。この場合，スリットにおける光の形状は，シリンドリカルレンズの有無によってほとんど変形せず，線状ないし楕円状というよりは点状とみなせるものである。
仮に，乙１６発明に焦点距離の短いシリンドリカルレンズが使われていて，スリットにおける光のスポットが若干楕円状になっていたとしても，長軸がスリットの長さ方向（長辺方向）に伸びているにすぎず，スリットの幅方向（短辺方向）には焦点を結んでいるといえるので，やはり，スリットによる第一の次元の共焦点作用が生じている。
(ｳ) 小括
以上から，相違点２は，実質的相違点ではない。
イ 相違点３につき
① 「Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｏｐｔｉｃａｌ－ｔｒａｎｓｆｅｒ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓｆｏｒａｌａｓｅｒ－ｓｃａｎｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｗｉｔｈａｎｅｘｔｅｎｄｅｄｄｅｔｅｃｔｏｒ」ＪＯｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．Ａｖｏｌ．８，Ｎｏ．１（１９９１），ｐｐ１７１－１７５（甲２２）には，「エアリーディスクより２倍広い検出器を有する顕微鏡も，２μｍの分解能で長さ方向の構造を分解することができる。」との記載（１７２頁右欄４９～５１行目）がある。
② 「ＳｉｚｅａｎｄＳｈａｐｅｏｆＴｈｅＣｏｎｆｏｃａｌＳｐｏｔ：ＣｏｎｔｒｏｌａｎｄＲｅｌａｔｉｏｎｔｏ３ＤＩｍａｇｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ」ＨＡＮＤＢＯＯＫＯＦＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬＣＯＮＦＯＣＡＬＭＩＣＲＯＳＣＯＰＹＲＥＶＩＳＥＤＥＤＩＴＩＯＮ（１９９０），ｐｐ８７－９１（甲２４）には，「図４ピンホールの大きさの関数としての反射における軸方向の共焦点応答」において，検出ピンホールの大きさが，回折限界エアリー分布のＦＷＨＭ（ｆｕｌｌｗｉｄｔｈａｔｈａｌｆｍａｘｉｍｕｍ，山形の関数〔本件では信号強度の関数〕の広がりを示す指標）の単位で示されており，ピンホール直径がＦＷＨＭの６倍までは共焦点作用を有するとされている（９０頁）。
③ 「結像光学入門」（１９８８）９５～９７頁（甲２０）には，
[1]エアリーディスクの径が，λを光の波長とし，像側の開口数をＮＡ像側として，
１.２２λ/ＮＡ像側
との記載（９６頁４－２７式）と，
[2]物体側の開口数をＮＡ物体側，対物レンズの倍率をＭとして，
ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍ
との記載（９７頁４－２８式，４－２９式）がある。
そうすると，
[3]エアリーディスクの直径ｄは，
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側)×Ｍ
となる。
④ 「Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｎｕｍｅｒｉｃａｌａｐｅｒｔｕｒｅ２．０ｕｓｉｎｇａｇａｌｌｉｕｍｐｈｏｓｐｈｉｄ
ｅ ｓｏｌｉｄｉｍｍｅｒｓｉｏｎｌｅｎｓ」ＡＰＰＬＩＥＤＰＹＳＩＣＳＬＥＴＴＥＲＳＶＯＬＵＭＥ７５，ＮＵＭＢＥＲ２６（１９９９）ｐｐ４０６４－４０６６（乙２９）には，半値全幅△ｘ(ＦＷＨＭ)について，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ像側
との趣旨の記載（４０６５頁左欄）があるから，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ物体側×Ｍ
である。
そこで，エアリーディスクの直径ｄ（③[3]）と半値全幅△ｘ(ＦＷＨＭ)を比較すると，エアリーディスクの直径は，そのＦＷＨＭの大きさの約２.４倍（１.２２÷０.５１）となる。
⑤ 以上のとおり，ピンホールの直径がＦＷＨＭの６倍までは共焦点作用を有すること（②）と，エアリーディスクの直径がＦＷＨＭの大きさの約２.４倍であること（④）から，ピンホールの直径がエアリーディスクの２.５倍（６/２.４）までは，共焦点作用を有することになる（①の数値も参照）。
⑥ 乙１６発明において，入射スリットの位置から光検出器の位置までの倍率は，１.２倍であるから，Ａｒ
＋レーザの５１５ｎｍ線の光検出器上でのエアリーディスク
径の最小値ｄｍｉｎは，７６μｍ（６３μｍ×１.２）である。また，ラマン散乱光の波長λ´は光源光の波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成される光検出器上でのエアリーディスク径の最小値は，上記ｄｍｉｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴ検出器での読取り幅は，１２５μｍ（２５μｍ×５ピクセル）であるから（６頁１行目，６頁末行～７頁２行目，図２の説明文），光検出器の読取り幅と，ラマン散乱光によって光検出器上で形成されるエアリーディスク径との比は１.６４（１２５μｍ/７６μｍ）よりも大きくなることはない。そうすると，乙１６発明は，光検出器上で共焦点作用を有しているものと認められる。
⑦ 以上から，相違点３は，実質的相違点ではない。
ウ 相違点４につき
(ｱ) 阻害要因について
乙１６発明でシリンドリカルレンズが用いられる目的は，非点収差の補正であるところ，同一の課題・目的の下に，シリンドリカルレンズを，分光器の前ではなく，光検出器の手前又は分光器内部に配置する構成が公知である（乙３１の２２０頁左欄３１～３４行目〔訳文２頁７～９行目〕，乙４２の１０５４頁右欄２５行～１０５５頁左欄７行目，Ｆｉｇ.１，乙４３の上欄１～３行目，乙４４の４５５頁左欄２３～２８行目，ＦＩＧ.１，乙４５の第２図）。
そして，乙１６には，シリンドリカルレンズをスリットの前に配置したことについて，何ら特別の意義・理由は記載されておらず，乙１６発明におけるシリンドリカルレンズの位置は，スリットの後ろでもよいと解される。
そうであれば，当業者が，乙１６発明のシリンドリカルレンズを，乙３１のようにスリットの後ろに配置することには動機付けがあり，容易になし得たことである。(ｲ) 小括
以上から，相違点４は，容易に想到できる。
エ 相違点５につき
サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられている照明系は，周知技術であり，これにより，構成を簡略化することができることは，当業者にとって明らかであるので，当業者は，これを適宜採用し得たといえる。
したがって，相違点５は，容易に想到できる。
オ 相違点６につき
電荷結合素子である光検出器は，周知技術であり，加えて，乙１６には「今回我々は超微弱信号の検出を目的としているので，以上の理由によりＰＳ－ＰＭＴを採用することにした。但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることを注意しておく。」（４頁５～８行目）と記載されている。
そうすると，乙１６発明において，そのＰＳ－ＰＭＴの代わりにＣＣＤ検出器を採用することには，十分な動機付けが存在しているといえ，また，該置換に何ら困難性もない。
したがって，相違点６は，容易に想到できる。
(3) 訂正の再抗弁に対して
ア 時機に遅れた攻撃防御方法の申立て
控訴人レニショウは，原審第１１回弁論準備手続期日の前日である平成２４年７月３日に訂正審判の請求をし（訂正２０１２－３９００８６），特許庁は，同年９月１１日，上記訂正を認めた。
また，被控訴人は，平成２４年１１月５日に無効審判を請求しているところ，控訴人レニショウは，この無効審判の答弁書提出期間内などに訂正の機会があった。それにもかかわらず，控訴人らは，本件訴えの提起から３年近くを経過して控訴人ら敗訴の判決を受けるや，控訴審において，新たな訂正の再抗弁の主張しようとしている。
この主張は，故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって，これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものであるから，却下されるべきである。
イ 訂正審判請求又は訂正請求の必要性について
本件においては，上記アのとおり，控訴人らには，訂正請求のための十分な機会が保障されていたのであるから，新たな訂正の主張を認めなくても控訴人らの権利を不当に害することにはならず，かえって，被控訴人の応訴負担が不当に重くなってしまう。
したがって，訂正審判請求又は訂正請求を不要とすべき事情にはない。
ウ 訂正の適法性について
訂正により加えられる構成要件Ｇ－２④は，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察するというものと解されるが，願書に添付した明細書又は図面には，このような構成は何ら記載されていない。
訂正明細書の「レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。」という記載は，サンプルの所与の面を，サンプルの表面にとってもよいし，サンプルの内部にとってもよい，という共焦点顕微鏡として当然のことを意味しているにすぎず，これを，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察することを意味していると解釈することはできない。
したがって，上記訂正は，願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものではないので，特許法１２６条５項の要件を満たさない。
エ 無効事由の解消について
控訴人らの主張は，争う。
オ 訂正後の構成要件充足について
控訴人らの主張は，争う。
(4) 無効の再々抗弁（当審における控訴人らの新たな主張に対する被控訴人の新たな主張）
ア 明確性要件違反
構成要件Ｇ－２④は，「前記サンプルの前記所与の面」を，「前記サンプルの第１の面として」，かつ，「前記サンプルの第２の面」とするとのことであるが，第１の面と第２の面の関係が，特許請求の範囲及び訂正明細書には何ら記載がないので，意味が不明である。
したがって，訂正後の特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。
上記の特許請求の範囲の記載は，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項２号の要件を満たさない。
イ 進歩性欠如
(ｱ) 構成要件Ｇ－４④を除く構成要件の容易想到性について
原判決に記載されたとおりである。
(ｲ) 構成要件Ｇ－４④の容易想到性について
仮に，構成要件Ｇ－２④が「サンプルの所与の面を，サンプルの表面にとってもよいし，サンプルの内部にとってもよい」ということ，又は，サンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察する，ということを意味するのであれば，共焦点顕微鏡において，サンプルの所与の面（焦点を合わせる面）を，深さ方向に調節し得ること及びサンプルの深さ方向（ｚ軸方向）にスキャンして観察することも，極めて当然のことである（乙２１～２３）。
一方，乙１６発明においても共焦点作用は生じている。
したがって，構成要件Ｇ－２④は，容易に想到し得る。
よって，訂正後の本件発明は，進歩性が欠如する。
第４ 当裁判所の判断
１ 認定事実
前記第２，２のほか，次の事実が認められる。
(1) 本件発明について
本件明細書及び訂正明細書には，次の記載がある。（甲２，２７，２８）
「技術分野
本発明は，例えばラマン効果を利用してサンプルを分析するのに分光分析が使用される装置および方法に関するものである。」（第３欄４３～４６行目）
「背景技術
ラマン効果はサンプルが所与の周波数の入射光を散乱して入射光とサンプルを構成する分子との相互作用により惹起される線を有する周波数スペクトルにする現象である。分子種が異なると特徴的ラマンスペクトルが異なり，そのためこの効果はサンプル中に存在している分子種の分析に使用することができる。
…ＷＯ９０/０７１０８号公報は生じたラマン散乱光は２次元光検出アレイである電荷結合素子（ＣＣＤ）上に合焦，つまり焦点を結ばせてもよいことも開示している。
サンプルが単色光または多色光さえも照射され，散乱光が分析される他の分光分析技術も知られている。…そのような技術を共焦点法で使用してサンプルの一定の面から散乱された光のみを分析することも可能である。これは散乱された光をレンズ系の焦点に非常に小さなピンホール（典型的には１０μｍ）を備えた空間フィルタを通過させることを含む。要求された面から散乱された光はピンホールにおいて緊密に焦点を絞られて通過するが，他の面からの光は焦点がそれほど緊密（ｔｉｇｈｔ）に絞られず遮断される。しかしながら，そのような空間フィルタは正確に構成するのが難しい。というのは，光学要素を注意深く整合（アラインメント）させて散乱された光を非常に小さなピンホール上に緊密に焦点合わせすることを保証する必要があるからである。」（第３欄４７行～第４欄３４行目）
「発明の開示
本発明は，サンプルに光を照射して散乱光スペクトルを得るステップと，前記スペクトルを分析するステップと，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱する光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ，前記サンプルの他の面から散乱する光を前記光検出器に合焦させないステップとを具備する分光分析方法であって，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されていることを特徴とするものである。また，本発明は，サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，前記スペクトルを分析する手段と，光検出器と，前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって，前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし，前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され，前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており，前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は，前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し，前記サンプルの前記所与の面の前記焦点の前または後で散乱される光は，前記スリットにおいて焦点を結ばず，前記サンプルに光を照射するのと，前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ，前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」（第４欄４０行～第５欄６行目〔訂正後〕）「発明を実施するための最良の形態
第１図に示される装置の第１の実施例…。入力レーザビーム１０は光路に４５゜に置かれたダイクロイックフィルタ１２により９０゜反射される。次いで，このレーザビームは顕微鏡対物レンズ１６に送られる。このレンズはこのレーザビームをサンプル１８上の焦点１９におけるスポットに焦点を結ばせる。光はこの照射されたスポットでサンプルにより散乱され，顕微鏡対物レンズ１６により集光され，平行ビームに平行化（コリメート）され，ダイクロイックフィルタ１２に戻る。フィルタ１２は入力レーザビーム１０と同じ周波数を持つレーリー散乱光を遮断し，ラマン散乱光を伝送する。ラマン散乱光は次いでラマン分析器２０に送られる。ラマン分析器２０は…関心のあるラマン線を選定するための波長可変非分散性フィルタを１つまたは複数個備えている。あるいは，…回折格子のような分散性エレメントを備えていてもよい。いずれの場合も，分析器２０からの光はレンズ２２により適当な光検出器上に焦点を結ぶ。２次元光検出器アレイが好ましい。本実施例では，電荷結合素子（ＣＣＤ）２４が使用される。ＣＣＤはピクセルの２次元アレイからなり，コンピュータに接続される。コンピュータは各ピクセルからデータを獲得し，それを必要に応じて分析する。ラマン分析器２０が波長可変非分散性フィルタを備えている場合，選定されたラマン周波数の光がＣＣＤ２４の２６に焦点を結ぶ。回折格子のような分散性エレメントが使用されている場合，分析器２０は単一のスポットではなく，ＣＣＤ２４に沿って線上に広がる破線２８で示される種々のバンドを持つスペクトルを生じる。」（第５欄１９行目～第６欄１行目）
「
」
「レンズ１６の焦点１９からの光はＣＣＤ上に緊密な焦点を結ぶ。しかしながら，破線３６で示されるように，焦点１９の前または後の光はより拡散した焦点になる。分析器２０に非分散性フィルタが使用される場合，効果はＣＣＤ２４の部分の平面図である第２図に示されている。ＣＣＤの個々のピクセルが正方形４０として示されている。ピクセルのピッチは典型的には２２μｍ以下でよい。円２６は焦点１９から散乱された光の分布を表し，円３８はサンプルの他の場所から散乱された光のより拡散した焦点を表す。データを分析するときは，コンピュータは，２６に焦点を結んだ光を受ける，影をつけて示された数個のピクセル４２をまとめて貯蔵する。円３８の他の場所からの外光（無関係の光）はコンピュータにより無視される。これは，データを各ピクセル４２から順番に読取，ピクセル４２からのデータを一緒に加え，残りを無視するコンピュータソフトウェアにより容易に達成される。
ＣＣＤをコンピュータと組み合わせると，このように，従来の空間フィルタにおけるピンホールと同じ効果を与える。レンズ１６がサンプルの表面に焦点を結ぶと，サンプル内の表面の背後から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができ，表面自体の分析も行うことができる。あるいは，レンズ１６を故意にサンプル内の点に焦点を結ばせて表面から散乱された光をフィルタリングして取り除くことができる。このように，余分の空間フィルタを使用しないでも共焦点作用が達成されていた。」（第６欄２～２６行目）
「【第２図】
」
「回折格子その他の分散性エレメントが第１図の分析器２０として使用され，単一のラマンバンドでなく完全なラマンスペクトルを見ることが望まれているときは，完全な共焦点分光分析はそのような単純なソフトウェアでは不可能である。しかしながら，第３図に示すようにＣＣＤ２４とコンピュータ２５を操作することにより部分的共焦点作用を達成することができる。回折格子はサンプルからのラマンスペクトルをＣＣＤを横切って一つの線に分散させる。この線の幅は例えば第３図のＣＣＤ上の線４４同士の間の影を付けてない領域の焦点１９から散乱された光に対して最も小さい。焦点１９を含む焦点面の外側の面からの光は第３図の線４６同士の間に定義されるようなもっと幅広な線に散乱される。従って，部分的共焦点作用を得るには，コンピュータ２５は，線４４同士の間の領域にあるＣＣＤのピクセルからだけデータを獲得し，ＣＣＤの他の場所で受領された光を排除するように（上述したのと同様の仕方で）プログラムされる。これにより，焦点１９の外側からの第３図の影を付けた領域で受領された光が排除される。」（第６欄２７～４５行目）
「【第３図】
」
「第３図の構成が部分的共焦点作用のみを発揮する理由は，ＣＣＤとコンピュータにより提供される空間フィルタリングが一次元でのみ起こり，二次元では起きないからである。これは，第１図のものと同じエレメントに空間フィルタ１４を加えた第４図の実施例を使用することにより克服できる。第１図で使用したのと同じ参照番号が使用されている。
空間フィルタ１４は２つのレンズ３２,３４と，紙面に鉛直に延びるスリット３０を有するスクリーン３１とを備えている。レンズ３２は散乱された光の平行ビームをスリット３０を通過する非常に緊密な焦点に絞り込まれ，レンズ３４はこの光を再び平行化して平行ビームに戻す。入力レーザビーム１０は同様に非常に小さいスポットに絞り込まれてスリット３０を通過する。このスリット３０の効果は顕微鏡対物レンズ１６が共焦点的に作用することにある。すなわち，実質的にレンズ１６の焦点１９で散乱された光だけがスリット３０を通過する。破線３６で示したように，焦点１９の前または後で散乱される光は穴３０で焦点を結ばないため，実質的にスクリーン３１により遮断される。」（第６欄４６行～第７欄１４行目）
「【第４図】
」
「第５図は，ＣＣＤを第４図の実施例で使用したときの第２図および第３図に対応する平面図である。スリット３０を通過する光は回折格子分析器２０によりラマンスペクトルの個々のバンド２８に分散される。スリット３０がないと，バンド２８に対応するが焦点１９の外側から散乱された光が破線対４８,５０の間にあるもっと広い領域に現れる。スリット３０は一次元空間フィルタリングのみを提供し，ラマンバンド２８のそれぞれが第５図の水平方向に空間的にフィルタリングされるようにしていることが認められるであろう。しかしながら，焦点１９の外側からの若干の光が依然としてスリット３０を通過し第３図の影を付けた領域に対応する第５図の領域において受領されることがある。これを克服するには，コンピュータ２５を第３図の実施例におけると同様にプログラムして，線４４同士の間にあるピクセルからのデータだけを処理し，線４６同士の間にある他のピクセルを排除する。これにより，垂直方向における空間フィルタリングが得られ，スリット３０により与えられる水平空間フィルタリングと一緒に，完全な二次元共焦点作用が達成される。」（第７欄１５～３３行目）
「【第５図】
」
「スリット３０の代りにピンホールを使用した構成に対するこの構成の利点はピンホールよりもスリットの方が整列するのがより容易であることにある。」（第７欄３４～３６行目）「所望により，１２で示す位置の代りに第４図の１２Ａにおいて破線で示す位置にダイクロイックフィルタを設けることが可能である。レーザビームはそのとき１０の代りに１０Ａで系に入射する。この構成は入力レーザビームは空間フィルタ１４を通過する必要がないという利点を有する。その結果，レーザビームが穴３０の縁に当り，そこからの散乱を生じるという危険がない。そのような散乱は望ましくない。というのは，穴の縁が極端に清浄に保たれない限り，汚れが少しでもあると未知のラマン散乱光を生じて分析器２０を通過してＣＣＤ２４上に記録されるからである。逆に，ダイクロイックフィルタを位置１２に配置することは，装置を設定するときに容易に視ることのできる光を使用して穴３０の位置を調整できるという利点を有する。１２Ａにおけるダイクロイックフィルタでは，ダイクロイックフィルタを通過して空間フィルタ１４に至るラマン散乱光は満足に視ることができない。さらに，ダイクロイックフィルタを１２に置くことは，空間フィルタ１４は…既存の装置に対して顕微鏡と装置の残りとの間に容易に追加でき，調整のために容易に接近できることを意味する。」（第７欄３７行～第８欄６行目）
「空間フィルタとして動作するためには，スリット３０の幅は非常に小さく，典型的には１０μｍ以下でなければならない。最大値は５０μｍになろう。このように，スリット３０は，十分量の光を集めるために例えば最低２００μｍのようにずっと大きな従来のモノクロメータに普通に設けられている入口スリット，出口スリットと混同されるべきでない。」（第８欄７～１３行目）
「上述した本発明の種々の例ではＣＣＤを検知器として使用した。しかし，第２図において円２６内に光を検出し，この円の外側の光を遮断するには，正しいサイズの，例えば雪崩型フォトダイオードの単一の光検出器を使用することが可能である。この構成も回折格子により生成される単一のラマンバンドを検出するのに使用することができる。第３図および第５図において線４４同士の間の光を検出し，他の光を遮断するには，適当な幅を持つ一次元（すなわち，線形）光検出器アレイを使用することができる。」（第８欄１４～２３行目）
(2) 乙１６発明について
本件特許の優先日前である平成２年に頒布された刊行物である乙１６（「高感度ラマン分光法の最近の動向と半導体超薄膜への応用」）には，次の記載がある。（乙１６，乙１７）
「ラマン分光法は，物質中にエネルギーＥ０を持つ光（フォトン）を入射すると，格子振動（フォノン）などの素励起（エネルギーをＥとする）の吸収や放出により，もとの光とは異なるエネルギーＥ０±Ｅの光が放出されるい非弾性散乱の一種である。…非破壊・非接触であり，温度・圧力などの環境を問わない，固体・液体・気体など形状や大きさを問わないなどの長所を持つ。」（１頁５～１２行目）
「今日，様々なタイプのマルチ・チャンネル検出器が市販されてきている。代表的なものとして，イメージ・インテンシファイヤ付きフォトダイオード・アレイ検出器（以下ＩＰＤＡと略す），チャージ・カップルド・デバイス検出器（以下ＣＣＤと略す），位置検出型光電子増倍管（以下ＰＳ－ＰＭＴと略す）の三種があげられる。現在マルチ・ラマン測光用にもっとも普及しているのはＩＰＤＡであり，他の２種は最近やっと普及し始めたところである。表１に主要なパラメータを比較して示した。これらの検出器にはいずれも一長一短あり，現在のところまだ相対的な評価は定まっていない。これらの検出器を用いると，通常の光電子増倍管換算で毎秒０.１カウント程度の信号も容易に検出可能である。ここでＰＳ－ＰＭＴのダークについては，後述のように一次元検出器としての値であることに注意されたい。
このようなシステムによって，様々な薄膜のラマン検出が行われるようになった。たとえばラングミュア・プロジェット膜の１モノレイヤからの信号検出について，トリプル分光器とＩＰＤＡ，あるいはトリプル分光器と冷却された電化（「電荷」の誤記と認める。）結合素子検出器（以下ＣＣＤと略す）による報告がある。またゲルマニウムの数モノレイヤからのラマン信号検出がトリプル分光器と位置検出型光電子増倍管によりなされている。
表１多チャンネル検出器の性能比較
─────────────────────────────────
ＩＰＤＡＣＣＤＰＳ－ＰＭＴ
─────────────────────────────────
量子効率 5-15％ 40-80％ 15％波長領域 400-800ｎｍ 300-1000ｎｍ 300-900ｎｍ読みだしノイズ 1500ｅ 10ｅなし
空間歪み 1％なし 5％
感度の位置変動 20% 2-7％ 5％線形性 1%以下 2%以下 2-5%ダーク 0.005 ｃ/ｓ 0.01 ｃ/ｓ 0.002-0.008 ｃ/ｓ読みだし時間 10-20ｍｓ 1-10ｓ 1ｍｓ空間分解能 50-100μｍ 18-30μｍ 40-70μｍ─────────────────────────────────」
（２頁２３行～３頁表１）
「３.１検出器の選択
多重検出器のうち，アナログ検出器であるＩＰＤＡやＣＣＤは，強いパルス・ノイズに対してそのエネルギーに比例した応答を示すので，通常は，長時間微弱な信号を積算しているうちにパルス・ノイズがスペクトルのあちこちに現れ，無視できない数になってしまう。経験的にはこれは光電子増倍管換算でチャンネルあたり毎秒０.００１－０.０１カウントのノイズになる。これらは主として宇宙からの高エネルギー粒子線によるものなので，避けることは困難である。ひとつの対策として測定を数回繰り返し，再現しないピークについてはこれを取り除く，ソフトウエアによる解決方法があるにはあるが，信号そのものを損なうおそれもあり，抜本的な解決策とはいえない。これに対して，ＰＳ－ＰＭＴのようなデジタル検出器においては，信号は常にフォトン・カウンティングによってひとつひとつ数えられている。普通は波高弁別器によってエネルギーの高いもしくは低いノイズと正しい信号とを選別して測定しており，またたとえ宇宙線ノイズがはいったとしても１カウントと数えられるだけである。今回我々は超微弱信号の検出を目的としているので，以上の理由によりＰＳ－ＰＭＴを採用することにした。但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくることを注意しておく。」（３頁１２行～４頁８行目）「３.２二次元検出器と非点収差補正
グレーティングを使用した分光器では，レンズのような透過型光学素子ではなく球面鏡のような反射型光学素子を使わざるを得ないので，同軸光学系を使用することができず，非点収差の問題が生じる。球面鏡の法線方向と光の入射方向のなす角αが０でない場合には，入射面内とそれに垂直な方向とで，焦点距離が異なってくる。焦点距離をｆとする時，この焦点距離の差はｆ・ｓｉｎ２αで与えられる。本来ならばそれぞれに対応した曲率半径を持つ楕円面鏡を使用することにより，非点収差のない光学系を形成すべきである。しかし，通常の分光器ではこれを省略し，上記の入射面内の焦点がスリットの位置に来るように設計する。入口スリット上の点光源は，出口スリット上でスリットの長さ方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）に線状に広がるが，光の分散方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）に対しては焦点が得られているので，ｓｉｎ２α《１の近似が成り立つ範囲で，分光器の性能としては一応問題がない。光学系をできるだけコンパクトに設計し明るさは損なわない範囲でαを小さくするとか，ダブル分光器ではふたつの分光器によって生じる非点収差が互いにキャンセルするように光学系を立体的に折り返すように配置するなどの工夫が知られている。出口スリットの像は厳密には線状ではなく少し弓形の像になるので，弓形のスリットを使用するなどの技術も開発されている。
単チャンネルの検出器や一次元検出器の場合には，このようなＹ方向への像の広がりは，検出器の受光面の広がりの範囲内に納まってさえいれば，これを全て積算できるので問題はない。しかし二次元検出器の場合にはこのことは装置全体の感度限界を考える上で重要である。二次元検出ではＹ方向に信号を積算して，Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。例えばＣＣＤ検出器の場合には，この積算過程のことをビンニングと呼んでいる。ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことにより，ノイズの取り込みを抑えることができる。この効果はＰＳ－ＰＭＴ検出器の場合により顕著である。非点収差による像の広がりのため，Ｙ方向に数百チャンネル積算しなければならない場合には，第１表の比較に見られる通り，ＩＰＤＡなどの一次元検出器に比べて著しく高感度というわけではない。しかし，非点収差を補正して検出器位置でのＹ方向の像の広がりを抑えることにより，この積算チャンネル数を減少させることができれば，実効的な感度ははるかに向上する。
ＰＳ－ＰＭＴのノイズは通常の光電子増倍管と同様に主として光電面付近での何らかの光または電子ノイズによっており，これは通常，毎秒１０－２０カウント程度である。従って，１０２４×１０２４ピクセルの二次元配列でピクセル位置を特定すると，そこでのノイズはピクセルあたり毎秒１－２×１０－５カウントである。さて多重検出によるラマン分光においては，ＰＳ－ＰＭＴは単なる一次元の多重検出器として用いられてきた。ＰＳ－ＰＭＴの受光面上でスペクトルの方向をＸ軸にそれに垂直な方向をＹ軸に取ると，通常の分光器では，スペクトルは各波長でＹ軸方向に２００－４００ピクセル分広がっており，これを足し合わせて一次元のデータとしている。Ｙ軸方向に全１０２４ピクセル足し合わせたとしたら，各チャンネルでのノイズは毎秒１－２×１０－２カウントとなり，信号の存在する中央の２００－４００ピクセル分のみ足し合わせたとしても毎秒２－８×１０－３カウントとなる。このようなノイズ・レベルはＩＰＤＡや高感度ＣＣＤの値とそれほど違わず，これまで特にＰＳ－ＰＭＴが他よりもとりわけて超高感度であるとは考えられていなかったのはうなずける。
ところがもし，スペクトルのＹ軸方向への広がりを極端にせばめることができたとしたら，チャンネルあたりのノイズは著しく減少するはずである。たとえばＹ軸方向への広がりを５ピクセル以下にすることができれば，チャンネルあたり毎秒５－１０×１０－５カウントのノイズ・レベルとすることができ，ＩＰＤＡやＣＣＤにおける０.００１－０.０１カウントのパルス・ノイズも存在しないことから，極限的な微弱光の高感度ラマン分光が可能となる。」（４頁９行～５頁２２行目）
「３.３高感度ラマン分光光学系
図１に我々の使用している分光光学系の概略を示す。トリプル・ポリクロメータ分光器としてはＤｉｌｏｒ社のモデルＸＹを使用した。前段フィルタ・ステージの差分散型ダブル分光器は５０ｃｍと比較的長い焦点距離を持ち，低波数側でのレイリー散乱光などの除去率が良いと考えられる。後段のポリクロメータは入射側が５０ｃｍ，出射側が６０ｃｍの焦点距離の集光系を用いている。αは約６°と比較的小さく，ダブル分光器は互いに収差を打ち消すように設計されている。
検出器としては，ストレート側にＩＰＤＡ検出器（Ｄｉｌｏｒ社のゴールドモデル）を，サイド側に切り替え用の反射鏡を使ってＰＳ－ＰＭＴ（ＩＴＴ社のモデルＦ４１４６Ｍ）を設置した。両検出器の性能はミラーを切り替えて直接比較することができる。ＰＳ－ＰＭＴのフォトカソード面はマルチアルカリを使用し，３００－９００ｎｍで感度を持つ。５００ｎｍでの量子効率は１４％，位置分解能は半値全幅で５２μｍ（約２チャンネル分）である。ペルチェ冷却器を用いて－３０℃に冷却した時のダーク・カウントは２５ｍｍφ径のフォトカソード領域全体で毎秒約９カウントである。この値は，２５μｍ角の各ピクセルあたりで，毎秒７－９×１０－６カウントに相当する。
非点収差補正は，入口スリットの手前にシリンドリカル・レンズの光学系を導入する外部補正方式に依った。調整は，ＩＰＤＡの代わりにモニター用のＣＣＤカメラを設置して，Ｈｇランプなどの単色光を光源とし，試料位置に置いたグリッド・パターンの像を観察して行った。非点収差補正光学系の調整が完全に行われると，入口スリットのところでのグリッドの像がそのまま検出器の位置ではっきりした像に転送される。その精度は１０μｍ以下であり，検出器のピクセル・サイズ２５μｍよりもずっと小さくできる。またレンズの色収差を考えると，波長の変化に伴って補正レンズ系の位置を変化させる必要があるが，この値は実は４００ｎｍと９００ｎｍの間で１ｍｍ以下と非常に小さい。従って通常は多チャンネル検出器で一度に測定できる領域が最大５００－１０００ｃｍ－１であることから，受光面上での色収差による像のぼけは無視できる。むしろ検出器の受光面をどれだけ正確にポリクロメータの焦点面に一致させることができるかで測定精度が決まる。この時，ＰＳ－ＰＭＴの移動の自由度としては，焦点を合わせるための前後の移動とあおり２種，分光器の分散方向に正確に合わせるための回転の計４軸が重要である。さらに，有効受光面を適切な位置に置くためのＸＹ方向の平行移動と合わせて，計６軸を再現性良く微調整できるように設計されている。」（５頁２３行～６頁１９行目）「３．４性能評価
先に述べたようなダーク・カウント数でノイズ・レベルを論じるやり方は，実は適正とはいえない。ラマン装置の性能は，単に分光器や検出器の性能だけできまるものではなく，試料からの散乱光の集光光学系の能率をはじめ，試料に対する入射方法の工夫などがむしろ重要であることも多い。また，ダブル分光器はトリプル分光器よりもずっと明るいので，ダークの絶対値のみから優劣を論じることは危険である。そこで我々は，単結晶シリコンのフォノン・モードの測定による分光器性能の評価法を提案した。今日，純度の高いシリコン・ウエーハを入手することは容易であり，またその５２０ｃｍ－１のピークのスペクトルは試料によらず不変である。従って，以下のような測定を行うことにより，あらゆる装置の実効的な性能比較が可能になると考えられる。
図２の(ａ)と(ｂ)は，Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線による励起で，シリコン(１００)ウエーハの５２０ｃｍ－１付近のピークの測定を行った時の，ＰＳ－ＰＭＴの二次元画像である。(ｂ)は(ａ)の一部を拡大してある。レーザ用のフィルター分光器をわざと取り外し，Ａｒ＋レーザからのプラズマ発光線をも測定するようにしてある。全スペクトル領域で，Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセルすなわち１００μｍ以下である。この広がりは，測定時の入射スリット幅１００μｍ（検出器位置で１２５μｍに相当）と検出器の分解能５２μｍの和よりも小さい。図２の（ｃ)は(ｂ)のデータを用いてＹ方向に５ピクセルずつ加算して得たラマン・スペクトルである。図３と図４は，単結晶シリコンの５２０ｃｍ－１付近のピークについて，試料に入射されるレーザの強度を一桁づつ下げ，同時に測定時間を十倍づつ増大させながら測定した例である。このようにすれば，非常に微弱なラマン信号を再現性良く作り出すことができ，入射光学系を含めた装置を定量的に評価することができる。ここでは入射光学系として顕微集光光学系を用い，ビーム径を試料上で１μｍに絞って測定した。１００倍の対物レンズにより幅１００μｍの入口スリット上に転送される。図３はＰＳ－ＰＭＴを用いた測定結果で，図４には比較のため，ポリクロメータ出口のストレート方向に設置されたＩＰＤＡによる測定結果を示す。ＰＳ－ＰＭＴの場合には図２の時と同様にＹ方向に５ピクセルを加算した。ＩＰＤＡによる測定では，１０μＷ励起の時パルス・ノイズが無視できなくなってきており，１μＷ励起ではノイズのため測定不能になっている。これらはそれぞれ光電子増倍管換算で毎秒０.１カウントと毎秒０.０１カウントの信号強度に対応している。一方，ＰＳ－ＰＭＴでは，１００ｎＷ励起の時には非常に高いＳＮ比で良好なスペクトルが得られており，１０ｎＷ励起の時でも十分なＳＮ比で信号が検出されている。これらはそれぞれ毎秒０.００１カウント，毎秒０.０００１カウントの信号強度に相当している。１０ｎＷ励起のデータからノイズ・レベルは毎秒４－５×１０－５カウントと見積もられる。これは非点収差補正を行わなかった場合に比べて３０乃至６０分の１のノイズになっている。補正のない場合には１μＷ励起でも信号とノイズの強度がほぼ等しくなり，従ってＩＰＤＡの場合とけた違いに高感度というわけではない。このことは従来からの報告と整合している。」（６頁２０行～８頁１４行目）
「
」
「
」
２ 争点１（被告製品（ライン照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか），争点２（被告製品（スポット照明モード）が本件発明７の技術的範囲に属するか）及び争点３（被告製品が本件発明８～１０及び１３の技術的範囲に属するか）について
当裁判所も，被告製品（ライン照明モード）は，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３の技術的範囲には属せず，一方，被告製品（スポット照明モード）は，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３の技術的範囲に属するものと判断する。その理由は，次のとおりに原判決を補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第３，１から３までに記載されたとおりである。
(1) 原判決１０３頁１５行目から同１６行目にかけての「明細書」の次に「（本件訂正後のものを含む。）」を加える。
(2) 原判決１０７頁６行目から同１１行目までを削り，同２３行目から同２４行目にかけての「読み取らないのであって，」の次に「原告参考図６の」を加える。
(3) 原判決１０９頁１１行目から同１７行目までを次のとおり改める。
「控訴人らは，斜方寄与をも考慮しなければ，共焦点作用の有無を決定する
ことはできない旨を主張する。
しかしながら，スリットと光検出器の読取制限の双方によって，散乱光の
斜方寄与が排除されるサンプル上の位置があり得るとしても，そうでないサ
ンプル上の位置もまた多くあり，この後者の位置からの光は，ライン上に分
布することになる。そうであれば，光検出器の読取制限をしたところで，こ
の後者の位置からの光を区別して排除できない以上，Ｚ軸方向の分解能が高
まるものではない。単に光検出器の読取制限によって排除される散乱光があ
り得るだけでは足りないのであって，光検出器の読取制限により第二の次元
の共焦点作用が生じていなければならないのである。
控訴人らの上記主張は，採用することができない。」
(4) 原判決１１０頁７行目の「下から４～８行」を「下から８～４行」に改め，同１８行目の「ＶＯＬ.３５，ＮＯ.７」の次に「，１１６９－１１８５頁」を加える。
(5) 原判決１１１頁４行目末尾に「また，『列数』は，光検出器の読取幅を，光検出器のピクセルの列数で表したものである。」を加える。
(6) 原判決１１４頁１行目の「Ｊ.Ｏｐｔ.Ｓｏｃ.Ａｍ.Ａ」の次に「，１７１－１７５頁」を，同７行目の「認められる。〕）」の次に「の９０頁」をそれぞれ加え，同１１行目の「直径」を「直径が」に改め，同１５行目の「乙２９号証」の次に
「の４０６５頁」を，同２０行目の「甲２４号証の」の次に「９０頁の」を
それぞれ加える。
(7) 原判決１１７頁１３行目の「Ｇ－２」の次に「，Ｇ－２①，Ｇ－２②，Ｇ－２③」を加える。
(8) 原判決１１９頁４行目の「及び１０」を削る。
３ 争点４－５(乙１６号証を主引例とする進歩性欠如の有無）について
事案にかんがみて，まず，争点４－５について検討する。
(1) 乙１６発明の認定
前記１(2)によれば，乙１６発明は，次のとおりのものと認められる。
【ａ】試料にＡｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスポット光を照射して散乱光を得る手段と，
【ｂ】前記散乱光を分光するトリプル・ポリクロメータ分光器を含む分光光学系と，
【ｃ】２５μｍ角の各ピクセルを有するＰＳ－ＰＭＴ（位置検出型光電子増倍管）と，
【ｄ】前記分光されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記ＰＳ－ＰＭＴに通し，前記試料からの散乱光を前記ＰＳ－ＰＭＴに合焦させる手段と，
【ｅ】を具備する超高感度ラマン分光装置であって，
【ｆ】前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，１００μｍ（検出器位置では１２５μｍに相当）の幅の入射スリットにおいて，前記入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して前記入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過し，
【ｇ－１】前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向への信号の広がりが３～４ピクセル，すなわち１００μｍ以下であって，前記ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域で受ける光が検出され，
【ｇ－２】前記試料からの散乱光が合焦させられる前記ＰＳ－ＰＭＴの前記領域が前記入射スリットを横切る方向に延在しており，
【ｇ－２①】前記試料に照射されたスポット光からの散乱光は，前記入射スリットにおいて，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過するものであって，前記シリンドリカル・レンズの光学系の働きにより，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じる，前記ＰＳ－ＰＭＴ上での非点収差の補正が行われるものであり，【ｇ－２②】前記試料からの散乱光を集光するレンズは，前記試料にスポット光を照射するのに用いられておらず，
【ｇ－２③】前記ＰＳ－ＰＭＴが光検出器として用いられている
【ｈ】超高感度ラマン分光装置。
(2) 本件発明７と乙１６発明との一致点
本件発明７と乙１６発明とを対比すると，乙１６発明の「試料」は本件発明７の「サンプル」に相当し，以下同様に，「スポット光」は「光」に，「散乱光」は「散乱光のスペクトル」に，「前記散乱光を分光するトリプル・ポリクロメータ分光器を含む分光光学系」は「前記スペクトルを分析する手段」に，「２５μｍ角の各ピクセルを有するＰＳ－ＰＭＴ」は「光検出器」に，「超高感度ラマン分光装置」は「分光分析装置」に，「入射スリット」は「スリット」にそれぞれ相当する。
乙１６発明は，薄膜と検出器の間で共焦点光学系を形成していることが読み取れるので（２頁３４～３９行目，８頁１６～１７行目，図１，図６），乙１６発明において「前記試料からの散乱光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させる手段」（構成ｄ）は，前記試料の所与の面からの散乱光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させるとともに，試料の他の面から散乱された光をＰＳ－ＰＭＴに合焦させない手段でもある。したがって，乙１６発明は，構成要件Ｄの「前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段」を備えている。
また，乙１６発明は，試料からの３～４ピクセルの広がりの散乱光をＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域に合焦させて検出しているから（構成ｄ，ｆ，ｇ－１），構成要件Ｇ－１の「前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに，またはこの光と分離して検出され」とは，「前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が」「検出され」るとの限度で一致する。
そうすると，本件発明７と乙１６発明は，次の点で一致する。
【Ａ】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と，
【Ｂ】前記スペクトルを分析する手段と，
【Ｃ】光検出器と，
【Ｄ】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し，前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と
【Ｅ】を具備する分光分析装置であって，
【Ｆ´】前記光はスリットを通過し，
【Ｇ－１´】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が検出される
【Ｈ】分光分析装置。
(3) 本件発明７と乙１６発明の相違点
本件発明７と乙１６発明は，次の点で一応相違する（相違点１は欠番）。
ア 相違点２
構成要件Ｆについて，本件発明７のスリットは，第一の次元で共焦点作用をもたらすのに対し，乙１６発明の入射スリットは，１００μｍの幅であって，散乱光が，シリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれているものの，第一の次元での共焦点作用をもたらしているかどうか明記がない点。
イ 相違点３
構成要件Ｇ－１及びＧ－２について，本件発明７の光検出器の所与の領域は，所与の領域で受ける光が，所与の領域外で受ける光を含まずに，又はこの光と分離して検出され，第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されているのに対し，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域は，入射スリットを横切る方向に延在し，試料からの散乱光が合焦させられる領域であるが，この領域外で受ける光を含まずに，又はこの光を分離して検出するのか，また，第二の次元で共焦点作用をもたらしているのかどうか明記がない点。
ウ 相違点４
構成要件Ｇ－２①について，本件発明７のサンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれてスリットを通過し，サンプルの所与の面の前記焦点の前又は後で散乱される光は，スリットにおいて焦点を結ばないのに対し，乙１６発明の試料からの散乱光は，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズの光学系を介して入射スリットの幅方向において焦点に絞り込まれて前記入射スリットを通過する構成である点，及び，乙１６発明の試料の所与の面の焦点の前又は後で散乱された光は，入射スリットにおいて焦点を結ばないのかどうか明記がない点。
エ 相違点５
構成要件Ｇ－２②について，本件発明７では，サンプルに照射するのとサンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられているのに対し，乙１６発明ではそのような構成ではない点。
オ 相違点６
構成要件Ｇ－２③について，本件発明７では，光検出器が電荷結合素子であるのに対し，乙１６発明ではＰＳ－ＰＭＴである点。
(4) 相違点の判断
ア 相違点２について
(ｱ) 検討
「結像光学入門」（１９８８）９５～９７頁（甲２０）には，レンズ系により結像したとき光が集中している領域である「エアリーディスク」の直径ｄ，光の波長λ，像側のレンズの分解能を定める指数である開口数「ＮＡ像側」との間に
ｄ＝１.２２λ/ＮＡ像側
との関係があるとの記載がある（９６頁４－２７式）。
また，対物レンズの倍率をＭとして，ＮＡ物体側＝ＮＡ像側×Ｍであると認められるから（９７頁４－２８式，４－２９式），
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
となる。
ここで，乙１６発明において，サンプルからスリットまでの倍率Ｍは１００倍であるから（７頁８～９行目），ＮＡ物体側を最大値である１とすると（ＮＡ物体側は空気中では１を超えないから，エアリーディスク径としては最小値が算出される。），Ａｒ＋レーザの５１５ｎｍ線のスリット上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，次のとおり，６３μｍである。
ｄｍｉｎ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側 max）×Ｍ
＝（１.２２×０.５１５/１）×１００
＝６３［μｍ］
また，ラマン散乱光（ストークス散乱光。以下同じ。）の波長λ´は光源光のレーザの波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成されるスリット上でのエアリーディスク径の最小値は，上記ｄｍｉｎよりも大きい。
そして，乙１６発明の入射スリットの幅は，１００μｍであるから（７頁３６行目），スリット幅と，ラマン散乱光によってスリット幅方向で形成されるエアリーディスク径との比は１.５９（１００/６３）よりも大きくなることはない。
しかるところ，特開平２－２４７６０５号公報（甲２１）には，「検出器の面積を，その半径がエアリディスクと同じ，または，エアリディスクの２倍まで広げた場合，…３次元分解能をもっていることがわかる。このような光学系は，一様照明落射型蛍光顕微鏡が全く分解をもたなかったｚ方向のみに構造の変化をもつ試料に対しても分解をもつ。」との記載（５頁左上欄６～１２行目）が，甲２２には，「エアリーディスクより２倍広い検出器を有する顕微鏡も，２μｍの分解能で長さ方向の構造を分解することができる。」との記載（１７２頁右欄４９～５１行目）がある。また，乙２９には，
△ｘ(ＦＷＨＭ)＝０.５１×λ/ＮＡ
との記載があり（４０６５頁左欄），このＮＡはＮＡ像側であると解されるから，△ｘ(ＦＷＨＭ)＝（０.５１×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
となる。
これと，エアリーディスクの直径
ｄ＝（１.２２×λ/ＮＡ物体側）×Ｍ
とを比較すると，エアリーディスクの直径は，そのΔｘ（ＦＷＨＭ）の大きさの約２．４倍（１.２２/０.５１＝２.３９２）であると認められる。
そして，甲２４には，ＦＷＨＭを１とした場合の直径６の検出ピンホールが回折限界エアリー分布の中に示されているから，ピンホールの大きさがエアリーディスクの直径の２.５倍（６/２.４＝２.５）までは，共焦点作用を有することが示されていると認められる。
そうすると，スリット幅とエアリーディスク径との比が１.５９である乙１６発明においては，乙１６発明の入射スリットにおいて，第一の次元（スリットの幅方向）での共焦点作用がもたらされているものと認められる。
したがって，相違点２は，実質的な相違点ではない。
(ｲ) 控訴人らの主張に対して
ａ 共焦点作用の記載・示唆について
① 控訴人らは，乙１６発明は共焦点作用に関するものではなく，乙１６発明の構成で共焦点作用が生じているとしても，それは偶然に生じているにすぎないから，当業者は，乙１６発明の入射スリットにおいて共焦点作用が生じていると認識するものではない旨を主張する。
しかしながら，入射スリットの幅が１００μｍであり，対物レンズの倍率が１００倍であり，光源光の波長が５１５ｎｍであるのは，乙１６に明示的に記載された条件であり，また，共焦点作用が生じているか否かは，これら条件に基づき算式を用いて自動的に導かれるものであるから，共焦点作用の存在は，乙１６発明から当然に導かれる事項にほかならない。そして，スリットを備えた１次元空間フィルタ自体及びこのようなスリットを備えた１次元空間フィルタが共焦点作用をもたらすことは，本件特許の優先日前の技術常識である。そうであれば，乙１６に接した当業者は，乙１６発明の入射スリットにおいて共焦点作用が生じていると認識するものである。
控訴人らの上記主張は，採用することができない。
② 控訴人らは，乙１６発明の入射スリットが，波長分解能の調整を行うものであり，そのことが技術常識である一方で，その入射スリットが共焦点作用をもたらすことは技術常識ではないことを前提とする主張をするが，その前提が採用し得ないことは，上記①に認定判断のとおりである。波長分解能の調整を行うスリットであるからといって共焦点作用が否定されるわけではなく，両者は両立し得るものである。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
ｂ シリンドリカル・レンズの作用について
控訴人らは，乙１６発明のシリンドリカル・レンズの作用によって，乙１６発明の入射スリットにおいては共焦点作用が生じていない旨を主張する。
乙１６発明では，試料からの散乱光は，非点収差（加工精度等によりレンズの直交する軸の焦点距離が違う現象）を補正するために，入射スリットの手前に導入されたシリンドリカル・レンズ（円柱状の屈折面を持つレンズ）の光学系を介して，入射スリットの長さ方向（Ｙ軸方向）において焦点距離を調整されて，入射スリットを通過する。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器で使われている球面鏡のような反射型光学素子により生じるＰＳ－ＰＭＴ（位置検出型光増倍管）上におけるＹ軸方向の非点収差を，シリンドリカル・レンズの光学系によって敢えて与えられたＹ軸方向での非点収差により，解消させるものであると解される。そうすると，入射スリットの手前にシリンドリカル・レンズが存在する限りは，それによって，エアリーディスクがスリットの長さ方向に楕円状となっていることとなり，スリットの長さ方向には焦点を結んでいるとはいえないことになる。
しかしながら，乙１６発明のシリンドリカル・レンズは，スリットの幅方向に非点収差を与えているものではないのであり，試料からの散乱光は，スリットの幅方向には焦点を結んでいる。そして，この場合のエアリーディスク径の短径（幅方向）は，上記イにおいて算定した数値を下回るものではないと認められるから，やはり，第一の次元の共焦点作用は生じているものと認められる。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
ｃ 原審での主張について
控訴人らは，上記(ｱ)でのエアリーディスク径を，
ｄｍｉｎ＝（１.２２×０.５１５/１）×１００＝６３［μｍ］
と算定したことに対し，①λ＝０.５１５は光源光の波長であるから，上記計算式のうちの（１.２２×０.５１５/１）は，原判決別紙原告参考図１０－１及び同１０－２の「ＡＤ１」（サンプルの位置上のエアリーディスク径）を求めたことになり，②また，倍率Ｍ＝１００は，サンプルからスリットまでの倍率であるから，上記計算式１．２２×０.５１５／１×１００は，「明るい領域２」（ＡＤ１に対応するスリット上の領域）の大きさを求めたものであると主張する。
しかしながら，上記計算式は，サンプルからの散乱光のスリット上のエアリーディスク径を求めるに当たり，より小さなエアリーディスク径が算出される数値として，乙１６に明示されたものを用いたにすぎないのであり，用いた数値に対応する箇所の径を算定したものではない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
イ 相違点３について
① 乙１６には，「前段フィルタ・ステージの差分散型ダブル分光器は５０ｃｍと比較的長い焦点距離を持ち，低波数側でのレイリー散乱光などの除去率が良いと考えられる。後段のポリクロメータは入射側が５０ｃｍ，出射側が６０ｃｍの焦点距離の集光系を用いている。」と記載されていることから（５頁２５～２８行目），乙１６発明において，入射スリットの位置から光検出器の位置までの倍率は，１.２倍（６０ｃｍ/５０ｃｍ）であると認められる。よって，Ａｒ
＋レーザの５１５ｎｍ線
の光検出器上でのエアリーディスク径の最小値ｄｍｉｎは，７６μｍ（６３μｍ×１.２）である。また，ラマン散乱光の波長λ´は光源光の波長λよりも長いから，ラマン散乱光によって形成される光検出器上でのエアリーディスク径の最小値は，ｄｍｉｎよりも大きくなる。他方，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴ検出器での読取り幅は，１２５μｍ（２５μｍ×５ピクセル）であるから（６頁１行目，６頁末行～７頁２行目，図２の説明文），光検出器の読取り幅と，ラマン散乱光によって光検出器上で形成されるエアリーディスク径との比は１.６４（１２５μｍ/７６μｍ）よりも大きくなることはない。そして，上記(1)イに照らして，光検出器の読み取り幅がエアリーディスクの大きさの２.５倍までの場合には，共焦点作用がもたらされるものといい得る。
② また，乙１６には，「入口スリット上の点光源は，出口スリット上でスリットの長さ方向（以下Ｙ方向と呼ぶ）に線状に広がるが，光の分散方向（以下Ｘ方向と呼ぶ）に対しては焦点が得られている」（４頁１８～２０行目），「単チャンネルの検出器や一次元検出器の場合には，このようなＹ方向への像の広がりは，検出器の受光面の広がりの範囲内に納まってさえいれば，これを全て積算できるので問題はない。しかし二次元検出器の場合にはこのことは装置全体の感度限界を考える上で重要である。二次元検出ではＹ方向に信号を積算して，Ｘ方向の一次元検出器に変換して使用する。」（４頁２７～３１行目），「スペクトルのＹ軸方向への広がりを極端にせばめることができたとしたら，チャンネルあたりのノイズは著しく減少するはずである。たとえばＹ軸方向への広がりを５ピクセル以下にすることができれば，チャンネルあたり毎秒５－１０×１０－５カウントのノイズ・レベルとすることができ，ＩＰＤＡやＣＣＤにおける０.００１－０.０１カウントのパルス・ノイズも存在しないことから，極限的な微弱光の高感度ラマン分光が可能となる。」（５頁１７～２２行目），「非点収差補正光学系の調整が完全に行われると，入口スリットのところでのグリッドの像がそのまま検出器の位置ではっきりした像に転送される。その精度は１０μｍ以下であり，検出器のピクセル・サイズ２５μｍよりもずっと小さくできる。」（６頁６～９行目）「全スペクトル領域で，Ｙ方向への信号の広がりは３－４ピクセルすなわち１００μｍ以下である。この広がりは，測定時の入射スリット幅１００μｍ（検出器位置で１２５μｍに相当）と検出器の分解能５２μｍの和よりも小さい。図２の（ｃ)は(ｂ)のデータを用いてＹ方向に５ピクセルずつ加算して得たラマン・スペクトルである。」（６頁３５行～７頁１行目）との記載がある。
したがって，乙１６発明では，スリットの長さ方向（Ｙ軸方向）に広がる光を非点収差補正光学系で光検出器の位置で結像させ，ＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域のみを加算しているから，「光検出器の所与の領域で受ける光が，前記所与の領域外で受ける光を含まずに」「所与の領域は第一の次元（Ｘ軸方向）を横切る第二の次元（Ｙ軸方向）で共焦点作用をもたらすように形成されて」いるといえる。
③ なお，乙１６発明は，非点収差補正光学系の調整により，Ｙ方向への信号の広がりを３～４ピクセルに抑えている。これは，回折格子（グレーティング）を使用した分光器では，反射型光学素子を使わざるを得ないために非点収差が発生し，二次元検出器上でＹ方向への像の広がりが大きくなってしまうので，Ｙ方向に信号を積算する（ビンニング）ところ，ビンニングによりノイズを大量に取り込んでしまうと感度が低下するという問題が発生するために，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるよう構成したものである（４頁１０行～５頁２行目）。このビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるという効果は，直接には，非点収差補正光学系の調整から生じるものであるが，ピンホールを用いた場合とは異なり，乙１６発明のＰＳ－ＰＭＴは，Ｙ軸方向の５ピクセルの領域以外の領域においても光を受け得る構成となっているから，上記領域外で受ける光を含まずに，又はこの光を分離して検出する構成になっているといえる。
④ 以上から，相違点３は実質的な相違点ではない。
ウ 相違点４について
(ｱ) 検討
乙３１には，「凹面鏡で光軸外に集光されることにより生じる非点収差を補正するために，ＣＣＤカメラの前に円柱レンズ（図１に図示されない）が用いられた。」との記載があるほか（乙３１の２２０頁左欄３１～３４行目〔訳文２頁７～９行目〕），シリンドリカル・レンズを分光器の内部に配置する構成も周知の事項であるといえ（乙４２の１０５４頁右欄２５行～１０５５頁左欄７行目，Ｆｉｇ．１，乙４３の上欄１～２行目，乙４４の４５５頁左欄２３～２８行目，ＦＩＧ.１，乙４５の第２図），シリンドリカル・レンズの位置を，スリットの前後のどこに配置するかは，当業者にとって設計的事項というべきものであり，スリットの前に配置する構成をしたことによる格別の効果も認め難い。
そして，シリンドリカル・レンズの位置を分光器の後で光検出器の前に移動させた場合，乙１６発明において，サンプルの所与の面の焦点からの散乱光は，入射スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて入射スリットを通過し（入射スリットでスポットとしての焦点に絞り込まれていなければ，光検出器の前に配置されたシリンドリカル・レンズによって非点収差を補正することができないのであるから，必然的な変更である。），分光器によって生じたＹ軸方向の非点収差がシリンドリカル・レンズによって解消させられて光検出器に合焦されることになる。また，入射スリットにおいて共焦点作用を有する乙１６発明において，観測したい試料の面に焦点を合わせれば，試料の所与の面の焦点の前又は後で散乱された光が入射スリットにおいて焦点を結んでいないことは自明である。
そうすると，相違点４は，容易に想到し得るといえる。
(ｲ) 控訴人らの主張に対して
控訴人らは，当業者が乙１６発明のシリンドリカル・レンズを入射スリットの手前から光検出器の手前に配置する構成に変更するには阻害要因がある，又は積極的な動機付けはない旨を主張する。
しかしながら，上記(ｱ)のとおり，乙１６発明においてシリンドリカル・レンズをどこに配置するかは設計事項にすぎないものと認められる。そして，控訴人らがるる指摘する事項自体も，いずれも設計事項にすぎないものであり，当業者が，乙１６発明の入射スリットの位置を変更することを妨げるものではない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
エ 相違点５について
(ｱ) 検討
乙３０の図（３０２頁）及び乙３１の図（２１９頁）には，サンプルに光を照射するのと，サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いていることが記載されており，このようなことは，本件特許の優先日前の周知技術であったと認められる。そして，構成を簡単にするという十分な動機付けも存するから，相違点５に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる。
控訴人らは，構成を簡単にするという動機付けの記載が先行文献にない旨を主張するが，このような動機付けは，技術分野を超えた普遍的要請であるから，先行文献にて示唆されるまでの必要性はない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
(ｲ) 控訴人らの原審での主張に対して
控訴人らは，試料にレーザを照射するのと，当該試料からの散乱光を集光するのとに同一のレンズを用いるようにしたとすると，どのようなミラーを用いたとしても，当該ミラー散乱光が当該ミラーによってある程度ブロックされることになって，極限的な微弱光の高感度ラマン分光の実現の障害となるから，阻害事由がある旨を主張する。
しかしながら，ラマン分光装置は，一般に微弱光を対象としているが，照射用レンズと集光用レンズを共用している乙３０及び乙３１のラマン分光装置は，いずれも，ラマン散乱光がミラーを透過する構成にはなっておらず，乙１６発明のミラーの配置（ミラーを透過するラマン散乱光を一部にした構成）が，極限的な微弱光の高感度ラマン分光を実現するための必須の構成であるとはいえず，ラマン散乱光がミラーを透過するか否か，どのように透過させるか，あるいはミラーをどのように配置するかは，ラマン分光装置の用途，精度，目的等に応じて適宜になすべきことといえる。
そうすると，ミラーがラマン散乱光の透過を妨げることがあるとしても，そのことは，乙１６発明において，上記周知技術を適用して相違点５に係る本件発明７の構成にすることを阻害するとはいえない。
したがって，控訴人らの上記主張は，採用することができない。
オ 相違点６について
乙１６発明では，光検出器としてＰＳ－ＰＭＴ検出器が用いられているが，これは，デジタル検出器であるＰＳ－ＰＭＴが，ＣＣＤのようなアナログ検出器とは異なり，宇宙線ノイズが入ったとしてもそのエネルギーに比例した応答がされるわけではなく，１カウントと数えられるだけであるため，超微弱信号の検出の目的に沿っているからである（３頁１２行～４頁６行目）。
乙１６発明では，上記のとおり，非点収差を補正して，ビンニングされる素子の数をできるだけ減らすことによりノイズの取り込みを抑えるものであるが（４頁１０行～５頁２行目），ＣＣＤの場合にノイズの値がそれほど大きいとされているわけではない（表１）。かえって，乙１６には，「但し，量子効率の絶対値や赤外域の感度などを重んじるならばＣＣＤ検出器の方が優れているなど，目的によって選択は異なってくる」との記載（４頁６～８行目）がある。
以上に照らすと，乙１６発明において，ＰＳ－ＰＭＴに代えてＣＣＤ検出器を採用することは，当業者にとって容易に想到できることであると認められる。
控訴人らは，乙１６発明の目的はＰＳ－ＰＭＴを用いなければ達成できない旨を主張するが，上記記載に照らして，採用することはできない。
カ まとめ
以上のとおり，相違点２及び相違点３は実質的な相違点ではなく，相違点４，相違点５及び相違点６に係る構成は，当業者にとって容易想到であったと認められる（相違点１は欠番である。）。
したがって，本件発明７は，乙１６発明に基づいて容易に想到することができるから，進歩性を欠如する。
４ 争点５（本件発明８～１０及び１３に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか）について
(1) 本件発明８につき
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴのＹ方向の５ピクセルの領域が細長いことが明らかであるから（構成要件Ｉは，その方向を限定しているものではない。），本件発明８と乙１６発明とは，構成要件Ｉについて一致する。
上記３(4)のとおり，本件発明７は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｊも，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明８は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(2) 本件発明９につき
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴの５ピクセルの細長い領域は，入射スリットを横切る方向に延在しているから（構成要件ｇ－２），本件発明９と乙１６発明とは，構成要件Ｋにおいて一致する。
上記３(4)及び上記（1）のとおり，本件発明７及び本件発明８は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｌも，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明９は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(3) 本件発明１０につき
乙１６発明におけるＰＳ－ＰＭＴはピクセルのアレイを備えたものであることが明らかであるから，本件発明１０と乙１６発明とは，構成要件Ｍにおいて一致する。上記３(4)及び上記(1)（２）のとおり，本件発明７，本件発明８及び本件発明９は，いずれも乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｎも，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明１０は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(4) 本件発明１３につき
乙１６発明は超高感度ラマン分光装置であるから（構成要件ｈ），本件発明１３と乙１６発明とは，構成要件Ｏにおいて一致する。
上記３(4)及び上記(1)（２）(3)のとおり，本件発明７，本件発明８，本件発明９及び本件発明１０は，いずれも乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，構成要件Ｐ（本件発明７～本件発明１０に係る部分に限る。）も，容易に想到し得る。
そうすると，本件発明１３（本件発明７～本件発明１０を引用する部分に限る。）は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，進歩性を欠如する。
(5) まとめ
本件発明８～本件発明１０及び本件発明１３（本件発明７～本件発明１０を引用する部分に限る。）は，乙１６発明に基づいて容易に想到し得るから，いずれも，進歩性を欠如する。
５ 訂正の再抗弁について
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の主張について
被控訴人は，控訴人らによる後記(2)の新たな訂正の再抗弁の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張するが，控訴人らによる当該主張は既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能なものであるから，訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。
したがって，新たな訂正の再抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 訂正審判請求又は訂正請求の必要性につき
ア 控訴人らの主張
控訴人らは，当審における新たな主張として，原判決が認めた乙１６発明に基づく進歩性欠如による無効を理由とする特許法１０４条の３に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という。）に対して，訂正の再抗弁を主張し（以下「新たな訂正の再抗弁」という。），本件訂正後の特許請求の範囲の請求項７に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置。」に訂正する（請求項７の記載を引用する請求項８～１３も同様に訂正する。）とともに，訂正明細書５頁１７行～６頁２行目に「前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」とあるのを「前記光検出器は電荷結合素子であり，前記分光分析装置は，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第１の面として，前記サンプルの当該第１の面の焦点を分析し，かつ，前記サンプルの前記所与の面を前記サンプルの第２の面として，前記サンプルの当該第２の面の焦点を分析するための共焦点分光分析装置であることを特徴とする分光分析装置を提供する。」に訂正すると述べる。
そして，控訴人らは，訂正の再抗弁として，当該訂正により原判決が認めた無効理由が解消することと，被告製品が訂正後の本件発明の各構成要件を充足することを主張するが，訂正の再抗弁を主張するに際して訂正審判請求又は訂正請求（以下｢訂正請求等｣という。）を行っている必要性はなく，訴訟の当事者（特許権者）が訂正請求等を行いたくても行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば，当該当事者の権利を不当に害することになると主張する。そこで，以下検討する。
イ 訂正請求等の必要性について
特許権侵害訴訟において，被告による抗弁として特許法１０４条の３に基づく権利行使の制限が主張され，その無効理由が認められるような場合であっても，訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想されるようなときには，｢特許無効審判により無効とされるべきものと認められる｣とはいえないから，当該無効の抗弁の成立は否定されるべきものである。そして，無効理由の回避が確実に予測されるためには，その前提として，当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから，訂正の再抗弁の主張に際しても，原則として，実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。
仮に，訂正の抗弁を提出するに当たって訂正審判等を行うことを不要とすれば，以下のような弊害が生じることが予想される。すなわち，①当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり，訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず，法的関係を複雑化させ，当事者の予測可能性も害する。②訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には，訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから，対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり，特許権者は，一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら，他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。
したがって，訂正の再抗弁の主張に際しては，実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要であり，訂正請求等が可能であるにもかかわらず，これを実施しない当事者による訂正の再抗弁の主張は，許されないものといわなければならない。なお，無効の抗弁が，実際に無効審判請求をしなくても主張できると解される一方で，訂正の再抗弁は，実際に訂正審判等をする必要が求められるわけであるが，これは，無効の抗弁が，客観的根拠を有する証拠等に基づいて主張する必要があるのに対し，訂正の再抗弁は，所定の要件さえ満たせば特許権者において随意の範囲にて主張することが可能であることに由来する相違であって，両者の扱いに不合理な差別があるわけではない。
ただし，特許権者が訂正請求等を行おうとしても，それが法律上困難である場合には，公平の観点から，その事情を個別に考察して，訂正請求等の要否を決すべきである。その理由は以下のとおりである。
ウ 例外となる背景事情
平成２３年法律第６３号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）においては，特許無効審判が特許庁に係属している場合，当該無効審判に係る審決取消訴訟を提起した日から起算して９０日の期間内に限り，訂正審判請求ができるとし（旧特許法１２６条２項），裁判所は，当該訂正に係る特許を無効審判において審理させることが相当であると認めるときには，事件を審判官に差し戻すことができると定めていた（旧特許法１８１条２項）。これらの規定は，裁判所から特許庁への柔軟な差戻しを認めるとともに，特許権者において，当該審決に示された判断を踏まえて合理的な期間内に無効理由を回避する訂正をし，特許庁において，改めて訂正後の特許の有効性を判断することにより，特許発明の保護を図るという利点をもたらす一方で，特許権者が訂正審判請求を繰り返すことにより，審理又は審決の確定が遅延するという問題点を有していた。そこで，平成２３年法律第６３号による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）は，審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止し（旧特許法１８１条２項の削除，新特許法１２６条２項），併せて，無効審判手続における審決予告制度（新特許法１６４条の２第２項）を導入し，特許権者において，無効審判請求に理由があるとする予告審決を踏まえて訂正請求をすることを可能とした（新特許法１３４条の２第１項，１６４条の２第２項）。
したがって，新特許法下においては，裁判所に審決取消訴訟に提訴され，これが係属している間，審理の迅速かつ効率的な運営のために，特許権者が訂正請求等を行うことは困難となったものである。
また，旧特許法下においても，例えば，特許権侵害訴訟において被告が無効の抗弁を主張するとともに，同内容の無効審判請求を行った後に，被告が，新たな無効理由に基づく無効の抗弁を当該侵害訴訟で主張することが許され，その無効理由については無効審判請求を提起しないような例外的な場合は，既存の無効審判請求について訂正請求が許されない期間内であれば，特許権者において，新たな無効理由に対応した訂正請求等を行う余地はないことになる（新特許法下においても同様である。）。
以上のような法改正経緯及び例外的事情を考慮すると，特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には，公平の観点から，その事情を個別に考察し，適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには，当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである。
そこで，上記特段の事情について具体的に検討する。
エ 本件における具体的事情
ａ 控訴人らは，平成２２年１１月１６日，本訴を提起したところ，被控
訴人は，平成２３年１２月２２日原審第６回弁論準備手続期日において，乙１６発明に基づく進歩性欠如を含む無効の抗弁を主張し，同日付けで控訴人らはこれに反論した。その後，控訴人レニショウは，平成２４年７月３日，本件訂正審判請求をし，同年９月１１日，本件訂正を認める審決が行われ，控訴人らは，平成２４年９月１８日，原審において本件訂正に基づく訂正の再抗弁を主張した。
さらに，被控訴人は，平成２４年１１月５日，特許無効審判請求（無効２０１２－８００１８３号）をし，平成２５年７月２日，無効不成立の審決が行われたことから，これに対する審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２５年(行ケ)第１０２２７号）を提起した。その後，平成２５年８月３０日，乙１６発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を認めた原判決が行われ，控訴人らの請求が棄却された。
これに対し，控訴人らは，控訴を提起するとともに，当審における主張として新たな訂正の再抗弁を主張した。
ｂ 以上の経緯によれば，現時点において，知的財産高等裁判所に上記審
決取消訴訟が係属中である以上，特許権者である控訴人レニショウは，訂正審判請求及び訂正請求をすることはできない（特許法１２６条２項。同法１３４条の２第１項参照。）。
しかしながら，控訴人らが，当審において新たな訂正の再抗弁を行って無効理由を解消しようとする，乙１６発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効理由は，既に原審係属中の平成２３年１２月２２日に行われたものであり，その後，控訴人レニショウは，平成２４年７月３日に本件訂正審判請求を行ってその認容審決を受けている。また，被控訴人が平成２４年１１月５日に乙１６発明に基づく進歩性欠如を無効理由とする無効審判請求を行っていることから，控訴人レニショウは，その審判手続内で訂正請求を行うことが可能であった。さらに，新たな訂正の再抗弁の訂正内容を検討すると，本件発明である共焦点分光分析装置として通常有する機能の一部を更に具体的に記載したものであって，控訴審に至るまで当該訂正をすることが困難であったような事情はうかがわれない。
すなわち，控訴人レニショウは，乙１６発明に基づく無効理由に対抗する訂正の再抗弁を主張するに際し，これに対応した訂正請求又は訂正審判請求を行うことが可能であったにもかかわらず，この機会を自ら利用せず，控訴審において新たな訂正の再抗弁を主張するに至ったものと認められる。
そうすると，控訴人レニショウが現時点において訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても，これは自らの責任に基づくものといわざるを得ず，訂正の再抗弁を主張するに際し，適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。
したがって，控訴人らの新たな訂正の再抗弁の主張は，その余の点について検討するまでもなく，失当というべきである。
６ 総まとめ
以上の次第で，その余の点について判断するまでもなく，控訴人らは，被控訴人に対し，本件発明７～本件発明１０及び本件発明１３に係る特許権を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
第５ 結論
よって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人らの本件請求は，いずれも理由がない。
したがって，控訴人らの本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であって本件各控訴は理由がないから，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/84495/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。