令和元年９月１１日判決言渡
平成３０年（ネ）第１０００６号特許権侵害行為差止等請求控訴事件・同年（ネ）第１００２２号同附帯控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２６年（ワ）第６１６３号）
口頭弁論終結日令和元年５月２７日
判決
控訴人兼附帯被控訴人株式会社カプコン
（以下「控訴人」という。）
訴訟代理人弁護士金井美智子
同重冨貴光
同古庄俊哉
同長谷部陽平
同澤祥雅
補佐人弁理士廣瀬文雄
被控訴人兼附帯控訴人株式会社コーエーテクモゲームス
（以下「被控訴人」という。）
訴訟代理人弁護士佐藤安紘
同高橋元弘
同吉羽真一郎
同末吉亙
訴訟代理人弁理士鶴谷裕二
主文
１ 控訴人の本件控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。⑴被控訴人は，控訴人に対し，１億４３８４万３７１０円及びこれに対する平成２６年７月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
⑵控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
２ 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
３ 訴訟費用（控訴費用，附帯控訴費用を含む。）は，第１，２審を通じてこれを７分し，その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。
４ この判決の第１項⑴は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 控訴の趣旨
⑴原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵被控訴人は，控訴人に対し，９億８３２３万１１１５円及びこれに対する平成２６年７月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 附帯控訴の趣旨
⑴原判決のうち被控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵控訴人の請求をいずれも棄却する。
第２ 事案の概要（略語は，特に断りのない限り，原判決の例による。）
１ 事案の要旨
本件は，発明の名称を「システム作動方法」とする特許（特許第３３５０７７３号。請求項の数３。以下「本件特許Ａ」といい，本件特許Ａに係る特許権を「本件特許権Ａ」という。）及び発明の名称を「遊戯装置，およびその制御方法」とする特許（特許第３２９５７７１号。請求項の数１２。以下「本件特許Ｂ」といい，本件特許Ｂに係る特許権を「本件特許権Ｂ」という。）の特許権を有していた控訴人が，①被控訴人が業として，原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下，同別紙の「番号」に従い「イ－１号製品」などという。また，これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。）を製造，販売又は販売の申出をしたことは，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明についての本件特許権Ａの間接侵害（特許法１０１条４号）に該当する，又は，侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する，②被控訴人が業として，原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下，同別紙の「番号」に従い「ロ－１号製品」などという。また，これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。）を製造，販売したことは，本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１及び８に係る発明についての本件特許権Ｂの間接侵害（同条１号，４号）に該当する，又は，侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して，被控訴人に対し，本件特許権Ａ及び本件特許権Ｂ侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として，９億８３２３万１１１５円（本件特許Ａの実施料相当額８億９１２３万１１１５円，本件特許Ｂの実施料相当額４７００万円，弁護士・弁理士費用相当額４５００万円の合計額）及びこれに対する不法行為の後である平成２６年７月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお，本件特許権Ａに関する各請求，本件特許権Ｂに関する各請求の関係は，それぞれ選択的併合の関係にあると解される。
原判決は，①本件特許Ａの特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」，ゲームソフト「魔洞戦紀」及び「勇士の紋章」並びにテレビを用いて実現されるゲームシステム（以下「本件ゲームシステムＡ１」という。）により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は同一であるから，これらの発明に係る本件特許Ａは，新規性欠如の無効理由があり，かかる無効の抗弁に対する訂正の再抗弁も認められないものであって，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるため，本件特許権Ａの侵害に基づく損害賠償請求は理由がない，②ロ号製品を用いた遊戯装置は本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１に係る発明の技術的範囲に属し，ロ号製品は本件発明Ｂ１に係る物の生産にのみ用いる物であるから，ロ号製品を製造，販売することは，本件特許権Ｂの間接侵害（特許法１０１条１号）に該当する，また，上記発明に係る本件特許Ｂは特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから，本件特許権Ｂの侵害に基づく損害賠償請求は，５１７万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして，上記金員に係る請求のみを認容し，その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は，原判決のうち控訴人敗訴部分を不服として，本件控訴を提起した。被控訴人は，原判決のうち被控訴人敗訴部分を不服として，本件附帯控訴を提起した。
２ 前提事実（争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
⑴当事者
控訴人は，ゲーム機器，ソフトウェア及び玩具等の企画，開発，製造，販売等を業とする株式会社である。
被控訴人は，コンピューターソフトウェア及びハードウェア並びにゲーム用娯楽機器の製造，制作，企画，販売等を業とする株式会社である。⑵本件特許権Ａ
ア 控訴人は，平成６年１２月９日，発明の名称を「システム作動方法」とする発明について特許出願（特願平６－３０６４２８号。以下「本件特許出願Ａ」といい，本件特許出願Ａの願書に添付した明細書を，図面も含めて「本件明細書Ａ」という。）をし，平成１４年９月２０日，本件特許権Ａの設定登録を受けた（特許第３３５０７７３号。甲Ａ２，６９）。イ(ア) 控訴人は，平成２６年７月４日，原審に本件訴訟を提起した。その後，本件特許権Ａは，同年１２月９日の経過をもって存続期間が満了した。
(イ) 被控訴人は，平成２７年４月１７日，本件特許Ａについて，本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と同一であり新規性欠如の無効理由があることを理由として，特許無効審判（無効２０１５－８００１１０号事件。）を請求した（甲Ａ４８）。特許庁は，平成２８年１月２５日に口頭審理を行った後，同年６月２１日付けで，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明と同一であって新規性欠如の無効理由があり，同請求項２に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づき容易に発明をすることができたものであって進歩性欠如の無効理由があるから，これらの発明についての本件特許Ａを無効とする旨の審決の予告（乙Ａ３１）をした。
これに対し控訴人は，同年７月２８日付けで，請求項１ないし３からなる一群の請求項について，請求項１及び２を訂正し，請求項３を削除する旨の訂正請求（甲Ａ４２，４３）をした後，同年１１月２２日付けの訂正拒絶理由通知（甲Ａ４７）を受けたため，同年１２月５日付けで，訂正請求を補正（補正後の訂正を，以下「本件訂正Ａ」という。甲Ａ４４～４６）した。
特許庁は，平成２９年３月２４日，本件訂正Ａを認めた上，「請求項３に係る請求を却下する。請求項１及び２に係る請求は成り立たない。」との審決（以下「審決Ａ」という。甲Ａ４８）をした。
(ウ) 被控訴人は，審決Ａの取消しを求める審決取消訴訟を提起したが（平成２９年（行ケ）第１００９７号），知的財産高等裁判所は，平成３０年３月２９日，被控訴人の請求を棄却する判決（以下「判決Ａ」という。）をした（甲Ａ５１）。
被控訴人は，判決Ａに対する上告受理申立てをしたが，平成３１年３月７日，上告不受理の決定（甲Ａ６８）がされたため，判決Ａは確定し，それと共に審決Ａも確定した（甲Ａ６９）。
その間に，原審は，平成２９年１２月１４日，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と同一であるから，これらの発明に係る本件特許Ａは特許無効審判により無効にすべきものと認められるとして，本件特許権Ａの侵害に基づく損害賠償請求は理由がないとする旨の原判決をした。
ウ 本件訂正Ａ後の本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおりである（甲Ａ４６）。
【請求項１】
ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，
上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，
上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。【請求項２】
ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，
上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，
上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ，このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体でない場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。
エ 本件訂正Ａ後の本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明Ａ１」という。）及び請求項２に係る発明（以下「本件発明Ａ２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/88970/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。