地裁判決一部認容

東京地判　令和2年8月26日

平成28年(ワ)第29490号　職務発明対価請求事件

AI 要約AI

職務発明の相当対価請求訴訟において、特許法35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が特許発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得て禁止権を行使し得ることによって得られる独占の利益をいうとし、実施料収入は原則として独占の利益に該当するとした事例。

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裁判所: 東京地方裁判所
裁判年月日: 令和2年8月26日（2020-08-26）
事件番号: 平成28年(ワ)第29490号
事件名: 職務発明対価請求事件
裁判の種類・結果: 判決　一部認容
判例集等: —
分野: 民事・知的財産・特許権・民事訴訟

この事件の審級

第一審東京地判令和2・8・26（一部認容）
控訴審知財高判令和4・5・30

AI 要約AI

要旨

職務発明の相当対価請求訴訟において、特許法35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等が特許発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得て禁止権を行使し得ることによって得られる独占の利益をいうとし、実施料収入は原則として独占の利益に該当するとした事例。
使用者等が特許発明を自ら実施する場合の独占の利益は、第三者に実施許諾していた場合に予想される売上げを上回る超過売上げに基づく利益であり、超過売上げの割合は、特許発明の実施状況、代替技術の有無、ライセンスポリシー等を総合考慮して定めるとした事例。
相当対価請求権の消滅時効の起算点は、勤務規則等に対価の支払時期に関する定めがあるときは、特許権等の設定登録がされた時点と発明の実施等がされた時点のいずれか遅い時点であるとし、実施報奨金の支払による債務の承認や時効援用権の喪失を認めた事例。

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事案の概要

原告は、被告の従業員であった者であり、平成元年3月頃、被告の従業員であるB及びCと共同して、ディスク、ディスク記録装置等に関する本件各発明（本件特許1ないし7、本件実用新案登録8）をし、同年5月、被告に対し特許を受ける権利の持分を譲渡した。
被告は、平成元年5月15日に本件特許1に係る特許出願をし、以後、日本、米国、欧州、オーストラリア、韓国において特許権等の設定登録を受けた。被告は、フィリップス社との間で本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係る契約を締結し、第三者に実施許諾をしていた。
原告は、被告に対し、特許法35条3項等に基づき、相当の対価の一部として3億円及び遅延損害金の支払を求めた。原告は、相当の対価が主位的に25億5293万3605円、予備的に14億0134万4546円であると主張した。
被告は、平成13年12月20日及び平成19年12月18日に、原告に対し、本件特許1に係る実施報奨金として各●（省略）●を支払った。被告は、平成28年10月17日の口頭弁論期日において、本件各相当対価請求権につき消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

争点

本件各発明の実施の有無（争点1）
本件各発明により被告が受けるべき利益の額（争点2）
本件各発明について被告が貢献した程度（争点3）
共同発明者間における原告の貢献度（争点4）
相当の対価の額（争点5）
本件各相当対価請求権の消滅時効の成否（争点6）

判断

争点1-1について、CD-R/RWドライブ及びディスクは、構成要件1Aないし1D、1Eないし1Hを充足し、本件発明1の実施品であると認めた。他方、DVD-R/RW、DVD+R、MDの各ドライブ及びディスクは、目次情報がリードインエリアに記録される構成や一時的に記録する領域であると認められず、本件発明1の実施品ではないとした。
争点1-2について、CD-R/RWドライブは構成要件2Aないし2Eを充足し、本件発明2の実施品であると認めた。他方、DVD-R/RWドライブ、DVD+Rドライブ、MD機器は、目次情報がリードインエリアに記録される構成や一時的な領域であると認められず、本件発明2の実施品ではないとした。
争点1-3について、CD-R/RWドライブ、DVD-R/RWドライブ、DVD+Rドライブ、MD機器は、いずれも構成要件3C（記録操作開始時に拡張領域のコンテンツを再生し、その内容に応じて処理を分岐させる構成）を充足するとは認められず、本件発明3ないし6の実施品ではないとした。
争点1-4について、CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R、MDの各ドライブ及びディスクは、トラックがらせん状に形成されており、「同心円状」に拡大記録領域が設けられているとは認められず、本件発明7の実施品ではないとした。
争点1-5について、CD-R/RWドライブは、構成要件8Bないし8Dの「付加情報データ」に相当する構成を有するとは認められず、本件考案8の実施品ではないとした。DVD-R/RWドライブ、DVD+Rドライブ、MD機器も、本件考案8の実施品ではないとした。
争点2-1について、被告が収受したライセンス料は、ライセンス対象特許リストの掲載状況等に基づき、CD-R/RWドライブ、DVD-Recordableドライブ、CD-Rディスク、CD-RWディスクについて認定した。本件各発明の貢献度は、必須特許の数で除して算定するのが相当であり、必須特許とされていない特許の数は3で除するとした。
争点2-2について、被告製品1及び2の売上げのうち、超過売上げの割合は1割と認めた。仮想実施料率は2.5%と認めた。本件発明1及び2の貢献度は、実施特許の数（必須特許とされていない特許は3で除す）で除して算定するとした。
争点3について、本件各発明についての被告の使用者としての貢献度は95%と認めた。争点4について、共同発明者間における原告の貢献度は50%と認めた。
争点5について、相当対価は、（ライセンスによる利益＋実施による利益）×（1－被告の貢献度95%）×（原告の貢献度50%）で算定され、合計1297万6603円と認めた。
争点6について、消滅時効の起算点は、特許権等の設定登録がされた時点と発明の実施等がされた時点のいずれか遅い時点であるとした。本件発明1に係る請求権は平成19年支払により時効が中断し、本件発明2に係る請求権は本件通知書1及び2の交付により、本件発明3ないし7及び本件考案8に係る請求権は本件メールの送信により、それぞれ債務の承認がされ時効援用権を喪失したとした。

判旨（本文から引用）

特許法３５条１項）ことからすると，同条４項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は，使用者等が当該特許発明を実施することによって得られる利益の全体をいうものではなく，使用者等が当該特許発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得，その結果，実施許諾を得ていない第三者に対する禁止権を行使し得ることによって得られる利益，すなわち，独占の利益をいうものと解される。
勤務規則等に基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は、その承継時に使用者等に対して相当対価請求権を取得するものの、勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは、当該所定の支払時期までは権利行使について法律上の障害があるといえ、その支払時期が消滅時効の起算点となると解される。

結論

被告は、原告に対し、1227万6603円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、これを24分し、その23を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

AI が本文から作成した要約です。引用の際は本文をご確認ください。

令和２年８月２６日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成２８年（ワ）第２９４９０号職務発明対価請求事件

口頭弁論終結日令和２年３月４日

判決

当事者の表示別紙１当事者目録記載のとおり

主文

１　被告は，原告に対し，１２２７万６６０３円及びこれに対する平成２８年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。

３　訴訟費用は，これを２４分し，その２３を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。

４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由

第１　請求 .............................................................................................................................

第２　事案の概要 .................................................................................................................

１　事案の要旨 .........................................................

２　前提事実 ...........................................................⑴当事者 ...........................................................⑵本件各発明の職務発明ないし職務考案の該当性及び特許を受ける権利の承継 ...................................................................⑶被告の特許及び実用新案登録出願，登録 .............................⑷本件各発明についての構成要件の分説 ...............................⑸ディスクへの記録方法 .............................................⑹製品規格及びこれが策定されたＣＤ－Ｒ等の各種ディスク .............⑺被告による規格準拠製品の販売 .....................................⑻被告とフィリップス社とのジョイント・ライセンス・プログラム .......⑼被告における職務発明に関する規定等 ...............................⑽実施報奨金の支払 .................................................⑾本件訴訟の提起 ...................................................⑿消滅時効の援用 ...................................................

３　争点 ...............................................................

第３　争点に対する当事者の主張 .....................................................................................

１　争点１（本件各発明の実施の有無）について ...........................⑴争点１－１（本件発明１の実施の有無）について .....................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................⑵争点１－２（本件発明２の実施の有無）について .....................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................⑶争点１－３（本件発明３ないし６の実施の有無）について .............【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................⑷争点１－４（本件発明７の実施の有無）について .....................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................⑸争点１－５（本件考案８の実施の有無）について .....................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................

２　争点２（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）について .........⑴争点２－１（本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額）について .............................................................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................⑵争点２－２（本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額）について ...................................................................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................

３　争点３（本件各発明について被告が貢献した程度）について .............【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................

４　争点４（共同発明者間における原告の貢献度）について .................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................

５　争点５（相当の対価の額）について ...................................【原告の主張】 .....................................................【被告の主張】 .....................................................

６　争点６（本件各相当対価請求権の消滅時効の成否）について .............【被告の主張】 .....................................................【原告の主張】 .....................................................

第４　当裁判所の判断 .........................................................................................................

１　争点１（本件各発明の実施の有無）について ...........................⑴事実認定及びこれに関する当事者の主張に対する判断 .................

ア　本件各発明の内容等 .............................................

イ　ＣＤ－Ｒ／ＲＷディスク及びドライブの構成等 .....................

ウ　ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷディスク及びドライブの構成等 ...................

エ　ＤＶＤ＋Ｒディスク及びドライブの構成等 .........................

オ　ＭＤディスク及びＭＤ機器の構成等 ...............................⑵争点１－１（本件発明１の実施の有無）について .....................

ア　ＣＤ－Ｒ／ＲＷドライブ .........................................

イ　ＣＤ－Ｒ／ＲＷディスク .........................................

ウ　ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ及びディスク ...........................

エ　ＤＶＤ＋Ｒドライブ及びディスク .................................

オ　ＭＤ機器及びＭＤディスク .......................................

カ　争点１－１についての小括 .......................................⑶争点１－２（本件発明２の実施の有無）について .....................

ア　ＣＤ－Ｒ／ＲＷドライブ .........................................

イ　ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ .......................................

ウ　ＤＶＤ＋Ｒドライブ .............................................

エ　ＭＤ機器 .......................................................

オ　争点１－２についての小括 .......................................⑷争点１－３（本件発明３ないし６の実施の有無）について .............

ア　ＣＤ－Ｒ／ＲＷドライブ .........................................

イ　ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ .......................................

ウ　ＤＶＤ＋Ｒドライブ .............................................

エ　ＭＤ機器 .......................................................

オ　争点１－３についての小括 .......................................⑸争点１－４（本件発明７の実施の有無）について .....................

（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）

出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90096/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。