令和４年２月９日判決言渡
令和２年（ネ）第１００５９号特許権侵害差止請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成３０年(ワ)第１８５５５号）
口頭弁論終結日令和３年１２月２日
判決
控訴人（一審原告）大塚製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士城山康文
林康司
山内真之
同訴訟復代理人弁護士村上遼
被控訴人（一審被告）株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
（以下「被控訴人ＡＭＣ」という。）
同訴訟代理人弁護士水野晃
丹羽厚太郎
中田裕人
同訴訟代理人弁理士関根宣夫
被控訴人（一審被告）株式会社ダイセル
（以下「被控訴人ダイセル」という。）
同訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
川田篤
同訴訟代理人弁理士紺野昭男
井波実
主文
１ 原判決中控訴人の主位的請求を棄却した部分を取り消す。
２ 被控訴人ＡＭＣは，別紙被控訴人製品目録記載の製品を
生産し，譲渡し，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出
をし，又は輸出してはならない。
３ 被控訴人ＡＭＣは，別紙被控訴人製品目録記載の製品を
廃棄せよ。
４ 被控訴人ダイセルは，別紙被控訴人原料目録記載の原料
を生産してはならない。
５ 被控訴人ダイセルは，別紙被控訴人原料目録記載の原料
を譲渡し，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出をし，
又は輸出してはならない。
６ 被控訴人ダイセルは，別紙被控訴人原料目録記載の原料
を廃棄せよ。
７ 訴訟費用は，第１審，第２審を通じ，被控訴人らの負担
とする。
８ この判決は，２，４，５項に限り，仮に執行することが
できる。
事実及び理由
以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほかは，原判決に従い，原判決に「原告」とあるのを「控訴人」と，「被告ＡＭＣ」とあるのを「被控訴人ＡＭＣ」と，「被告ダイセル」とあるのを「被控訴人ダイセル」と，「被告製品」「被告原料」「被告方法」とあるのをそれぞれ「被控訴人製品」「被控訴人原料」「被控訴人方法」と，「被告ら」とあるのを「被控訴人ら」と読み替える。また，原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と改める。
第１ 控訴の趣旨
１ 主文１項と同旨
２（主位的請求）
主文２項と同旨
（予備的請求）
(1) 被控訴人ＡＭＣは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法により生産された別紙被控訴人原料目録記載の原料を使用してはならない。
(2) 被控訴人ＡＭＣは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法により生産された別紙被控訴人原料目録記載の原料を使用した別紙被控訴人製品目録記載の製品を譲渡し，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出をし，又は輸出してはならない。
３（主位的請求）
主文３項と同旨
（予備的請求）
被控訴人ＡＭＣは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法により生産された別紙被控訴人原料目録記載の原料を使用した別紙被控訴人製品目録記載の製品を廃棄せよ。
４（主位的請求）
主文４項と同旨
（予備的請求）
被控訴人ダイセルは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法を使用してはならない。
５（主位的請求）
主文５項と同旨
(予備的請求)
被控訴人ダイセルは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法により生産した別紙被控訴人原料目録記載の原料を譲渡し，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出をし，又は輸出してはならない。
６（主位的請求）
主文６項と同旨
(予備的請求)
被控訴人ダイセルは，原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法により生産した別紙被控訴人原料目録記載の原料を廃棄せよ。
７ 訴訟費用は，第１審，第２審を通じ，被控訴人らの負担とする。
８ 仮執行宣言
第２ 事案の概要
１ 本件は，発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法，エクオール抽出方法，並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）に係る特許権者である控訴人が，被控訴人ダイセルが実施している原判決別紙被控訴人方法目録記載の方法（被控訴人方法）は，本件特許に係る特許発明の技術的範囲に属するものであるところ，①被控訴人ダイセルが，被控訴人方法を用いて別紙被控訴人原料目録記載の原料（被控訴人原料）を生産し，これを譲渡するなどすることは，本件特許権を侵害し，②被控訴人ＡＭＣが，被控訴人原料を用いて別紙被控訴人製品目録記載の製品（以下「被控訴人製品」という。）を生産し，かつ，被控訴人原料を含む被控訴人製品を譲渡等することは本件特許権を侵害すると主張し，被控訴人らに対し，特許法１００条１項及び同条２項に基づき，以下の各請求をする事案である。
(1) 被控訴人ＡＭＣに対し
ア 被控訴人製品の生産並びに譲渡，貸渡し，譲渡若しくは貸渡しの申出，又は輸出(以下併せて「譲渡等」という。)の差止め（主位的請求）又は被控訴人方法により生産された被控訴人原料の使用の差止め（予備的請求）及び被控訴人方法により生産された被控訴人原料を使用した被控訴人製品の譲渡等の差止め（予備的請求）
イ 被控訴人製品の廃棄（主位的請求）又は被控訴人方法により生産された被控訴人原料を使用した被控訴人製品の廃棄（予備的請求）
(2) 被控訴人ダイセルに対し
ア 被控訴人原料の生産の差止め（主位的請求）又は被控訴人方法の使用の差止め（予備的請求）
イ 被控訴人原料の譲渡等の差止め（主位的請求）又は被控訴人方法により生産された被控訴人原料の譲渡等の差止め（予備的請求）
ウ 被控訴人原料の廃棄（主位的請求）又は被控訴人方法により生産した被控訴人原料の廃棄（予備的請求）
２ 原判決は，本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）においては，アルギニンはダイゼイン類と共に発酵原料を調製する段階で既に発酵原料の中に含まれていなければならないと解されるところ，被控訴人方法においてアルギニンは，発酵原料を調製する段階ではなく，その後の発酵処理工程で初めて混合されるものであるから，被控訴人方法は，本件発明の技術的範囲に属するものではない等と判断して控訴人の請求をいずれも棄却し，これに対し，控訴人が控訴を提起した。
なお，後記３(4)のとおり，本件控訴後の令和３年５月２０日，本件訂正を認める審決が確定したことから，控訴人は，当審においては，本件訂正発明に基づく請求のみを請求原因として主張している。
３ 前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，関係する当事者間に争いがない。なお，枝番号の記載を省略したものは，枝番号を含む（以下同様））。
以下のとおり補正するほかは原判決４頁１行目から７頁６行目に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決４頁３行目の「特許権」を「本件特許権」と改め,４行目から５行目の「以下，請求項１に係る特許を「本件特許」という。」を削る。
(2) 原判決４頁５行目の「原告は，」から６行目の「設定登録を受けた。」までを「控訴人は，平成２０年６月１３日（以下「本件原出願日」という。），発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法，エクオール抽出方法，並びにエクオールを含む食品」とする発明について，特許出願（特願２００９－５１９３２６号（以下「本件原出願」という。），優先権主張：平成１９年６月１３日（以下「本件優先日」という。），日本国）をした後，本件原出願の一部を特願２０１３－１０８４３９号として分割出願し，その一部を特願２０１６－１５６３７２号として分割出願し，さらにその一部を特願２０１７－１２５８８０号として分割出願し（以下「本件出願」という。），平成３０年１月１９日，特許第６２７５３１３号として本件特許権の設定登録を受けた（本件特許権に係る明細書及び図面（甲２）を「本件明細書」といい，本件明細書の段落を単に【０００１】などと表す。）。」と改める。
(3) 原判決４頁８行目から１１行目までを「ア本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。」と改める。
(4) 原判決５頁６行目の「その訂正を「本件訂正」という。）。」を「その訂正を「本件訂正」という。なお，本件訂正において，明細書及び図面の訂正はない。）。」と改める。
(5) 原判決５頁８行目「なお，」から１２行目末尾までを以下のとおり改める。「なお，本件無効審判に対しては，令和元年７月１９日付けで，本件訂正を認め，請求は成り立たない旨の審決（乙Ｂ３１。以下「本件特許維持審決」という。）がされたところ，これに対して，被控訴人ダイセルが審決取消訴訟を提起し（当庁令和元年（行ケ）第１０１１２号），被控訴人ＡＭＣが同訴訟に補助参加したが，令和２年１０月２１日，被控訴人ダイセルの請求を棄却するとの判決（甲４１。以下「本件特許維持判決」という。）がされ，これに対し，被控訴人らが上告受理の申立てをしたが，いずれも上告不受理決定がされ，同判決は，令和３年５月２０日，確定した。（甲６１，６２）」
(6) 原判決５頁２３行目の「また，」から２６行目の「という。」までを削る。
(7) 原判決６頁１１行目の末尾に改行して，「エ被控訴人ダイセルは，本件特許について，令和元年１１月１９日付けで特許無効審判を請求し（無効２０１９－８０００９８号。以下「本件無効審判２」という。），控訴人は，令和２年２月７日付けで本件訂正と同じ内容の訂正請求をした。特許庁は，同年１１月２５日，訂正を認めた上で無効審判請求を成り立たないとの審決（以下「本件特許維持審決２」という。）を下した（甲５５）。」を挿入する。
(8) 原判決６頁１５行目から１７行目を次のとおり改める。
「イ被控訴人ＡＭＣは，被控訴人ダイセルから購入した被控訴人原料を用いて別紙被控訴人製品目録記載の製品を製造し，令和３年７月２６日まで販売していた。（乙Ａ２）」
(9) 原判決６頁２６行目の末尾に「（ただし，控訴人は，原判決における本件訂正発明に係るクレーム解釈に基づく場合には，被控訴人方法のα３につき，更に具体的かつ詳細にするものとして，後記５(1)（控訴人の主張）アのα３―１及びα３―２のとおり認定されるべきであると主張する。）」を挿入する。
４ 争点
前記２及び３(4)のとおり，本件訂正を認める審決が確定したことを受け，控訴人は，本件発明に基づく請求を撤回し，本件訂正発明に基づく請求のみをすることとして，従前の本件発明に係る主張を援用した。そのため，原審における争点３「本件発明についての訂正の対抗主張の成否」は問題とならない。また，当審において，控訴人は，均等侵害の主張を追加し，被控訴人らは，無効の抗弁として，無効理由８～１０を追加したが，無効の抗弁のうち，本件訂正についての訂正要件違反を内容とする無効理由９は，その主張の前提を失った。また，被控訴人ＡＭＣは被控訴人製品の製造・販売を取りやめたことから差止等の必要性がないとの主張を追加した。そこで，本件における争点は次のとおりである。
(1) 被控訴人方法が本件訂正発明の技術的範囲に属するか否か（争点１）
ア 被控訴人原料は，特許法１０４条により，本件訂正発明の方法により生産したものと推定されるか（争点１－１）
イ 被控訴人方法において「選択」された「ダイゼイン類」は，ダイゼイン配糖体か（構成要件Ａ’，Ｂ’－１，Ｂ’－２の充足性）（争点１－２）
ウ 構成要件Ａ’の「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類」は，大豆胚軸に限定されるか（構成要件Ａ’の充足性）（争点１－３）
エ 構成要件Ｂ’－２の「微生物」は，ラクトコッカス２０－９２株に限定されるか（構成要件Ｂ’－２の充足性）（争点１－４）
オ 構成要件Ｂ’－２の「微生物」は，糖を切断する能力を有する微生物に限定されるか（構成要件Ｂ’－２の充足性）（争点１－５）
カ 被控訴人方法におけるアルギニンを含む培養液は，「アルギニンを含む発酵原料」に当たるものといえるか（構成要件Ｂ’－１の充足性）（争点１－６）
キ 本件訂正発明についての均等侵害の成否（争点１－７）
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点２）
ア 無効理由１（優先権の主張ができないことを前提とする乙Ｂ３に基づく新規性欠如）の有無（争点２－１）
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90953/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。